《金杜律师事务所：2025美国专利诉讼实务精要与百问百答（141页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金杜律师事务所：2025美国专利诉讼实务精要与百问百答（141页）.pdf（141页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、美国专 利 诉 讼 实 务 精 要与 百 问 百 答前 言随着中国经济的持续发展，越来越多的企业开始扬帆“出海”。据商务部、外汇局统计，2024 年，我国全行业对外直接投资 11,592.7 亿元人民币（以美元计为 1,627.8 亿美元）1，标志着中国企业进入了出海远征的“大航海”时代。其中美国作为企业海外布局的重要市场，占据了最高的投资比率。在企业出海过程中，除了合规、劳动、本地化等挑战之外，知识产权已成为不可回避的重要议题。随着企业国际业务的拓展，涉及的知识产权类型和风险也日益增多，其中诉讼风险尤为突出。在各类知识产权诉讼中，专利诉讼无疑是科技类企业最为关注且风险最大的诉讼类型。而美国的

2、专利诉讼更以费用高昂著称，使得企业应对该类诉讼面临更大挑战。我们希望通过本书解答企业出海过程中遇到的一些常见且具有普遍性的实务问题，从而助力企业有效应对美国专利诉讼的实战。基于我们的实践经验，我们对美国专利诉讼和策略可以得出以下结论：美国法院每年裁定的专利赔偿金约为 20-50 亿美元。比如，2023 年，美国法院判决了 80 起专利侵权案，总赔偿为3,532,288,320 美元。专利权人的总体胜诉率不高，约为 25%-35%。但专利权人庭审胜诉率约为60%-75%；而在前期阶段，其胜诉率仅为 5%-18%。95%-97%的专利侵权诉讼都达成了庭前和解。因为超过 90%的专利侵权案件是和解或

3、通过程序性抗辩解决的，而只有低于 2%的案件进入到了庭审阶段，所以中国企业应当在诉讼早期寻求驳回或和解。即，三十六计“走”为上计。专利诉讼案件通常需要耗时 1-3 年进入庭审。1见亿欧智库：2023 年中国企业出海白皮书（附下载）|互联网数据资讯网-199IT|中文互联网数据研究资讯中心-199IT，https:/ 230-400 万美元之间。应当以缺乏管辖权等理由提交驳回动议（但是不能提出没有事实依据的挑战管辖权动议）。找出不在美国的事实行为从而支持不侵权抗辩。中国企业可以依赖NTPv.RIM,418F.3d1282,1317（Fed.Cir.2005）案而摆脱美国专利诉讼。根据此案，对于方

4、法专利，如果至少一个步骤是在美国境外实施的，则不侵犯美国方法权利要求。对于系统专利，虽然该系统的一些组件是位于美国境外的，但是如果该系统满足“控制和有益使用”考量标准（thecontrolandbeneficialusetest），则该系统可能会侵犯美国专利（即使在同一“系统”上运行的方法不侵权）。多数情况下应当提交多方复审程序（InterPartesReview,IPR）进行专利无效并设法暂停专利侵权诉讼。有效管理证据开始程序可以减少诉讼成本（同时需要注意中国法的合规问题）。外部律师与公司法务建立信任非常重要。务必避免缺席美国诉讼。目录美国专利诉讼实务精要第一章 美国专利诉讼实务要点一、域外

5、送达 /011二、管辖体系/025三、证据开示/032四、专家证人/036五、律师-客户保密特权（Attorney-Client Privilege）/038第二章 美国多方复审程序（IPR）一、美国无效程序介绍/040二、IRP 程序的流程/044三、多方复审程序的作用/046第三章 中国企业在美国发起专利诉讼前的考虑因素一、决定是否起诉/048二、评估可能的辩护和反诉，及潜在的美国专利审查与上诉委员会（PTAB）行动/058三、评估是否发函/059四、确认专利权人可以向联邦法院提起诉讼/061五、确认适格当事人/062六、确认对被控侵权人的对人管辖权/063七、确定合适的审判地/064八、

6、考虑潜在的第三方问题/064九、确认是否存在相关案件/064美国专利诉讼百问百答一、如何提前预知专利侵权诉讼的风险1.如何得知他人在特定产品上拥有专利？/0672.FTO 分析可以由企业员工自己完成吗？/0683.是否收到过来自美国的专利侵权警告函？/0694.收到警告函后怎么办？/0705.如何提前知道自己在美国被诉专利侵权？/0716.中国企业一般是怎么知道被诉的？/071二、被诉后必须迅速了解的基本知识7.有效送达的诉讼材料应包括什么内容？/0738.美国专利诉讼有哪些类型，审理上有什么不一样吗？/0739.美国专利侵权诉讼的流程是怎样的？一般会持续多久？/07410.应对美国的专利诉讼

7、的费用如何？如果胜诉，能让对方承担吗？/07811.面对美国专利侵权诉讼，我有什么应对选项？/07812.诉讼的最坏结果会是什么？/07913.对方还可能采取什么法律手段？/07914.被诉后，是否必须停止被控侵权产品的生产和销售？/08015.如果继续销售、且未来产品被认定为侵权，会有什么后果？/08016.如果我对产品进行修改，使得其不侵权，是否可以继续销售？/08017.我需要告知客户被诉的情况吗？会有什么潜在风险？/08018.对公司业务还会有哪些影响？/08119.是否必须应诉？不应诉的后果是什么？/08220.在美国被诉专利侵权，会对公司股东、法定代表人和高管人员有其他影响吗？/0

8、8221.原告今后可以变更目前的诉讼请求吗？可以增加被告或提高损害赔偿金额吗？/08322.美国的判决在中国能直接执行吗？/08423.被诉后的重要时间节点有哪些？/08524.如何为自己赢得更充分的时间？/085三、如何搭建和管理工作团队25.应诉工作团队应包括哪些人员？/08626.是否一定要聘请美国律师？/08627.应该聘请什么样的律所或律师？/08628.美国律师的工作范围是什么？/08829.美国律师一般怎么收费？/08830.如何管理好美国律师工作团队？/08931.与美国律师打交道有什么禁忌和窍门？/09032.可以聘请多家律所为我工作吗？好处和坏处是什么？/09033.如果被

9、诉主体有多家公司，应该共同委托律师还是分别委托律师？/09134.一个被诉主体最多可以有几个诉讼代理人出庭？/09135.公司员工可以作为正式出庭的诉讼代理人吗？/09236.与美国律师签订委托协议时有什么注意事项？/09237.美国律师有什么我应该了解的职业规范和道德？/09238.怎么判断我聘请的美国律师提供的服务是优质的？/09339.如果对律师不满意，能中途换将吗？有什么后果？/09440.更换律师需要什么程序？/09541.如果将来对律师的工作不满意怎么办？/09542.有必要聘请中国律师吗？/09643.中国律师负责什么工作？/097四、美国专利侵权诉讼程序中的各方主体及流程44.

10、美国专利侵权诉讼中会有哪些主体参与？他们的角色各是什么？/09945.我必须接受目前法院的管辖吗？/09946.我能选择审理案件的法官吗？/10347.会由陪审团审理我的案件吗？/10348.什么时候需要聘请专家证人？/10449.原告的起诉目的可能是什么？/10550.共同被告会是什么角色？应该如何处理与他们的关系？会有第三人吗？/10551.美国专利侵权一审结束后，可否上诉？/10652.上诉需要花费多长时间？/10653.如果上诉，我应该聘用原来的律师，还是另外聘请上诉律师？/10754.上诉期间，一审判决是否执行？/10755.中国跨境电商如何能够成功应对美国 SAD 诉讼中的 TRO

11、？/108五、制定应诉策略56.是否接受目前的送达方式？/11157.有什么前期打败诉讼的抓手？/11258.美国专利侵权的主要抗辩事由和抗辩手段有哪些？/11359.是否需要同时向美国专利和商标局（USPTO）提出知识产权复审程序（IPR）请求？/113六、证据60.美国专利诉讼的证据类型有哪些？/11561.什么是所谓的“DISCOVERY”？/11562.双方证据提交的范围是如何确定的？/11563.美国的诉讼程序对于双方的举证有什么强制性要求？/11664.违反举证的强制性要求会有什么后果？/11665.哪些证据是必须提交的？可以选择性地提交证据吗？/11666.在美国诉讼中当事人有义

12、务保留证据吗？/11767.如果证据灭失了怎么办？什么是毁灭证据？/11868.证据提交的形式是什么？/11869.如果证据涉及敏感的技术、销售、市场等信息，如何进行保护？/11970.是否存在竞争对手恶意通过诉讼获取我方保密信息的情况？/12071.中国法律对于向美国法院提供证据和信息有什么限制？/12072.可以因为中国法律的规定拒绝向美国法院提供特定证据和信息吗？后果会怎样？/12173.哪些证人必须接受质询或出庭作证？/12274.庭前的证人质询是怎样的？/12275.证人出庭作证有什么注意事项？/12376.证人如何进行作证准备？/12477.专家证人的作用是什么？/12578.专家

13、证人的收费如何？/12579.如何选择专家证人？/125七、马克曼听证80.什么是马克曼听证？/12781.为什么马克曼听证很重要？/12782.如何准备马克曼听证？/127八、和解和撤诉83.什么情况下，我应当考虑和解？/12984.和解的最佳时机是什么？/12985.如何进行和解协商？/12986.如果进行了和解协商但未成功，会对诉讼结果产生不良影响吗？/13087.如何为自己争取最佳的和解方案？/13088.如果达成和解，需要签署和解协议吗？/13289.签署和解协议有什么注意事项？/132九、反制措施90.被起诉后，是否有必要采取反制措施？/13391.常见的反制措施包括哪些？/133

14、92.如何在美国发动专利诉讼？/133十、程序结束93.如果对方未经和解主动撤诉，或者原告败诉，我能要求对方承担我的支出吗？/13594.如果法院出具判决，双方可以在多长时间内上诉？/13595.上诉程序判决后，还可以继续上诉吗？/13596.如果认为对方的起诉有恶意，我该如何追究其责任？/13597.如何尽量避免在美国遭遇专利诉讼？/13698.可以参加哪些组织以降低企业专利诉讼的风险？/13699.听说美国专利虽然有效但是有可能不可执行，这是什么原因？/137美国专利诉讼实务精要与百问百答/010美国专利诉讼实务精要美国专利诉讼实务精要/011第一章 美国专利诉讼实务要点一、域外送达 （一

15、）域外送达程序概述送达，是指司法机关按照法定程序和方法，将诉讼文书或法律文书送交收件人的诉讼行为。送达的目的是使收件人了解送达文书的内容，以参与诉讼活动，行使诉讼权利，履行诉讼义务。被告进行送达异议的主要目的，在于域外送达程序通常需要较长时间，据此被告可以获得更多的答辩准备时间及和解谈判空间。由于中国企业的总部一般位于中国，同时也可能有商业活动、分支机构、财产、高管位于美国，因此面对美国诉讼的域外送达，应当根据中美两国各自对于送达程序的要求，进行评估和应对，从而既尽可能地保护中国主体不被美国诉讼影响，又保证美国的商业活动和分支机构可以正常进行。1.域外送达对中国主体的影响中国法下，美国诉讼应当

16、按照海牙送达公约进行送达程序。如果美国诉讼对中国主体的送达程序不满足该程序性要求，那么即使中国主体最终在美国诉讼中败诉，美国诉讼的裁判文书也依然可能不被中国法院承认或执行。在此情况下，中国主体在中国境内的财产或其他利益不会因为美国诉讼受到实质影响。2.域外送达对美国商业的影响尽管美国的裁判文书，可能因为不符合中国对送达程序的要求而不能在中国境内生效或执行，然而，如果该送达程序符合美国对于送达的相关规定，则在美国法下其是一份有效的裁判文书。在此情况下，如果后续中国企业在美国诉讼中败诉，美国法院依然可以在美国境内对美国法院的裁决进行强制执行，对中国企业在美国的商业活动颁发禁令。如果中国企业还在美国

17、有分支机构或关联公司及财产，则该美国分支机构或关联公司可以被美国法院强制执行赔偿金。同时，在有美国分支机构作为共同被告的情况下，中国企业的送达异议通常并不会影响整体的诉讼进展，中国企业的美国分支机构依然要按时进行答辩，并参加后续的庭审，因此中国企业单独进行送达异议可能并不会起到影响诉讼进展的作用。此外，如果上述专利诉讼发生在对替代性送达较为支持的美国法院，中国企业的送达异议很可能无法达到延美国专利诉讼实务精要与百问百答/012缓案件诉讼进展的效果，因此应当考虑是否放弃正式的送达程序，以争取更多的答辩准备时间。（二）中国对于域外送达的规定在中国进行域外送达，首先应当根据中国缔结的国际条约进行，在

18、没有国际条约的情况下，可以按照互惠原则通过外交途径进行，同时中国严禁外国机关或个人在未经中国主管机关准许下，在中国境内进行送达2。就中美域外送达问题而言，中美之间没有专门签订司法协助协定，但二者都是关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约（海牙送达公约）的缔约国，因此，美国诉讼对中国主体的域外送达应当按照海牙送达公约进行。1.送达途径海牙送达公约规定了多种送达方式，包括中央机关转递、外交途径、邮寄等，但中国在加入该公约时明确反对第十条所列的邮寄等送达方式。中国对于域外司法文书在中国内地送达的态度是“未允许即禁止”，即不能采用条约或法律未明确列举的方式送达域外司法文书，换言之，中国只承认

19、海牙送达公约下的中央机关转递途径是美国进行域外送达的唯一合法途径。而邮寄、电子邮件、传真和公告在中国法视角下均是无效送达。（1）中央机关转递实践中，按照海牙送达公约在内地送达域外司法文书，主要采用中央机关转递的方式3。中央机关转递主要步骤包括：1）符合海牙送达公约的请求方向司法部（中国指定的中央机关）发送域外送达的请求书和送达文书；2）司法部审查合格后转递送达文书及手续文件至最高人民法院；3）最高人民法院审查合格后转递至高级人民法院；4）高级人民法院审查合格后转递至中级人民法院或基层人民法院；5）中级人民法院或基层人民法院执行送达（高级人民法院也可视情况直接安排送达）；6）在送达回证审核无误后

20、，中级人民法院或基层人民法院将制作送达结果转递函并层层转递，最终由司法部将送达结果退回请求方。各步骤具体内容如下：2中华人民共和国民事诉讼法（2023）第二百九十三条规定：“根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则，人民法院和外国法院可以相互请求，代为送达文书、调查取证以及进行其他诉讼行为。外国法院请求协助的事项有损于中华人民共和国的主权、安全或者社会公共利益的，人民法院不予执行。”中华人民共和国民事诉讼法第二百九十四条规定：“请求和提供司法协助，应当依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的途径进行；没有条约关系的，通过外交途径进行。外国驻中华人民共和国的使领馆可以向

21、该国公民送达文书和调查取证，但不得违反中华人民共和国的法律，并不得采取强制措施。除前款规定的情况外，未经中华人民共和国主管机关准许，任何外国机关或者个人不得在中华人民共和国领域内送达文书、调查取证。”3海牙送达公约第二条规定：“每一缔约国应指定一个中央机关，负责根据第三条至第六条的规定，接收来自其它缔约国的送达请求书，并予以转递。每一缔约国应依其本国法律组建中央机关。”全国人民代表大会常务委员会关于批准加入 的决定第一条规定：“一、根据公约第二条和第九条规定，指定中华人民共和国司法部为中央机关和有权接收外国通过领事途径转递的文书的机关。”美国专利诉讼实务精要/0131）请求方向司法部（中国指定

22、的中央机关）发送请求书域外送达请求的启动，既可以由海牙送达公约缔约国有权主管的当局或司法助理人员发出4，也可以由该缔约国通过领事途径，由该国驻华的使领馆发出5。不论是通过主管机关途径还是领事途径发出，其送达请求的接收对象均应为司法部6。为便利国际民商事司法协助，中国司法部于 2019 年在 www.ilcc.online 上线了网上民商事司法协助系统，请求方可通过民商事司法协助系统提交送达请求，并查询送达状态和结果。2）司法部审查送达相关文件收到请求后，司法部将根据海牙送达公约进行审查，对符合海牙送达公约或双边司法协助条约要求的请求书，由司法部审查合格后转交最高人民法院；若不符合要求，司法部可

23、退回或要求补正7。3）最高人民法院审查送达相关文件在收到司法部转交的文件后，最高人民法院会再次进行审查8，审查合格后，最高人民法院会制作转递函，与待送达的司法文书一并转递至受送达人所在地的高级人民法院9。同时，最高人民法院还规定了相应的审查标准10。4）高级人民法院审查送达相关文件高级人民法院在收到最高人民法院制作的转递函及司法文书后，会再次参照上述审查4海牙送达公约第三条规定：“依文书发出国法律有权主管的当局或司法助理人员应将符合本公约所附范本的请求书送交文书发往国中央机关，无须认证或其它类似手续。请求书应附有须予送达的文书或其副本。请求书和文书均须一式两份。”5海牙送达公约第九条规定：“此

24、外，每一缔约国有权利用领事途径将文书送交另一缔约国为此目的指定的机关，以便送达。如有特别情况需要，每一缔约国可为同一目的使用外交途径。”6 最高人民法院、外交部、司法部关于执行有关程序的通知 第一条和第二条规定：“一、凡公约成员国驻华使、领馆转送该国法院或其他机关请求我国送达的民事或商事司法文书，应直接送交司法部，由司法部转递给最高人民法院，再由最高人民法院交有关人民法院送达给当事人。送达证明由有关人民法院交最高人民法院退司法部，再由司法部送交该国驻华使、领馆。二、凡公约成员国有权送交文书的主管当局或司法助理人员直接送交司法部请求我国送达的民事或商事司法文书，由司法部转递给最高人民法院，再由最

25、高人民法院交有关人民法院送达给当事人。送达证明由有关人民法院交最高人民法院退司法部，再由司法部送交该国主管当局或司法助理人员。”7 关于执行海牙送达公约的实施办法 第一条规定：“一、司法部收到国外的请求书后，对于有中文译本的文书，应于日内转给最高人民法院；对于用英文或法文写成，或者附有英文或法文译本的文书，应于日内转给最高人民法院；对于不符合公约规定的文书，司法部将予以退回或要求请求方补充、修正材料。”8 关于执行海牙送达公约的实施办法 第二条规定：“二、最高人民法院应于日内将文书转给送达执行地高级人民法院；高级人民法院收文后，应于日内转有关的中级人民法院或者专门人民法院；中级人民法院或者专门

26、人民法院收文后，应于日内完成送达，并将送达回证尽快交最高人民法院转司法部。”9关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定实施细则（试行）第十三条规定：“最高人民法院国际司法协助统一管理部门审查合格的，应当制作转递函，与所送达的文书一并转递受送达人所在地高级人民法院国际司法协助统一管理部门。”10关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定实施细则（试行）第十一条规定：“最高人民法院国际司法协助统一管理部门收到中央机关转来的外国委托我国法院协助送达的民商事案件司法文书后，应当按照下列标准进行审查：（一）有中

27、央机关的转递函或者请求书；（二）请求国是海牙送达公约缔约国或者与我国签订的双边民事司法协助条约已经生效；（三）属于海牙送达公约或者双边民事司法协助条约规定的范围；（四）属于人民法院的办理范围；（五）不具有海牙送达公约或者双边民事司法协助条约中规定的拒绝提供协助的情形；（六）请求方要求采取特殊方式送达的，所要求的特殊方式与我国法律不相抵触，且在实践中不存在无法办理或者办理困难的情形；（七）实际送达的文书与请求书中列明的文书在名称、份数上一致；（八）依据海牙送达公约委托我国协助送达的文书，应当附有中文译文，但请求方仅要求按照海牙送达公约第五条第二款规定的方式予以送达的除外；（九）依据双边民事司法协

28、助条约委托我国协助送达的司法文书，附有中文译文或者双边民事司法协助条约中规定的第三方文字译文；（十）其他应当审查的事项。”美国专利诉讼实务精要与百问百答/014标准进行审查，审查合格后再交由受送达人所在地中级人民法院或基层法院，同时也可以根据需要，由高级人民法院直接送达11。5）中级人民法院或基层法院审查并执行送达中级人民法院或基层法院在收到后也需要进行审查，审查合格后，执行送达12。6）送达结果转递根据关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定实施细则（试行）第二十条至第二十五条之规定13，中级人民法院或基层法院在执行送达后，会对送达回证进行审核

29、，审核合格后，会制作送达结果转递函，并与送达回证（无论是否成功送达）、邮寄送达证明（若法院采用邮寄方式送达）、未能送达的文书（若未能送达）转递至高级人民法院，高级人民法院审核无误后再转递给最高人民法院。最高院审查无误后，退回司法部。司法部制作送达结果并送交请求方14。（2）邮寄送达中国在加入海牙送达公约时明确反对适用邮寄送达，同时最高人民法院在复函中也再次明确，外国法院进行的邮寄送达在中国法律下属于无效的送达。海牙送达公约第十条规定，如送达目的地国不表异议，本公约不妨碍：（一）通过邮寄途径直接向身在国外的人送交司法文书的自由；（二）文书发出国的司法助理人员、官员或其他主管人员直接通过送达目的地

30、国的司法助理人员、官员或其他主管人员完成司法文书的送达的自由；（三）任何在司法程序中有利害关系的人直接通过送达目的地国的司法助理人员、官员或其他主管人员完成司法文书的送达的自由。但根据全国人民代表大会常务委员会关于批准加入 的决定第三条，反对采用公约第十条所规定的方式在中华人民共和国境内进行送达。因此，中国明确反对通过邮寄送达，海牙送达公约第十条中所规定的送达途径，包括邮寄送达，均不能在中国构成有效送达。除上述规定外，在关于申请承认（及执行）德意志联邦共和国和国奥芬堡州法院第 20460/07 判决一案的请示的复函中，最高人民法院也认为因中国反对采用海牙送达公约第十条中的邮寄送达方式向中国境内

31、进行送达，故德国奥芬堡州法院通过邮寄方式向中国公司送达的判决书未发生法律效力，申请人申请承认和执行该判决的条件尚不具备，需要申请人完成中国认可的送达程序后方可向人民法院申请承认和执行，如果申请人坚持申请，应当予以驳回。因此，外国法院直接向中国境内主体进行邮寄送达在中国法律下属于无效的送达，被送达人有权主张其在中国不具有法律效力。中国对当事人是否可以约定排除海牙送达公约持否定态度。在洛克菲勒技术投资（亚洲）公司诉常州华文文字技术有限公司案中，美国加州最高法院认为双方当事人约定的邮寄送达方式优先于海牙送达公约适用，判决作出后，常州华文公司向美国最高院申请调卷再审，但于 2020 年 10 月 5

32、日被驳回。而中国司法部于2020 年 9 月 27 日致函美国司法部，表明了以下立场：1、中方认为海牙送达公约具有强制力。中美均为公约缔约国，美方如向中国当事人送达，应遵循公约规定；2、中方对 海牙送达公约第十条的送达方式提出了保留，因此成员国对中国当事人进行的邮寄送达与此保留不符，且构成程序瑕疵，相关判决将不会得到中国法院承认；3、中国司法部已启用在线平台 www.ilcc.online，能够高效可靠地处理成员国送达申请，美方可以利用这一平台请求协助送达；4、中国司法部愿与美国司法部共同努力，促进两国司法合作。值得注意的是，如果在具体的诉讼活动中，当事人明确同意接受他国法院的邮寄送达，则依然

33、可能被认为是对自身权利的处分，从而影响送达的有效性。在（2019）最高法民终 395 号判决书中，最高院认为，“就需要进行跨域送达的民事案件而言，一国对 1965年海牙送达公约中的邮寄送达提出保留后，他国司法机关向该国当事人以邮寄方式送达并不产生程序法上的效力。但 1965 年海牙送达公约属于私法性质的公约，公约内容主要是就民事或商事司法文书和司法外文书的国外送达问题进行规范。就具体个案而言，如当事人明确同意接受他国法院的邮寄送达，属于其自身对程序性权利的处分，尊重当事人基于自身判断而做出的合理选择，反而有利于当事人诉讼利益的保护。因此，日本国当事人井上俊英在涉及自身利益的私法案件中就民商事案

34、件的跨域送达问题行使处分权，与美国专利诉讼实务精要与百问百答/016日本国政府对邮寄送达方式提出保留，两者并不矛盾。在井上俊英书面同意且实际接受的前提下，本院向其邮寄送达相关司法文书符合正当程序。井上俊英收到本院寄交的传票后，亦无正当理由而未到庭。本院经依法缺席审理，现已审理终结。”因此中国主体在签订合同时，仍应尽量避免承诺可以通过邮寄送达的方式送达法律文书，同时在美国的诉讼庭审过程中，也需要注意避免同意可以邮寄送达，坚持海牙送达公约的中央机关转递途径才是有效送达中国主体的方式。（3）电子送达全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要第十一条规定，人民法院向在中华人民共和国领域内没有住所的受送

35、达人送达司法文书，如受送达人所在国法律未禁止电子送达方式的，人民法院可以依据民事诉讼法第二百八十三条的规定采用电子送达方式，但违反我国缔结或参加的国际条约规定的除外。受送达人所在国系海牙送达公约成员国，并在公约项下声明反对邮寄方式送达的，应推定其不允许电子送达方式，人民法院不能采用电子送达方式。虽然上述规定是适用于中国向境外主体进行域外送达，中国并未直接规定外国机关向中国主体是否可以电子送达，但从对等原则的角度而言，可以参考上述规定来认定外国机关向中国主体进行电子送达的效力。从上述规定中可知，如果受送达人所在成员国反对邮寄方式送达，应推定其不允许电子送达。因此，可以合理推断，在中国反对邮寄送达

36、方式的情况下，也不允许电子送达的方式。电子送达的效力和结果，参照适用邮件送达的相关规定和司法解释，即电子送达无效，依据电子送达形成的相关法律文书，不会被中国法院承认或执行。此外，从司法部发布的国际民商事司法协助常见问题解答中，关于文书送达的回答，也可以窥见中国对电子邮件等方式的态度是“未允许即禁止”：“1.外国司法机关或个人能否直接通过国际邮件或者传真、电子邮件等向中国境内当事人送达文书？答：不能。根据中国民事诉讼法，外国司法机关或个人不能直接向中国境内当事人送达文书，应当通过条约规定途径或外交途径，向司法部或外交部提交请求，由中国人民法院代为送达。中国在加入海牙送达公约时已对第十条作出保留，

37、反对通过邮寄方式在中国境内送达。2.中国境内当事人尤其是中国企业或公民收到外国司法机关或司法人员通过国际邮件或者传真、电子邮件等送达的司法文书，应如何处理？答：这种送达方式根据中国法律属无效送达。如外国法庭据此出具判决，如该判决涉及在中国境内申请承认与执行，送达环节将被我法院视为程序瑕疵，判决将无法承认及执行。当事人应及时向外国法院解释中国法律规定，请其按条约规定途径有效送达。”美国专利诉讼实务精要/017（4）公告送达民事诉讼法（2023）第二百八十三条15赋予了中国法院在对境外主体送达时可以采取的送达途径，并赋予了中国法院在其他途径无法送达时可以采用公告送达的权利。然而，中国并未对外国机关

38、是否能对中国主体进行公告送达有明确规定。从外国对中国主体域外送达法律规定和司法实践来看，中国对其他方式进行域外送达的态度是“未允许即禁止”，因此域外公告送达中国境内主体很大可能会被认为无效。不过，从对等原则角度而言，如判决作出国的法律规定也允许公告送达，且适用条件与我国法律基本相似，则也可能被认可其公告送达的效力。对于在美国被诉的中国企业而言，仍应坚持民事诉讼法（2023）第二百九十三条、二百九十四条之规定，按照海牙送达公约的中央机关转递进行送达。（5）向境外机构、代理机构送达某些外国法院为了绕过中国有关海牙送达公约的保留，也会考虑向被送达人境外分支机构地址邮寄，而根据海牙送达公约第一条“在所

39、有民事或商事案件中，如有须递送司法文书或司法外文书以便向国外送达的情形，均应适用本公约”之规定，其仍应属于海牙送达公约适用范围，在中国法视角下其向境外机构、代理送达的方式应属于无效，但尚缺乏司法实践案例佐证。不过中国法下是允许中国法院通过送达给境外主体在中国的代表机构完成送达的。例如最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定第五条16，和涉外商事海事审判实务问题解答第二十九条、第三十一条17，解释了当受送达人在我国领15民事诉讼法（2023）第二百八十三条规定：“人民法院对在中华人民共和国领域内没有住所的当事人送达诉讼文书，可以采用下列方式：（一）依照受送达人所在国与中华人民共

40、和国缔结或者共同参加的国际条约中规定的方式送达；（二）通过外交途径送达；（三）对具有中华人民共和国国籍的受送达人，可以委托中华人民共和国驻受送达人所在国的使领馆代为送达；（四）向受送达人在本案中委托的诉讼代理人送达；（五）向受送达人在中华人民共和国领域内设立的独资企业、代表机构、分支机构或者有权接受送达的业务代办人送达；（六）受送达人为外国人、无国籍人，其在中华人民共和国领域内设立的法人或者其他组织担任法定代表人或者主要负责人，且与该法人或者其他组织为共同被告的，向该法人或者其他组织送达；（七）受送达人为外国法人或者其他组织，其法定代表人或者主要负责人在中华人民共和国领域内的，向其法定代表人或

41、者主要负责人送达；（八）受送达人所在国的法律允许邮寄送达的，可以邮寄送达，自邮寄之日起满三个月，送达回证没有退回，但根据各种情况足以认定已经送达的，期间届满之日视为送达；（九）采用能够确认受送达人收悉的电子方式送达，但是受送达人所在国法律禁止的除外；（十）以受送达人同意的其他方式送达，但是受送达人所在国法律禁止的除外。不能用上述方式送达的，公告送达，自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。”16最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定第五条，“人民法院向受送达人送达司法文书，可以送达给其在中华人民共和国领域内设立的代表机构。受送达人在中华人民共和国领域内有分支机构或者业务代

42、办人的，经该受送达人授权，人民法院可以向其分支机构或者业务代办人送达。”17涉外商事海事审判实务问题解答第二十九条，“29、人民法院向海牙送达公约缔约国的境外当事人的驻华代表机构送达诉讼文书，是否违反了海牙送达公约的规定？答：向境外当事人的驻华代表机构送达诉讼文书并不违反海牙送达公约的规定。海牙送达公约第 1 条规定：“在所有民事或商事案件中，如有须递送司法文书或司法外文书以便向国外送达的情形，均应适用本公约。”根据中华人民共和国民事诉讼法（2023）第 283 条的规定，人民法院对在我国领域内没有住所的当事人送达诉讼文书，可以依照受送达人所在国与我国缔结或者共同参加的国际条约中规定的方式送达

43、；当受送达人在我国领域内设有代表机构时，便不再属于海牙送达公约规定的“有须递送司法文书或司法外文书以便向国外送达的情形”。因此，人民法院可以根据中华人民共和国民事诉讼法（2023）第 283 条第（五）项的规定向受送达人在中华人民共和国领域内设立的代表机构送达诉讼文书，而不必根据海牙送达公约向国外送达。”第三十一条“31、人民法院能否向境外当事人在我国境内设立的分公司或者与境外当事人有商务代理关系的代理机构送达诉讼文书？可否适用留置送达的规定？答：根据中华人民共和国民事诉讼法（2023）第 283 条第 1 款第（五）项的规定，人民法院对于在我国领域内没有住所的当事人，可以向受送达人在我国领域

44、内设立的代表机构或者有权接受送达的分支机构、业务代办人送达。因此，境外当事人在我国境内设立的分公司在有明确授权的情况下，人民法院可以向其送达诉讼文书；对于有商务代理关系的代理机构，也需要经过境外当事人明确授权才可以进行送达。如果未经授权，则不能向分公司或有商务代理关系的代理机构送达。至于留置送达，只能对有权接受诉讼文书的有关机构送达时方才适用。”美国专利诉讼实务精要与百问百答/018域内设有代表机构时，即不再属于海牙送达公约规定的“有须递送司法文书或司法外文书以便向国外送达的情形”，因此不需要适用海牙送达公约而是可以直接根据民事诉讼法进行境内的送达。因此，如果参照对等原则，若境外国家也有类似于

45、我国“代表机构”制度之设定，则按同样逻辑，其也可能可以因不属于境外送达而绕过海牙送达公约。关于何为“代表机构”，外国企业常驻代表机构登记管理条例第二条规定，本条例所称外国企业常驻代表机构（以下简称“代表机构”），是指外国企业依照本条例规定，在中国境内设立的从事与该外国企业业务有关的非营利性活动的办事机构。代表机构不具有法人资格”。而国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定第二条规定“外国企业确有需要在中国设立常驻代表机构的，必须提出申请，经过批准，办理登记手续”。国务院办公厅转发外国投资管理委员会关于执行 中若干问题的说明的通知第二条规定“二、暂行规定第二条：未经批准、登记的，不得开展常驻

46、业务活动是指未经批准、登记的，不得以常驻机构人员的身份从事业务活动；并不准在住处设置外国公司、企业等任何标志。未经批准登记设立常驻代表机构，擅自以常驻机构人员的身份进行业务活动的，由工商行政管理部门通知其撤销机构并立即停止业务活动。”由此可见，代表机构是经外国企业经申请批准成立，代表该外国企业在中国从事与该外国企业业务有关的非营利性活动。从应对美国专利诉讼的角度而言，中国企业应尽量避免在美国设立代表机构，同时不能授权分支机构、代理机构可以接收送达。（6）向境外代理人送达在（2013）浙甬民确字第 1 号一案中，根据中国和波兰之间的司法互助协定，浙江省宁波市中级人民法院认为波兰法院向授权的代理人

47、送达文书不构成“败诉一方当事人未经法院合法传唤”以及“当事人被剥夺了答辩的可能性”之情形。虽然该司法互助协定与海牙送达公约不同，但仍可以作为参考。根据中国与波兰签署的中华人民共和国和波兰人民共和国关于民事和刑事司法协助的协定第十三条“缔约双方应根据请求相互代为送达司法文书和司法外文书，询问当事人、证人和鉴定人，进行鉴定和司法勘验，以及收集其他证据。”，可见其送达方式与海牙送达公约类似，也是由有权机关转递，均没有规定境外代理人送达的方式。在案件中，甬昌公司辩称“对于之后弗里古波尔公司向波兰共和国最高法院申诉，本案发回重审，弗罗茨瓦夫上诉法院作出 IACa231/9 判决这一系列程序，甬昌公司并美

48、国专利诉讼实务精要/019未委托律师参与诉讼，也未收到任何法院传票、裁定和判决。故 IACa231/9 判决违反了协定第二十条第（三）、（四）项的规定，应当不予承认和执行”。宁波中院认为“甬昌公司在 2008 年 3 月 26 日之前的绿山城地区法院、奥波莱地区法院以及弗罗茨瓦夫上诉法院均以授权书委托 AgnieszkaKanawka 参加诉讼，该授权书对AgnieszkaKanawka 作出了概括授权，并且无论判决有利或者不利，甬昌公司均予认可。况且甬昌公司受领弗里古波尔公司根据弗罗茨瓦夫上诉法院的二审判决支付的 54,521 美元和 34,600 兹罗提。波兰共和国最高法院以及重审本案的弗

49、罗茨瓦夫上诉法院据此有理由确信 AgnieszkaKanawka 有权代理甬昌公司参加诉讼，并且 AgnieszkaKanawka 也实际代理甬昌公司参加了诉讼，故本案并无协定第二十条规定的败诉一方当事人未经法院合法传唤以及当事人被剥夺了答辩的可能性之情形”。因此，如果中国企业概括授权了境外代理人，司法文书送达至该境外代理人，且该境外代理人实际代理参加了诉讼，可能会被中国法院认为属于有效送达。同时基于对等原则，从民事诉讼法（2023）第二百八十三条第四款之规定“（四）向受送达人委托的有权代其接受送达的诉讼代理人送达”，如果中国企业也授权了美国的诉讼代理人可以接收送达，那么也可能被认为是对自己权

50、利的处分从而认可该送达。基于此，中国企业应注意避免授权美国律师接收送达的权利，同时也避免在授权书中概括授权，而应明确划定授权范围，排除代为接收送达的权利。2.文书审核关于执行海牙送达公约的实施办法第四条规定：“四、对于国外按公约提交的未附中文译本而附英、法文译本的文书，法院仍应予以送达。除双边条约中规定英、法文译本为可接受文字者外，受送达人有权以未附中文译本为由拒收。凡当事人拒收的，送达法院应在送达回证上注明。”关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定实施细则（试行）第十一条规定：“最高人民法院国际司法协助统一管理部门收到中央机关转来的外国委托我

51、国法院协助送达的民商事案件司法文书后，应当按照下列标准进行审查：（八）依据海牙送达公约委托我国协助送达的文书，应当附有中文译文，但请求方仅要求按照海牙送达公约第五条第二款18规定的方式予以送达的除外；（九）依据双边民事司法协助条约委托我国协助送达的司法文书，附有中文译文或者双边民事司法协助条约中规定的第三方文字译文。”18海牙送达公约第五条第二款：除本条第一款第（二）项规定外（二）按照申请者所请求采用的特定方法，除非这一方法与文书发往国法律相抵触。），均可通过将文书交付自愿接受的收件人的方法进行送达。美国专利诉讼实务精要与百问百答/020由于美国与中国没有双边条约，因此，美国根据海牙送达公约所

52、送达的司法文书应当翻译为中文，否则当事人有权拒收。在此情况下，中国企业在收到送达文件后，应及时审查是否具有中文翻译，若无中文翻译拒收送达。而在 北京市高级人民法院关于民商事国际司法协助工作的若干规定 第八条中规定：“高级法院外事办公室对有关文书进行审查。审查的主要范围包括：4文书中的受送达人和地址是否清楚；”由于外国企业不够了解中国主体信息的查询途径，因此其翻译件中受送达人的姓名和地址可能存在翻译错误，在出现此情形时，中国企业可以依据该理由拒绝接收送达文书。（三）美国对于域外送达的规定在美国，民事诉讼程序通常采用成文法和判例法相结合的方式。对于联邦法院而言，其遵循联邦民事程序规则；而对于州法院

53、而言，其遵循本州的民事诉讼程序规则。一般而言，各州的民事诉讼程序规则与联邦规则类似。而联邦法院在审理其由于多样性管辖权而受理的州法下的诉讼请求时，必须适用其属地的州法。此外，对于送达而言，所有法院均需要遵循美国宪法中的正当程序原则。对于中国企业而言，首先需要判断涉诉法院是联邦法院还是州法院，进而判断其适用的是 联邦民事程序规则 还是州的民事诉讼程序规则。二者在域外送达的规定上不尽相同。1.联邦送达程序联邦民事程序规则第 4（f）条规定了三类域外送达方式：送达位于外国的主体。除非联邦法律另有规定，主体可以在美国司法管辖之外的地方被（下述方式）送达，且该主体不是未成年人、无完全民事行为能力人或已提

54、交放弃声明的人：任何国际上同意的可以给予合理通知的送达方式，比如，海牙送达公约中关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书的方式;如果没有国际上同意的方式，或者虽有关于送达的国际公约但其未规定具体送达方式时，可以采用（下列）给予合理通知的送达方式：外国法律规定的在该国一般管辖权法院的诉讼中的送达；按外国有权机关为回应调查委托书或请求书而作出的指示；或 除非外国法律禁止，否则可通过以下方式送达：将传票和申诉书副本亲自递交给个人；或 使用书记员寄给该个人的任何形式的邮件。美国专利诉讼实务精要/021 或经法院裁定的不为国际公约所禁止的任何其他方式。通常而言，原告需要通过海牙送达公约规定的方式，即

55、通过司法部转递，送达给中国企业。然而正如前面的介绍，司法部转递还需要经过最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院或基层人民法院的层层审批转递，耗时较为漫长。因此，越来越多的原告主张根据美国联邦民事程序规则第 4（f）（3）条规定的“经法院裁定的不为国际公约所禁止的任何其他方式”进行送达，也称为“替代性送达”。替代性送达包括：将诉讼文书（或包含诉讼文书的网站链接）通过电子邮件发送至被告常用邮箱；将诉讼文书通过电子邮件发送至被告美国律师的工作邮箱；将诉讼文书邮寄至被告的美国经营地点/美国子公司；将诉讼文书当面送达至被告的美国经营地点/美国子公司负责人。（1）电子邮件送达电子邮件送达是替代性送达方式

56、中最为常见的一种，然而，这种方式是否构成有效送达在美国联邦地区法院中一直存在争议。1）认可电子邮件送达有效美国部分联邦地区法院持有此观点，如纽约南区联邦地区法院、德克萨斯州西区联邦地区法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院。纽约南区联邦地区法院在 2020 年审理的Mattel,Inc.v.Animefunstore案中，该法院认为，根据 4（f）（3）条，只要满足两个条件，即应视为有效的替代性送达：一、不被国际公约禁止；二、符合美国宪法正当程序要求。在本案中，法院进一步认为本案符合上述两个条件。在不被国际公约禁止上，海牙送达公约并未明文禁止电子邮件送达，且中国政府对邮寄送达的反对不应及于电子邮件送

57、达。在符合美国宪法正当程序要求上，法院认为本案证据足以表明该电子邮件送达可以合理通知到相关方该未决诉讼，并给予其抗辩机会，因此符合正当程序要求。其理由包括电子邮件是互联网公司（本案被告）与客户的常规沟通方式、原告进行电子送达后收到了确认收到的邮件回执、被告律师收到邮件后主动联系了原告并进行和解谈判。最后该院还引用了美国联邦第九巡回上诉法院在该院的先例，指出第 4（f）（3）条的替代性送达不是最后的救济方式（lastresort），而是向国际被告进行送达的几种方式之一，是否适用完全取决于法院的自由裁量权。因此，法院不必在批准替代性送达之前，要求当事人首先美国专利诉讼实务精要与百问百答/022尝试

58、第 4（f）（1）和 4（f）（2）规定的方法。美国专利诉讼案件较多的德克萨斯州西区联邦地区法院同样认为，第 4（f）条规定的三类送达方式并没有优先顺序。但是该法院同时查明，各州的联邦地区法院在司法实践上更可能在原告尝试海牙公约送达（未成功）后获准其替代性送达动议，因此也倾向要求原告先履行海牙送达公约规定的相关程序。伊利诺伊州北区联邦地区法院经常处理跨境电商的知识产权诉讼，相关被告通常在美国没有实体机构或代理人，但法院允许原告将诉讼文书直接发送至被告的电子邮件。2）不认可电子邮件送达有效美国德克萨斯州南区联邦地区法院、纽约南区联邦地区法院在 2022 年审理的两案件中均认为电子邮件不是有效的送

59、达方式。德克萨斯州南区联邦地区法院在TopstoneCommcns,Inc.v.ChenyiXu案中认为，第 4（f）（1）条确定了海牙送达公约在美国国内法上的合法性；第 4（f）（2）条确定了在没有国际条约或国际条约规定的方式不具有排他性时，可以适用第 4（f）（2）条规定的送达方式；而第 4（f）（3）条则为其他不可预测情形的兜底条款。而海牙送达公约的适用具有强制性，只要涉及到向外国传送文件，对该外国当事人的送达必须符合海牙送达公约。该法院进一步认为，海牙送达公约不允许电子邮件送达。在中国加入海牙送达公约但在邮寄送达上的反对是否能被理解为对电子邮件送达反对的问题上，该法院查明，加利福尼亚州

60、、马萨诸塞州等地的多个联邦地区法院，已经将对该条的反对解释为包括对电子邮件送达的反对。此外，法院还查明海牙送达公约只允许已列明的送达方式（包括缔约国的特别约定），因此，即使认为中国政府反对邮寄送达不能被直接理解为反对电子邮件送达，也不能给予电子邮件送达的合法性。而纽约南区联邦地区法院在SmartStudyCo.v.Acuteye中，法院援引美国联邦最高法院的先例，认定向海牙送达公约缔约国进行司法送达，必须遵守公约，公约未规定的送达方式（包括电子邮件）应视为禁止。同时该法院还引用了，全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要第十一条关于电子送达的规定：“受送达人所在国系海牙送达公约成员国，并在公

61、约项下声明反对邮寄方式送达的，应推定其不允许电子送达方式，人民法院不能采用电子送达方式”，用以说明中国政府对海牙送达公约第十（一）条邮寄送达的反对，应当视为包括对电子邮件送达的反对。（2）送达美国律师/邮寄送达美国经营地点德克萨斯州西区联邦地区法院在 2020 年的WSOUInvestmentsLLCv.OnePlus美国专利诉讼实务精要/023Technology（Shenzhen）Co.,Ltd案中，同意了原告请求，即认为电子邮件送达美国律师/邮寄送达美国经营地点，法院认为送达方式合法有效，没有违反美国国内法律和国际公约。被告对此向美国联邦巡回上诉法院（UnitedStatesCourto

62、fAppealsfortheFederalCircuit，CAFC）进行了申诉。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 2021 年拒绝了被告的申诉，并指出替代性送达不属于非常规或最后手段，原告可以直接申请替代性送达，不需要在申请中证明通过海牙送达公约送达存在困难。此外，虽然替代性送达不应仅基于海牙送达公约在程序上繁琐或耗时长就允许原告替代性送达，但美国联邦巡回上诉法院（CAFC）同时否认德克萨斯州西区联邦地区法院存在滥用自由裁量权的行为。但同在 2020 年，德克萨斯州西区法院在WilcoMarshBuggies Draglines，Incv.EIKEngineering一案中拒绝了通过其子公司

63、对外国母公司进行替代送达的尝试，同时未充分确认子公司是母公司的授权代理人或“第二自我（alterego）”。此 外，在InreOnePlusTechnology（Shenzhen）Co.,Ltd.,2021-165（Fed.Cir.Sep.10,2021）一案中，原告利用第 4（f）（3）条成功地绕开了海牙送达公约规定的相关程序。尽管中国是海牙送达公约的签署国，但原告 Brazos（布拉索斯）仍向地方法院申请依照第 4（f）（3）条使用替代送达方式。被告律师以特殊身份出庭反对该请求，并认为 Brazos有能力根据海牙送达公约第4（f）（1）条进行送达，但地方法院最终裁定，允许 Brazos 向

64、曾代理过 OnePlus（一加）的美国律师及 OnePlus在加利福尼亚州海沃德提供服务的注册代理进行送达。InreOnePlusTechnology（Shenzhen）Co.,Ltd案对中国企业非常不利，中国企业在坚持海牙送达公约送达方式的同时也要注意例外，在美国缺席就意味着完全输掉诉讼。（3）海牙送达公约送达后方可进行替代性送达除直接适用替代性送达外，部分法院在案例中认为，应当先按照海牙送达公约规定的方式尝试送达后，方可进行替代性送达。2020 年，德克萨斯州西区法院在TerrestrialCommsv.NECCorp一案中提醒原告，“作为一项自由裁量权，在友好原则的支持下，法庭坚持要求原

65、告尽力确保对被告进行送达时，遵循（被告所在地的）外国法”。德克萨斯州西区法院在 2022 年的KortekIndustriesv.ChengduMerossTechnologyCo美国专利诉讼实务精要与百问百答/024案中不断提醒原告并裁定，当外国主体属于海牙送达公约成员国时，为了获得替代送达，原告必须首先尝试通过海牙送达公约进行送达。因此，在通过尝试海牙送达公约之前，尝试进行替代性送达并不适当。此外，德克萨斯州西区法院还在STC.UNMv.TP-LinkTechCo案中裁定，“送达程序的方法还必须符合宪法对正当程序原则”。作为原告历史上较为青睐的法庭，美国德克萨斯州东区法院在Blitzsaf

66、eTexasv.EincarTech案中裁定，“当请求的送达方式在海牙送达公约外国签署方的领土内实施时，遵守海牙送达公约是强制性的”。第五巡回上诉法院在Viahartv.GangPeng案中裁定，“当法院裁定的送达方法不被国际条约禁止，并经过合理裁量时，可以通知外国被告该送达方式，并给予他们表达反对的机会”。2.州送达程序美国州法律对于域外送达的规定也各不相同，且对替代性送达方式的态度也不一致。例如，俄亥俄州南区联邦地区法院东部法庭在 2018 年的NationwidePropertyandCasualtyInsuranceCompanyv.GreeUSA,Inc一案中，依据加利福尼亚州法律认

67、为原告将送达格力中国、格力香港的司法文件送达至格力美国的营业地是有效的，而格力美国是格力香港的子公司，格力香港又是格力中国的子公司。原因主要在于依据加州法和正当程序原则，向美国境内的代理人进行送达是有效和完整的。又例如，德克萨斯州商业组织法规定，在德州登记的公司有义务指定一个注册代理人接受送达，如果外州（国）公司未指定注册代理人，则德州州务卿将作为该公司的代理人接受送达。但德克萨斯州法院在TOPSTONECOMMUNICATIONSv.CHENYIXU案中，法院认为将诉状和传票送达至德州州务卿即完成对中国被告的送达无效。因其涉及向境外传送文件，因此需要适用海牙送达公约的送达流程。除德州外，在知

68、识产权诉讼的高发地伊利诺伊州，原告也会经常选择向州务卿送达司法文书，以代替海牙送达公约送达。3.放弃送达根据联邦民事程序规则第 4（d）条，原告可以通知被告起诉状，要求被告放弃正式的送达程序。如果被告放弃了正式的送达程序，被告的答辩期限可以延长到 60 日，如果是美国境外主体，可以延长到 90 日。美国专利诉讼实务精要/025因此，如果涉诉法院明显较为支持替代性送达方式，送达异议可能无法延缓专利诉讼进展，中国企业可以考虑放弃送达程序来换取更长的答辩期限。此外，在有美国分支机构涉诉的情况下，诉讼程序通常不会因为中国被告的送达异议而延迟，美国分支机构仍然要按时准备相应的答辩，因此在这种情况下，也可

69、以考虑是否放弃送达程序。总之，送达作为诉讼当中的第一个环节，也是每个被告都应给予足够重视的法律程序，它直接影响到诉讼策略的制定、诉讼进程以及被告的程序、实体权利。美国各法院对送达方式法律效力的认定标准尚不统一，以德州西区联邦地区法院为代表的多个美国联邦法院承认通过电子邮件送达中国境内被告的有效性，特别是当原告曾经尝试过海牙送达公约送达。纽约南区联邦地区法院近几年对此问题的态度发生了转变，在该法院以及德州南区等司法管辖区域应诉的中国企业如果仅仅收到原告发送的电子邮件送达，可以考虑挑战该送达方式。此外，如果原告选择向州务卿送达文件，企业也应该及时提出异议。然而，实践中一些中国企业在美国设有分公司或

70、关联公司，原告通常会将这些公司列为共同被告，并根据美国联邦民事程序规则第 4（c）条进行国内送达。这种情况下，中国企业不必在送达程序上浪费时间和精力，而应该考虑根据第 4（d）条的规定放弃送达，以换取更长时间的答辩期限，来准备应对策略和和解谈判。因为即使中国境内的企业坚持要求原告通过海牙送达公约完成送达，该诉讼仍然很可能会针对其他被告按时进行，无法达到延迟诉讼的目的。需要强调的是，送达是诉讼程序的一个起始环节，但不能决定该案件的最终结果。中国企业可以利用送达，无论是坚持海牙送达公约原则还是双方协商延长诉状答辩期限，争取更多的时间以准备抗辩、反击、或和解。在送达程序上的纠缠是一种手段，但需要和诉

71、讼目的保持一致，同时也应当考虑在送达程序上纠缠的成本。二、管辖体系（一）美国专利诉讼的司法体系专利案件的初审在美国联邦法院系统中的地区法院进行；当事人对判决结果存有异议的，有权利上诉至联邦巡回上诉法院（CAFC）；若仍对联邦巡回上诉法院（CAFC）的判决结果存有异议，当事人可以向联邦最高法院申请调卷令（writofcertiorari），从而上诉到联邦最高法院。联邦最高法院作为最终上诉法院，有权但无义务签发调卷令。一般而言，其同意受理案件的比率约为 5%。美国专利诉讼实务精要与百问百答/026（二）美国联邦法院管辖权美国司法体系分为联邦层级和州层级。州法院有“一般性管辖权”（generalju

72、risdiction）。除美国联邦宪法或法律有规定外，州法院可管辖所有的事件。联邦法院则有“限制性管辖权”（limitedjurisdiction）或“限制性的对事管辖权”（limitedsubject-matterjurisdiction）。如前所述，联邦法院的系统包括三个层级：联邦最高法院、联邦巡回上诉法院（CAFC）、和联邦地区法院。美国宪法规定美国联邦最高法院的管辖权，宪法第三条指出联邦政府的司法权属于最高法院和其他由国会所立法设立的法院。宪法第三条还对联邦法院的对事管辖权（subjectmatterjurisdiction）作出限制，联邦法院仅对下列案件具有管辖权：（1）根据联邦法律

73、或缘起于联邦法律的案件；（2）涉及大使、公使及其他外交代表的案件；（3）海事、专利、反垄断等案件；（4）联邦政府作为一方当事人的案件；（5）州与州之间的诉讼案件；（6）争议属于不同州的公民间、本州政府与他州公民间，或本国公民与外国人之间等情况的案件。如果案件涉及到大使、公使及其他外交代表，或案件的一方为州，联邦最高法院具有初审管辖权。对其他案件，联邦最高法院则具有上诉管辖权，但国会有权对该上诉管辖权的范围进行规范。关于联邦法院的对事管辖权，其权力的行使是根据争讼事件的性质。该争讼所涉及的纠纷必须源自于联邦法律（28U.S.C.1331），或是当事人双方是属于不同州的州民（28U.S.C.133

74、2）。联邦地区法院对专利法事件的管辖权系依据 28U.S.C.1338，属于初审管辖权（originaljurisdiction），并且是专属管辖权（exclusivejurisdiction）。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）则根据 28U.S.C.1295（a）（1）对于联邦地区法院涉及专利联邦最高法院联邦巡回上诉法院一般性的专利案件联邦地区法院专利局再审查程序为获取专利而对专利局提起的一般民事诉讼案哥伦比亚特区联邦地区法院国际贸易委员会 ITC337 调查美国专利诉讼实务精要/027法的上诉有专属管辖权。虽然联邦地区法院对专利侵权诉讼事件有专门的对事管辖权，但其能否对被告行使管辖权，还要

75、视对人管辖权要件能否满足。美国法院不但要有管辖（jurisdiction），审判地（venue）也必须正确。1.对人管辖权（personal jurisdiction）对人管辖权分为一般性管辖权（generaljurisdiction）、特定管辖权（specialjurisdiction）和根据 Rule4（k）（2）的对人管辖权。一般性管辖权所涉及的被告行为与专利侵权行为之间无必然关系。特定管辖权与根据 Rule4（k）（2）的对人管辖权等所针对的被告行为，即其专利侵权行为。多数中国企业在美国被诉专利侵权的管辖都是基于特定管辖。行使特定管辖权的要件：（1）该州的长臂条款（long-armst

76、atute）准许法院行使管辖权；（2）该权力行使未违反联邦正当程序（federaldueprocess）。一般而言，长臂条款的主要原则是要遵循正当程序。该原则由经典案例 InternationalShoeCo.v.Washington（U.S.SupremeCourt,1945）确定：根据正当程序要求，被告与该州存在某种程度的“最小接触（minimumcontact）”，以至于该州对被告的审判不会违反公平和实质公正的传统观念。正 当 程 序 的 议 题 主 要 在 处 理 被 告 和 该 州 有 无“最 小 接 触”。根 据AvocentHuntsvilleCorp.v.AtenInterna

77、tionalCo.案，法院将检视被告的行为与法院所在州之关系是否足够到让系争诉讼能继续、且不违反公平诉讼和基本正义的原则。法院在意的是被告是否有意让自己享有在该州从事活动的特权，从而能够受到该州法律的利益和保护。如此，被告不会仅因随机的、偶尔的或不起眼的接触，或他人或第三人的单方行为，而被该州法院管辖。法院关注的是被告自身的行为，而非他人与被告有关的单方行为。2.特定管辖权（special jurisdiction）根据NuanceCommunications,Inc.v.AbbyySoftwareHouse案，联邦地区法院行使特定管辖权的要件有三项：（1）被告有意从事针对该州居民的活动；（2

78、）原告的诉状声明源于这些活动或与这些活动有关；（3）管辖权的行使是合理且公平的。要件一和要件二的举证责任由原告承担，要件三则由被告负责举证。在要件一和要件二均满足的情况下，针对要件三的举证，被告必须提出强而有力的证据，以主张管辖权的行使不合理。相关考虑因素包括：（1）被告所承受的负担；（2）该州的利益；（3）原告能取得救济美国专利诉讼实务精要与百问百答/028的利益；（4）跨州际的利益，以能最有效率地解决纠纷；（5）不同州之间所共享的利益，以推广基本的、实质的社会政策。另有所谓商业通路（streamofcommerce）理论，用以判断地区法院是否对外国被告有对人管辖权。美国联邦最高法院于Wor

79、ld-WideVolkswagenCorp.v.Woodson案就商业通路理论提供两个观点：（1）若被告努力将其产品投放到该州，则对人管辖权的行使是合理的；（2）若被告仅将其产品置于商业通路中，虽可预见该州的消费者可能会购买其产品，但该州的地区法院并无法行使对人管辖权；亦即，被告须积极让其产品进入该州。2011 年 联 邦 最 高 法 院 就 特 定 管 辖 权 争 议 作 出J.McIntyreMachinery,Ltd.v.Nicastro案判决，最高法院认为被告与新泽西州之间并不存在“最小接触”的事实。被告是一家英国籍公司，通过美国的经销商贩卖其商品，但并没有在新泽西州设置办公室，也没有

80、在该州的财产、缴税、派员工至该州，或在该州进行营销活动等等。该公司虽然曾经到美国参加展览，但未曾到新泽西州参展。虽然其经销商曾向新泽西州出售过一件商品，但该单一销售行为不足以构成“最小接触”。联邦最高法院认为：尽管J.McIntyre的活动旨在服务整个美国市场，但并未表明J.McIntyre特别针对或确定了纽泽西州。法院认为，确立特定管辖权所需的不仅仅是被告能够预见自己的产品最终可能进入某一州，还需要其有针对该州的、有目的的活动等具体行为作为依据。2021 年，联 邦 最 高 法 院 在FordMotorCompanyv.MontanaEighthJudicialDistrictCourt案件

81、中再次就特定管辖权争议作出表态。联邦最高法院认为，如果制造商“故意扩展至”该州，并“系统性地为被告产品市场提供服务”，且“该产品在该州造成了损害。”，即可使该制造商受到特定管辖权的约束。根据该判例，如果外国制造商仅通过第三方进口商在该州销售产品，则该州法院不能对其行使特定管辖权。综上可见，美国法院是否对中国企业有管辖取决于中国企业接触美国的程度，即是否存在“最小接触”。比如，中国的制造商如果只通过第三方进口商向某个州销售产品而无其他接触，该州法院无管辖权。中国企业的网站在美国可以浏览，但是不能下单购买产品或服务，美国法院一般认为无管辖权。一旦在美国有开拓市场的行为或通过互联网提供产品的行为，美

82、国法院就有可能判定对其具有管辖权。（三）审判地异议1.审判地（venue）如上所述，美国法院不但要有管辖（jurisdiction）权，审判地（venue）也必须正确。美国专利诉讼实务精要/029多年以来，美国法院普遍遵循美国法典第 28 编 1391 条 c 款规定的一般审判地条款受理专利侵权案件，并以州域管辖权作为确定专利诉讼管辖法院的依据，导致“专利流氓”肆意选择对自己有利的管辖法院，进而使得专利诉讼高度集中于某些“专利权人友好型”法院。2017 年，美国联邦最高法院对KraftFoodsGroupBrandsLLCV.TCHeartlandLLC专利侵权案作出最终判决，明确了对美国国内

83、公司而言，美国法典 28 卷第 1400 条b 款是确认专利诉讼审判地的唯一条款，专利权人只能在被告居住地或被告实施侵权行为且具有长期固定经营场所的地方起诉。具体而言，在TCHeartlandLLCv.KraftFoodsGrp.BrandsLLC,137S.Ct.1514（2017）一案中，美国联邦最高法院对专利侵权诉讼管辖法院的范围进行了限定，明确了美国国内专利权人只能依据美国法典1400（b）规定的在以下两个地方起诉侵权人：（1）被告所在地/居住地（公司注册地）；或（2）侵权行为发生地，且被告在该地有“长期固定的营业场所”。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在 InreCray,Inc.,

84、871F.3d1355,1360（Fed.Cir.2017）一案中又进一步对“长期固定的营业场所”进行了明确，要求需要同时具备以下三个要件：（1）该营业场所必须在涉案地区内有物理上的实体存在；（2）该营业场所必须长期且固定地存在；（3）该营业场所必须与被告相关。针对 Cray 案的第一个要件，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）指出，Cray 案的判决不要求“营业场所”必须是侵权人所有或租赁的不动产，只要求在涉案地区内具有物理上的实体存在的营业场所即可。法院还进行了举例说明：在跳蚤市场中，商家所使用的桌子就足以构成具有物理上的实体存在的营业场所。针对 Cray 案的第二个要件，美国联邦巡回上诉法院

85、（CAFC）指出，侵权人需要在涉案地区内长期存在雇员或者代理人为其开展相关的营业活动。这些裁决提示，如果想要降低在美国某地被诉专利侵权的风险，中国企业应该避免在该地建立常规的固定营业场所。联邦最高法院明确指出 TCHeartland 一案中“居住地”的法律适用并未针对外国企业，所以并不适用外国企业。根据美国法典第 28 编 1391 条的一般审判地条款，居住地位于美国境外的外国被告（如中国企业）在美国对人管辖权适用的任何地方均可被诉。这个原则在 InreHTC,889F.3d1349,1354-57（Fed.Cir.2018）案中被再次确定：当外国企业因专利侵权而被起诉时，应该适用美国法典第

86、28 编 1391 条，而非美国法典第 28 编 1400 条。即，外国企业在任何有管辖权的法院都可以被起诉。对于外国企业而言，在存在多个具有管辖权的法院情况下，把案件移送至对被告最有利的法院，是一项重要的应诉策略。美国专利诉讼实务精要与百问百答/0302.审判地异议审判地异议是指提交审判地移送的动议（MotionstoTransfer）。（1）提交审判地移送动议的适当时机美国法规对提交审判地移交动议的时间没有任何限制。但不同地区的法院，如德克萨斯州西区法院，对专利诉讼的有关动议有特殊规则。原则上，当事人应当在提交诉状后，尽快提交审判地移送动议。尽管美国法规没有规定移交案件的确切时间限制，但一

87、些法院认为申请方必须在合理时间内提出动议。对“合理性”的判定可能会根据案件事实的不同而有所差异，但申请方应尽量在法院发布任何命令或以其他方式耗费司法资源之前提出动议。如果申请方在上述时间点之后才提出动议，法院更有可能拒绝原本可成立的移交动议，理由是移送案件将导致已投入的司法时间和资源被浪费。（2）审判地异议的理由提出审判地异议申请（提交审判地移送动议）通常是被控侵权人在专利诉讼程序性动议中的第一步，并且能够为案件的后续发展奠定基调。当事人（通常是被控侵权人）在提出审判地移送动议时，需要考虑以下关键因素，包括：审判地异议的相关规定；可能影响审判地异议成功与否的常见事实；实际的原因；是否有事实证据

88、支持；审判地异议与其他程序性动议的关系；可能的地区法院对移送决定的复议或上诉审查。联邦地区法院可以将任何民事诉讼移送至任何其他可能作为最初受理地的法院，只要移送审判地可以促进当事人和证人的便利，或者为了促进正义（28U.S.C.1404（a）.）。法院在适用“促进正义”条款时，存在较大的差异性和裁量空间。专利侵权诉讼尤其可能会进一步增加法院对“正义性”分析的复杂程度。地区法院在处理审判地异议申请（审判地移送动议）时，通常拥有广泛的自由裁量权，并会考量以下因素：1）人利益的因素如原告对法院的选择、获取证据来源的便利性、当事人出庭的便利性、证人出庭的便美国专利诉讼实务精要/031利程度（包括权衡相

89、关强制措施的可用性和证人出庭的费用）以及其他使案件审理简便、迅速、经济的实际问题。2）公共利益的考量如法院案量的饱和程度、在当地解决该争议对当地法院的利益、是否存在任何近期或未决的相关诉讼、法院对适用法律的熟悉程度。不同地区法院在考量因素的具体内容及其权重上存在差异。因此，即使适用相同的因素，相同的事实在不同的法院中仍可能被作出不同的处理。在许多情况下，法院甚至可能不会对所有因素逐一进行分析。（3）专利诉讼案件中的常见考量因素/法院如何评估审判地异议许多法院制定了特殊规则或考虑因素来评估专利诉讼中提出的常见问题：1）测试（CenterofGravity）一些法院制定了重心或类似测试来确定专利侵

90、权案件的最合适审判地。许多法院认为，这种分析侧重于认定被控侵权行为发生地为最合适的审判地，但也可能包括专利权人的开发或许可活动发生地。2）便利性因素（Convenience）28U.S.C.1404（a）明确规定便利性是审判地移送的潜在基础。因此许多法院将便利性作为分析审判地异议的因素之一，甚至有些法院将便利性视为最重要的因素。其中，证人出庭的便利性通常被认为非常重要，甚至可能超过司法经济因素（比如原审法院对于涉案专利是否存在先前经验）。3）专利权人的选择专利权人对原审法院的选择在审判地异议分析中起着重要作用。一些法院强烈推定支持原告最初选择的法院，一些法院则要求审判地异议方证明移送后的法院应

91、当比原告（即专利权人）选择起诉的法院明显便利许多。但是，如果原告与其选择的法院地没有任何联系，或者法院地与争议没有任何联系，法院通常会不太重视原告的选择。一些专利权人可能会在提起诉讼之前尝试与其想选择的法院建立联系，以便将案件保留在其首选审判地中。在这种情况下，被控侵权人更有可能成功将案件移送至与当事人或争议有更长久稳定关系的审判地（通常需要被告以充分事实证明原告具有操纵审判地的动机）。同样的道理，试图操纵审判地以对自己有利的被控侵权人也可能难以说服法院将案件从原告选择的法院移交出去。美国专利诉讼实务精要与百问百答/0324）司法经济性考量（JudicialEconomy）司法经济通常是专利案

92、件中的一个关键的考虑因素，尤其是在近期已有针对涉案专利提起的诉讼，或仍在共同未决案件中存在争议。在判断是否应将案件移送至其他法院管辖以符合司法利益时，联邦巡回法院通常首先考虑的是否存在涉及相同问题的多起诉讼。特别是在专利案件中，法院通常更愿意让同一法院处理涉及同一专利的多个案件，以避免不同的权利要求解释或有效性规定。（4）审判地异议的原因/当事人为什么要提出审判地异议在专利侵权案件中提出移送审判地的原因可能有多种。最常见的原因是专利权人在与案件事实关系不大或没有关系的地点提起诉讼。例如，非实施实体（Non-PracticingEntity，NPE）更有可能在对原告更友好或通常比其他审判时间更短

93、的审判地提起专利侵权案件。一些非实施实体（NPE）或其他专利侵权原告甚至可能在批准审判地移送动议成功率较低的司法管辖区提起诉讼，试图将案件保留在其首选法院。被控侵权人提出审判地异议的其他原因可能包括：扰乱专利权人的诉讼策略；在对被控侵权人更友好的司法管辖区提起诉讼；促进早期和解讨论；将案件从多被告诉讼中分离出来。移送管辖的实际原因取决于案件的具体事实和情况，可能包括以下因素：让更合适的法院或法官审判该案件；将案件移送给另一个法院，该法院：存在涉及相同专利的共同未决案件；或者 尤其是该法院已就相关专利的权利要求作出解释。最大限度地减少证人的费用和不便，无论是当事人、雇员还是第三方，他们必须在案件

94、中作证，包括参与被指控产品的设计和开发的人员；接近物理证据来源地，特别是如果被指控的产品体积较大且难以运输。三、证据开示（一）证据开示的范围与中国不同，证据开示（Discovery）是美国民事诉讼中非常重要且极具特色的一项制度，是各方当事人在庭审之前从对方当事人和证人处获取证言、文件及其他证据的一种强制性的程序。当事人可以就与诉求或答辩相关的任何不受特权保护的事项寻求证据开示。美国专利诉讼实务精要/033证据开示由当事人自行实施管理，法官进行监督，并在当事人发生分歧时介入，以推动案件的进行。通过开庭前的证据披露，每一方当事人都有机会获知其他当事人手中与争议相关的信息和证据，无论是否有利。初次接

95、触证据开示程序的人通常会惊叹证据披露范围的广泛性以及证据开示程序所消耗的巨大时间、精力和金钱成本。根据联邦民事程序规则第 61 条的规定，所有根据合理推导能够引向可以采纳的材料，都在证据开示的范围之内。除非法庭另有指令，双方可以就与双方指控或抗辩有关的任何不受特权保护的信息要求对方提供，但应与案件本身需要相适应，主要考虑涉案事由的重要性、涉案金额、当事人接触到该信息的难度、双方的资源、该项开示对解决争议的重要性、证据开示的作用与投入成本的权重对比。在专利侵权诉讼中，原告一般会要求开示被告产品销售情况、产品利润、产品研究开发情况等相关信息，在可能适用惩罚性赔偿的情况下，还会要求开示被告是否知道专

96、利的存在、有没有咨询律师是否会构成侵权等内容。被告一般会要求开示涉案专利的发明点、涉案专利的现有技术、专利技术的实施情况等。（二）特权保密的例外在证据开示程序中，享有保密特权的信息可以免于证据开示。保密特权包括律师-客户特权、工作产品豁免以及联合应诉特权。其中，客户和律师之间与咨询法律意见有关的信件受律师-客户特权保护，不需要在证据开示阶段向对方披露。律师形成的法律分析意见等工作产品，也可以通过工作产品豁免的方式，要求不得披露给对方。若当事人无意造成披露，应及时通知对方。接受信息的一方在收到通知后，必须立即退回、隔离或销毁，不得使用或进一步披露，如已披露，应采取合理手段予以收回，或者立即将信息

97、提交法庭保存。需要注意的是，无意披露可能导致保密特权的丧失。因此要求特权的一方在发现无意披露后，必须通知收到信息的一方。特权信息的接收方必须及时归还、扣押或销毁该信证据开示的形式包括文件实物电子证据如信件、电子邮件、产品说明书、销售记录、制造图纸等；如产品样本、模型等；如微信、推特 X 等。美国专利诉讼实务精要与百问百答/034息，否则可能会导致保密特权的丧失。（三）证据开示的方式证据开示的方式包括要求对方提供文件、正式询问、要求承认、证言等形式。1.要求对方提供文件（requests for production of documents）要求对方提供文件是美国专利侵权诉讼中最基本的证据开示

98、手段。原告和被告都会向对方提出一个要求提供的文件清单，描述需要对方提供的文件。所要求的文件应该以自己的诉讼请求和抗辩理由为核心，专利权人通常会要求被控侵权人提供与被控侵权技术方案相关的文件，例如被控侵权技术方案研发过程中产生的研发记录文件、被控侵权技术方案相关产品的销售文件等，甚至包括源代码、原始设计图纸、实验数据等。被控侵权人通常要求专利权人提供与专利形成有关的文件，包括专利技术开发文件、专利审查档案等。在诉讼过程中，当事人可以多次提出要求对方提供相关文件的请求。应尽早向对方提出文件提供要求，为审核预留充足时间。如果对方提供的文件不全面或表述不清楚，应及时补充要求。在诉讼早期，当事人可请求对

99、方提供某些原本并非强制披露范围内、但对案件具有重要性的文件。尽早获取和审核对方文件，也会对下一步的证据调查提供线索。在专利诉讼中，涉及的文件范围非常广泛。另外，专利诉讼赔偿的标的额一般很高，诉讼双方往往投入大量的人力、物力，以尽可能收集所有的证据。双方不仅需要收集、检索大量文件材料，并用合适的形式提供给对方，还需要投入大量的时间对对方提供的文件进行审核。正因如此，文件调查几乎成为专利诉讼中最为昂贵的阶段。很多律师甚至会利用广泛的文件调查作为手段，以增加对方的诉讼负担。2.正式询问（interrogatory）正式询问是指一方当事人向对方提出一系列与证据调查相关的书面问题，并要求其作出书面答复。

100、根据联邦民事程序规则的规定，一方的询问不能超过 25 个问题。诉讼双方可以协商，增加询问的问题数量。收到问题的一方只有 30 日的期限回答问题。询问与宣誓作证不同。证人在作证的时候，只需要对自己作证时知道的事实作证，不是某个具体的证人，对方必须提供已有的或可以发掘的信息。实践中，询问可以帮助确认一些具体的细节，例如时间、地点、数据、相关人员等。由于询问通常以书面形式进行，并要求对方书面答复，回答的一方在作答时需要格外谨慎注意自己的回答语言，既需要符合法律的要求，也需要合理考量己方的诉讼策略，以规避美国专利诉讼实务精要/035向对方披露过多有效信息。因此，实践中询问方所获得的回答通常是“保留”“

101、反对”或“不承诺”等模糊的语言，这也在很大程度上限制了询问的用途。通常情况下，对询问的反对理由包括：询问范围过广、涵盖过多无关信息、询问语言模糊等。3.要求承认（requests for admissions）要求承认是指原告或者被告发给对方的一系列陈述，要求其承认陈述的真实性。对于对方提出的这些问题，接收方应当在 30 日内作出书面答复，并明确表示“承认”“拒绝”或回答“自己既不能承认也不能拒绝”。接收方也可以反对被要求承认的问题，但必须说明理由。实践中，常用的理由包括问题模糊不清等。要求承认可以用来解决一些文件的鉴定、简单事实问题等，这样可以帮助诉讼当事人避免通过其他更为繁琐的程序（如鉴定

102、程序）或将来在法庭上证明这些问题。与前述“询问”相同，要求承认也是书面的，故也面临同样的问题。回答的一方也可以有大量时间来仔细揣摩书面回答的语言。实践中，对方回答一般是充斥律师撰写的“反对”“保留”和“不承诺”等语言。因此，这一调查手段的用途也受到很大限制。4.宣誓作证（deposition）宣誓作证是指证人在法庭外经过宣誓并做口头证词的程序。有的宣誓作证可以在庭审中直接使用；如果证人在法庭上的作证与先前的宣誓作证不符，宣誓作证可以用于在庭审中对证人进行弹劾。联邦民事程序规则第 30 条对宣誓作证作了详细规定。根据该条规定，作宣誓作证的证人限制在 10 个人，且每位证人的作证时间仅限于 1 天

103、（不超过 7 小时）。但当事人可以要求法院增加证人数量。宣誓作证人一般包括证人、证人的律师、对方律师和法庭记录员。如果一方要求录像，则可以对宣誓作证全程进行录像记录。法庭记录员会把作证过程中所有的问题、回答、律师之间的交流都如实记录下来，并编辑成册，以留存证。在宣誓作证的过程中，证人的回答可以采取多种形式。反对的理由可以包括问题含糊不清（ambiguous）、问题形式不符合要求（如将多个问题合并在一起）等。发问方也可以重新组织问题，采取不同的形式，再次提出相同的问题。由于在作证过程中通常没有法官在场，因此没有人会对律师提出的反对作出及时裁决。但是，证人律师的及时反对，会保留将来在法庭上挑战该问

104、题和答案的权利。如果发问的问题不符合形式上的规定，证人律师必须当场提出反对；若未及时提出，即视为放弃反对的权利，将来也不能对该问题提出反对。然而，即使律师提出反对，证人也必须回答问题，除非该问题的答案可能会披美国专利诉讼实务精要与百问百答/036露律师和客户之间受特权保护的内容。需要注意的是，由于宣誓作证不是当庭直接在陪审团面前作证，有可能属于法律规定的传闻证据（hearsay）。因此，一般情况下不能在庭审中作为证据使用。联邦民事程序规则第 32 条规定：满足以下情形，庭审外的宣誓作证可以作为证据使用：（1）用以前的不一致的宣誓作证来弹劾证人，要求证人解释为什么在法庭上改变证言；（2）宣誓作证

105、是根据联邦民事程序规则第 30（b）（6）条代表公司作出的；（3）证人在庭审的时候不能出庭作证（如健康原因）。一般在作证之前，证人的律师会对证人进行培训，尤其是对诉讼中的关键问题，证人需要模拟练习应该如何回答以符合法律要求，并在真实作证的情况下，巧妙回答问题，合理规避风险，不损害己方利益。但是，律师通常难以预测所有对方可能提出的问题，证人也未必能够及时识别对方律师提问中所有暗藏的陷阱。在宣誓作证的过程中，证人必须及时回答问题，因此没有机会咨询律师具体问题应当如何回答，这种未经证人律师“培训”过的证言，可能对取证方非常有利，取证方可以借此获得大量有价值的信息。尽管这些证言在庭审中未必能够作为直接

106、证据使用，但可以用来弹劾证人。因此，证人在今后的法庭陈述中也不会轻易反言，以免造成前后矛盾。通过宣誓作证，取证方的律师会对证人有一定了解，在获取证人证言的同时，也得以预料到庭审过程中该证人会如何表现。宣誓证言在诉讼中是一项必须的调查手段，也是比较昂贵的证据调查手段。首先，取证方需要投入大量时间进行问题准备。取证方的律师要尽可能地审阅所有与证人有关的资料，这样才能更好地准备问题，在提问时达到一针见血的效果。其次，宣誓作证一般需要一天的时间，证人方的律师几乎要花同样甚至更多的时间参与作证过程。在专利诉讼中，通常每一方都会有几个甚至几十个证人作证，由此会产生大量的律师费用。同时，证人很多时候都是公司

107、的高级管理人员或工程师等重要职位的人，其准备和实际参加作证，也会对正常工作造成一定甚至很大程度的干扰。四、专家证人专利诉讼通常涉及较多技术及法律问题，甚至可能涉及多个高新尖领域的交叉，而法官和陪审团成员往往不懂这些技术问题。此外，计算经济赔偿可能会涉及复杂的财务问题，在庭审过程中，需要有证人用浅显易懂的方式来解释相关问题。美国专利诉讼实务精要/037对于相关技术、财务和法律问题，诉讼双方可以聘请专家证人来为法官和陪审团解释，并提出自己的意见。专家证人一般都是大学的教授或者某一行业领域的专家。当事人聘用这些专家分析专利侵权、有效性和财务方面的问题，并在法庭上对这些问题作证。专家应该结合自己的教育

108、背景、经验等，合理给出自己的专业意见。在一个案件中，根据案件的复杂程度，当事人通常可能聘用多个专家证人。例如，有的专家证人专门负责技术方面的问题，包括专利侵权和专利有效性等问题；有的专家证人负责赔偿金计算问题；还可能有专家证人负责解释专利申请程序问题（但是这样的专家证人不常见）等。如果一项专利诉讼案件涉及多件专利，且这些专利分属不同技术领域，当事人可能会聘请多名专家证人，分别就各项专利问题提供专业意见。（一）专家证人的选择专家证人往往是专利诉讼中最为重要的证人。因为陪审团或法官往往不懂专利诉讼中复杂的技术和经济赔偿问题，专家证人在庭审过程中可以为他们通俗地讲解上述问题，陪审团可能会倾向于接受“

109、可信”一方专家的意见。首先，当事人在选择专家证人的时候，通常会重点考虑其是否具备就所涉问题发表专业意见的资格。专家证人是否有资格需从专家教育背景和工作经验两个方面考虑。例如，专家是否在专利涉及的技术领域有高等教育背景、是否有多年的从事相关工作的经验、是否在业界有一定的地位以及是否在该领域发表过权威著述等。其次，要考虑专家的表达能力。一个好的专家证人，应当用浅显的语言，有效地将复杂的技术问题向陪审团解释清楚，并将自己的观点和理由清楚、明确地表达出来，使陪审团和法官能够理解。专家在陈述自己的意见的时候，要表现出诚实、有说服力，使陪审团能够相信自己的意见。最重要的是，专家作证不能自相矛盾。专家可能以

110、前在别的案件作过证言、发表过文章或出版过图书。在聘用专家的时候，需要考量该专家在先的证言、文章或书籍里是否有与本案立场相矛盾的言论。对方一般也会检索该专家的相关资料，如果发现矛盾之处，往往会抓住这些矛盾，并在陪审团面前攻击专家的可信度。最后，专家证人一定要有相关经验，例如具备出具专家报告和出庭作证的经验。经验可以使得专家在庭审中应对自如，表现得更加自然，从而增加专家的可信度。（二）专家证人的培训请专家证人了解其作证的要求，并根据专家报告内容模拟演练专家证人的庭审表述，美国专利诉讼实务精要与百问百答/038以提升表达准确性。（三）专家证人出庭作证的要求专家在庭审中的陈述不得超出自己提供的专家报告

111、的内容，不得改变自己专家报告的意见和支持该意见的证据，也不得提出新的意见和证据。也就是说，专家在出庭作证时，要严格遵循自己的专家报告。因此，专家报告一定要尽可能得详细、充分，要包括专家将在庭审中作证的所有证据。专家在庭审中作证时，其证言也不能和先前的证人证言不符或矛盾；若产生不符或矛盾，则对方可以用专家先前的证言弹劾该专家。五、律师-客户保密特权（Attorney-Client Privilege）律师-客户保密特权是法律制度中最古老和最受尊重的特权之一。该特权阻止了律师被迫作证，以对客户不利的方式披露信息，其目的在于鼓励客户向他们的律师全面披露信息，从而获得准确和称职的法律建议，而无需担心所

112、披露的信息被透露给其他人。主张律师-客户保密特权一般要求四个基本要素：（1）交流（communication）；（2）交流方是受特权保护的主体；（3）交流是秘密进行的；（4）交流的目的是为了寻求、获得或向客户提供法律服务。交流（书面或口头）是适用律师-客户保密特权最基本的要素。最常见的受保护的交流方式是律师和客户之间的书面通信，包括电子邮件往来。然而并非所有通信信息都受特权保护。一些背景信息，例如律师费用、聘用目的、律师与客户见面的时间地点等不涉及法律服务的实质内容，通常不在特权保护之列。受律师-客户保密特权保护的主体主要包括以下三类：（1）客户；（2）律师；（3）客户和律师各自的代表（Age

113、nt）。享有保密特权的客户是法律服务的预期受益者。特权关系建立的判断标准不在于是否签署法律服务协议，初步咨询、事实委托关系也可能构成特权关系；也不在于是否已支付法律服务费用，免费代理、他人代付也可能构成特权关系。只要行为人主观上是为了寻求法律意见，便可能成为特权关系中的客户。在适用保密特权时，除了律师（Attorney），专利代理人（PatentAgent）也同样适用。但专利代理人的特权适用有专门限定，即需与专利代理人被允许在 USPTO 执业的范围保持一致，对专利代理人未参与申请的专利的有效性发表意见、出售或购买专利以及处理专利侵权等活动则被明确排除在特权保护范围之外。此外，在律师的指示和控

114、制下行事的非律师身份的人员，如助理、调查员、咨询顾问、专家，也可能因作为律师的代表（Agent）而适用保密特权。美国专利诉讼实务精要/039为了获得律师-客户保密特权的保护，客户必须合理相信交流具有保密性，并且也确实保持秘密性。律师和客户在公共场合公开的交流可能会被法院认定为缺少保密意图，从而导致丧失保密特权。当然，有必要知道保密信息的人员接触该信息不会破坏特权所要求的秘密性，比如公司内部与律师对接的人员。超出必要知道范围的人员接触了该信息，即使是在公司内部，也可能因破坏特权所要求的保密性而丧失特权。对于受特权保护的交流，其主要目的必须是为了使客户从律师处获得法律建议。在已经满足交流的主要目的

115、是获得法律建议的情况下，即使部分交流包含一些非法律相关的内容，律师-客户保密特权在这种情况下一般也是适用的。需要注意的是，即使符合律师-客户保密特权的上述四个适用要素，权利人仍有可能放弃或丧失该特权。如果客户未能有效主张保密特权，或将受特权保护的信息有意披露给特权关系之外的第三人，可能被视为放弃对该信息的保密性，从而导致特权的丧失。另一种和律师-客户保密特权紧密相关的受保护特权是工作成果保密特权（WorkProductPrivilege）。工作成果保密特权是指客户无需披露为了预期中的诉讼（InAnticipationofLitigation）或为了庭审准备的各类资料，既包括文件、实物等有形资料

116、，也包括法律理论、意见等无形资料。与律师-客户保密特权类似，工作成果保密特权也需要积极主张才能行使，权利人也有可能放弃或者丧失该保密特权。有些美国法院认为，即使外国律师没有在美国执业的许可，其仍可以享受律师-客户保密特权的保护；但是有些法院并不认可该观点。所以，最好由美国持牌律师指导与美国相关的案件（尤其是诉讼类案件），以享受美国律师-客户特权的保护。美国专利诉讼实务精要与百问百答/040第二章 美国多方复审程序（IPR）一、美国无效程序介绍在美国法律体系中，专利无效化的机制主要分为两种途径：行政程序和司法程序。行政程序由美国专利和商标局（UnitedStatesPatentandTradem

117、arkOffice，USPTO）管辖，而司法程序则由美国联邦法院管辖。相比昂贵且漫长的司法程序而言，无效程序通常更快也更便宜，因此大多数时候，被诉侵权方会优先选择行政程序来无效原告专利，同时诉讼法院通常也愿意暂停诉讼进程来等待无效程序的结果。行政程序：单方再审查程序（ExParteReexamination,EPR）授权后审查程序（Post-GrantReview,PGR）多方审查程序（InterPartesReview,IPR）司法程序：通过法院提起的独立的确认专利无效的宣告判决诉讼。在专利侵权诉讼中作为反诉提出的专利无效反诉。（准司法程序）在 337 调查程序中请求行政法官裁决专利无效。（

118、一）单方再审查程序（EPR）任何人都可以对专利权的有效性提出质疑，并提请美国专利和商标局（USPTO）对专利权的再审查。再审查程序启动以后，无法放弃或撤回该程序，该申请人也无法继续参与到后续的审查中，完全由美国专利和商标局（USPTO）依照职权对专利权效力进行审查。单方再审查制度不会对申请人产生禁反言的效力，申请人依然可以依据相同的证据和理由向法院提起诉讼，由法院对专利权效力进行判断。1.请求时限与费用任何个体、企业或政府机构均可在专利公告后向美国专利和商标局（USPTO）提交EPR 基于无效化的申请，并需支付规定的审查费用。该程序的总费用通常不超过三万美元。2.请求文件与流程EPR 申请需包

119、含意见陈述书、要求重新审查的专利权利要求及相关文献。在递交美国专利诉讼实务精要/041EPR 申请后的三个月内，审查官需评估是否存在对专利有效性的“实质性新问题”。基于此评估，美国专利和商标局（USPTO）决定是否启动复审程序。进入 EPR 程序后，专利权人至少被赋予两个月的答复期限，以提供必要的解释或对权利要求进行修改。专利权人答复后，申请方有权就该回复再次发表意见。在整个审查过程中，专利权人被允许对权利要求作出调整或新增，以应对潜在的负面指控，但不得扩大专利保护范围。最终关于专利权有效性的决定，由美国专利和商标局（USPTO）作出。3.当事人上诉若专利权人对 EPR 程序中审查官驳回其权利

120、要求的决定有异议，可在规定期限内向美国专利审查与上诉委员会（PatentTrialandAppealBoard，PTAB）提起上诉。若对PTAB 的裁决不满，可进一步向联邦巡回上诉法院（CAFC），乃至联邦最高法院提起上诉。概括而言，EPR 程序是由第三方提起的，旨在对已授权专利进行重新审查的程序。第三方须在程序启动时提出充分证据。一旦审查官认为证据确凿，便启动 EPR 程序，此时第三方不再参与后续过程。此过程在本质上类似于常规的专利审查流程，专利的无效判决与申请驳回具有相似性质。此外，EPR 还具有可匿名提起、费用较低和立案率较高（90%以上）和没有对于申请人有禁止反言的优点。其主要缺点在于

121、无效申请人提交无效请求后，不能再参与到后续过程，因此成功无效所有权利要求的概率较低（10%-20%）。但也有大约 60%-70%的案件因为 EPR 程序导致一些权利要求被修改，从而降低了实施人的被诉侵权风险。（二）授权后复审程序（PGR）授权后复审是由美国专利审查与上诉委员会（PTAB）负责的一种专利无效审理程序，由于提起时间的限制，以及禁反言的后果，授权后复审在实践中使用的并不多，使用率低于 5%。1.请求时限第三方（非专利权人）需在专利授权或再颁发的 9 个月内提出请求。2.请求文件、费用、与请求流程PGR 请求人可基于美国法典第 35 篇第 282 条（b）（2）或（3）节规定的无效宣告

122、理由提起请求，包括第 101 条的保护对象规定、第 102 条的新颖性要求、第 103 条的非显而易见性、第 112 条的记载要求等。请求人需提交请求书（明确当事方、受质疑的权利要求及证据），缴纳费用（目前20 项权利要求内为 20,000 美元，超出每增加一项收费 475 美元），并附上相关技术文美国专利诉讼实务精要与百问百答/042献副本及其他必要信息。请求书字数不得超过 18,700 字。收到通知后，专利权人有 3 个月时间提出初步答复（PreliminaryResponse），可主张现有技术非公开出版物、请求人论证不足或证据不充分等，建议美国专利审查与上诉委员会（PTAB）不启动 IP

123、R 程序。初步答复后，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）应在 3 个月内决定是否启动无效调查，其决定不可上诉。若美国专利审查与上诉委员会（PTAB）启动 PGR，专利权人有 3 个月时间提交证据和答复，可修改权利要求，如取消受争议权利要求或提出替代权利要求，但不得扩大专利范围或引入新内容。同时，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将为请求人提供至少一次提交书面意见的机会。程序一般在 12 个月内完成，如有合理理由，可延长至18 个月。最终，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）就质疑的权利要求的可专利性作出决定。3.禁反言原则PGR 规定禁反言原则，即在 PGR 中提出的专利无效理由和证据，不

124、能在民事诉讼中以相同理由和证据质疑专利有效性。（三）多方复审程序（IPR）IPR 亦是由美国专利审查与上诉委员会（PTAB）负责的专利无效审理程序，也是当事人最为常用的无效程序。需要注意的是，在联邦地区法院的专利侵权诉讼中提起 IPR 程序，必须在诉状送达后一年以内提起，否则美国专利审查与上诉委员会（PTAB）不予立案。1.请求时限第三方（非专利权人）可在以下时间后提出请求：（1）专利授权或再颁发后的9个月后；（2）若启动 PGR，则在 PGR 结束后。2.请求文件、费用、与请求流程IPR 请求人可基于现有技术无效专利权利要求的可专利性，即根据第 102 条的新颖性和第 103 条的非显而易见

125、性。第 101 条的专利客体问题不能作为理由提出 IPR。请求人需提交请求书（明确当事方、受质疑的权利要求和证据）、支付费用（目前20 项权利要求内为 19,000 美元，超出每增加一项收费 375 美元），并附上现有技术的副本等信息。请求书字数不得超过 14,000 字。收到通知后，专利权人有 3 个月时间提出初步答复，随后美国专利审查与上诉委员会（PTAB）在 3 个月内决定是否启动无效调查。若美国专利审查与上诉委员会（PTAB）启美国专利诉讼实务精要/043动 IPR，专利权人可在 3 个月内提交证据和答复，进行权利要求修改。同时，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将为请求人提供至少一

126、次提交书面意见的机会。程序通常在 12个月内完成，最长不超过 18 个月。最终，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）就涉案的权利要求作出决定。3.禁反言原则与 PGR 一样，IPR 程序也规定了禁反言原则。（四）司法程序1.管辖机构由于美国专利法属联邦法，并由美国法典第 35 篇规定，专利诉讼案件仅由联邦地区法院管辖。专利无效可以作为侵权诉讼的一部分或作为独立诉讼，在联邦地区法院进行。专利案件，包括专利无效诉讼的一审案件，由美国联邦地区法院管辖，并可上诉至联邦巡回上诉法院（CAFC），最终可以上诉至联邦最高法院。2.程序选择通过司法程序无效专利包括以下两种：（1）确认专利无效的宣告判决诉讼（D

127、eclaratoryJudgmentAction）一般情况下，和专利无效具有利害关系的人可以提起此种诉讼，如受到专利权人的侵权诉讼威胁的人可以提起该诉讼，同时提起该诉讼的原告需要提供证据来证明涉案专利无效。（2）专利侵权诉讼中的无效反诉被诉侵权人可以在专利侵权诉讼中，对原告的专利提起专利无效抗辩或者提起专利无效的反诉。由于专利推定有效原则的存在，在专利侵权诉讼中，提起专利无效抗辩的被诉侵权人负有证明专利权无效的举证责任。联邦地区法院根据被诉侵权人提交的举证材料对专利的有效性进行判断，同时审理专利侵权案件。3.无效理由与举证责任对于专利有效性的挑战，司法程序不限制无效理由。除了新颖性和非显而易见

128、性外，不属于专利法客体保护范围，专利说明书不支持权利要求，在申请专利时有欺诈意图、故意不提交重要对比文献的不正当行为也均是较为常见的抗辩理由。在举证责任上，由于专利推定有效，被诉侵权人通常具有较高的举证责任。一般而言，美国专利诉讼实务精要与百问百答/044被诉侵权人需要提出清晰并有说服力（clearandconvincing）的证据（70%以上有利证据），对比而言在美国专利审查与上诉委员会（PTAB）处审理的无效行政程序只要求优势证据（51%以上有利证据）。4.司法程序的特点直接向联邦地区法院提出专利无效请求的方式，在时间、理由及证据形式方面的限制相对较少。但由于证据开示程序，其费用往往非常昂

129、贵；同时，由于诉讼程序冗长，也会导致无效审查费时费力，尤其是由陪审团裁定可专利性问题时，由于普通公众缺少技术背景，往往更加拖延案件的进展。二、IRP 程序的流程IPR 程序通常会持续 18 个月，自一方提交请求书起，直到美国专利审查与上诉委员会（PTAB）出具裁定。IPR 时间轴可参考下图：（一）提起申请申请人对一项已经授权的专利提起无效申请，需准备的材料包括：1.请求书请求书应针对一项美国已授权专利中的一项或多项权利要求，提出无效性论述。在IPR 程序中，该无效性论述必须基于所涉权利要求的可预见性或显而易见性提出，且篇幅不得超过 14,000 字。同时应当注意，在联邦地区法院的专利侵权诉讼进

130、程中向美国专利和商标局（USPTO）专利权人初步答复(POPreliminaryResponse)专利权人答复(POResponse&MotiontoAmendClaims)专利权人证据开示(P0DiscoveryPeriod)申请日通知(NoticeofFilingDate)立案决定(DecisiononPetition)申请人答复(PetitionerReplytoPOResponse)最终书面决定(FinalWrittenDecision)向联邦巡回法院上诉审判(Trial)12 个月审判前(PriortoTrial)6 个月申请人证据开示(PetitionerDiscoveryPeri

131、od)口头审理(OralHearing)提起诉讼(Petition)美国专利诉讼实务精要/045提起多方复审，必须在诉状送达后一年以内提起，否则美国专利审查与上诉委员会（PTAB）不予立案。2.书面证据申请人可以提交书面证据以支撑其无效性论述，包括涉案专利文献副本、专利的诉讼历史，以及比对文献（例如其他专利、文章、文本等）。3.专家报告申请人还可以提交相关领域的专家报告，而专家报告将对技术问题提供更有力度的证明。由于 IPR 程序是由经验丰富的专利法官审理，申请人在选择专家的同时，不仅应考虑其出具书面报告的能力，还应考虑其对具体技术领域的专业知识及处理交叉问询的能力。（二）申请日通知通常在提交

132、申请的一至两周后，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）的律师助理将对请求书进行审查。确认受理请求书后，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将在申请日通知中指定请求书完成提交的正式时间。（三）专利权人初步答复在收到申请日通知后的三个月内，专利权人应提交专利权人初步答复。答复中应说明其认为不应启动 IPR 程序的原因。同时可选择提交额外证据（专家声明等）。如果专利权人提供的证词显示双方就重要事实存在实质性争议，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将从对申请人最为有利的角度来考虑此争议。（四）立案决定在专利权人初步答复截止日期后的三个月内，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将发布立案决定。通常情况

133、下，立案决定会介绍受到挑战的专利和技术，对诉讼双方存在争议的权利要求条款进行解释，讨论无效申请人和专利所有人的主张等。多 方 复 审 的 立 案 率 为 大 约 60%。立 案 的 标 准 是 无 效 申 请 人 有 合 理 的 可 能 性（reasonablelikelihood）可以成功无效至少一个权利要求。（五）专利权人证据开示及专利权人答复立案决定后进入为期三个月的专利权人证据开示期，专利权人通常会向无效申请人的专家录取证言。专利权人证据开示期结束后，专利权人将提交一份专利权人答复书，答复书中说明为何立案决定中的理由并不造成受质疑的权利要求不符合专利条件（同时可提出额外证据，包括文件和

134、证人声明书等）。美国专利诉讼实务精要与百问百答/046（六）申请人证据开示及申请人答复同理，为期三个月的申请人证据开示期，申请人通常会向专利权人的专家录取证言，申请人证据开示期结束后，申请人也将会提交申请人答复书，该答复仅允许申请人有机会回应专利权人答复中提出的观点，不能提出新的理由质疑权利要求为何不符合专利要求，也不能依靠新引述的在先技术以更改其论点。（七）口头审理一般而言，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）会在申请人提交答复书之后的 2 至3 个月左右安排一场口头审理。通常每一方会有 30 分钟的口头审理时间，首先由申请人陈述论点，接着由专利权人回应申请人的论点。最后以请求人提出反驳论点

135、结束。口头审理之前，双方将会准备展示性证据和提交将某些证据排除在外的动议。对于排除证据的动议，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）通常留到最终书面决定时作出裁定。（八）最终书面决定在立案决定后一年内，美国专利审查与上诉委员会（PTAB）将就被质疑的权利要求是否符合专利要求，作出最终书面决定。最终书面决定将会总结双方的论点、解决任何余下的权利要求解释问题，并详细地解释说明受质疑的权利要求是否符合专利要求。在最终书面决定作出后，败诉方有 10 日时间提出重审要求。若一方对美国专利审查与上诉委员会（PTAB）的裁决存在异议，可向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉。提交上诉请求的时间约为 60 日。

136、三、多方复审程序的作用与中国专利法不同，美国专利无效可以在美国联邦地区法院和美国专利和商标局（USPTO）同时进行。相比于美国联邦地区法院无效诉讼，IPR 程序主要有以下优势和劣势：（一）IPR 程序的优势1.程序便捷、成本较低相较于地方法院诉讼程序，IPR 程序更便捷，花费成本更低（和美国专利诉讼成本相比）。在通常情况下，地方法院审理程序需要两至三年或更长的时间才能结案，而 IPR 程序通常在请求书提交后的 18 个月即可结案。2.专利行政法官专业知识丰富地方法院专利案件可能会由一名不熟悉专利法的法官审理，而 IPR 程序则是由美国美国专利诉讼实务精要/047专利和商标局（USPTO）的三名

137、行政专利法官组成的小组进行监督审理。这些法官均有技术背景并通常具有审理专利诉讼案件的经验，既了解所争议的技术问题，又熟悉美国专利法的具体规定。3.举证、权利要求解释标准较为宽泛由于美国法中的“专利权推定有效”原则，地方法院专利无效举证标准是“明确且令人信服”。但在 IPR 程序中举证标准为“优势证据”，即请求人仅需证明相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大。（二）IPR 程序的劣势1.不一定中止 337 调查IPR 程序通常会在 18 个月内完成，其审理时间短于联邦地区法院的专利侵权诉讼，但是长于美国国际贸易委员会（InternationalTradeCommission，ITC）开展的

138、337调查。因此，美国国际贸易委员会（ITC）的行政法官通常不因为应诉人提起了 IPR 程序而中止337 调查的进行。近期案件说明，如果 IPR 申请人在美国国际贸易委员会（ITC）最终裁决前拿到无效决定，则有可能中止或暂停 337 调查；相反，如果 IPR 申请人在美国国际贸易委员会（ITC）最终裁决后拿到无效决定，则中止或暂停 337 调查的可能性非常低。2.提起 IPR 程序申请的条件并不宽泛申请人仅可依据美国专利法中第 102 条“新颖性”或第 103 条“非显而易见性”使用在先专利或印刷出版物等来挑战专利的有效性。3.论述专利无效的机会受限立案前，申请人只有一次机会阐述专利无效论点。

139、立案成功后，申请人还有一次提交书面材料的机会，但是无法再添加新的论点。专利权人有两次提出有效性论点的机会，然后申请人才能作出答复。在最终书面决定之后，申请人禁止反言问题。4.IPR 程序败诉风险如果挑战专利无效方 IPR 败诉，今后它就受禁止反言条款的约束。禁止反言条款禁止 IPR 申请人未来向美国专利和商标局（USPTO）、地区法院或美国国际贸易委员会（ITC）提出它在 IPR 程序期间“提出或可能合理地提出”的任何无效理由。当美国专利审查与上诉委员会（PTAB）发布最终书面决定时，IPR 禁止反言就生效了（即使在联邦巡回上诉法院（CAFC）对美国专利审查与上诉委员会（PTAB）决定的任何上

140、诉还未作出裁决）。美国专利诉讼实务精要与百问百答/048第三章 中国企业在美国发起专利诉讼前的考虑因素中国企业在美国专利诉讼中多数是作为被告，但是也开始作为原告发起专利诉讼。无论是主诉还是反诉，中国企业必须了解如何在美国发起专利诉讼，从而有效地做到攻和守。专利权人通过向法院提交诉状开启专利侵权诉讼（联邦民事程序规则第 3 条），然而，开启专利侵权诉讼绝不是一个简单的决定。专利权人的律师应当在提起诉讼之前花足够的时间权衡可能影响客户案件的所有问题。以下讨论了专利权人的律师在提起专利诉讼前应考虑的关键问题。一、决定是否起诉在联邦法院提起专利诉讼耗时又费力。专利权人的律师应当在代理之初便考虑一系列实

141、质性问题。（一）考虑客户的诉讼目的专利权人通常将“停止侵害”作为其专利侵权诉讼的目标。然而，有些诉讼是由非实施实体（NPE）提起的，而非实施实体（NPE）的主要目的是获得金钱和解或赔偿金。在每个案件中，律师都应当考虑专利权人和被控侵权人在相关市场中的独特地位，以帮助客户确定胜诉的框架思路。具体而言，律师应帮助客户确定其商业目的，以决定：是否提起专利侵权诉讼；是否作为反制手段提起专利侵权诉讼，以制衡对手的专利诉讼；或 诉讼策略（如果提起诉讼符合客户利益）：例如，客户的商业目的可能会取决于侵权行为是否由以下（主体实施/行为构成）：客户重点产品的竞争对手；竞争对手的产品与客户重要产品互补；新进入市场

142、的产品比客户的非核心产品功能更强；新进入市场的企业，其产品可能会扰乱客户的重要市场领域；现有或潜在客户；被许可人在其领域限制之外开展业务。专利权人最终可能会寻求通过与被控侵权人达成某种商业安排来避免诉讼，这样专利美国专利诉讼实务精要/049权人就可以通过与被控侵权人的许可或交叉许可来扩大市场或改进产品。另外，在许多情况下，专利诉讼或许是实现预期结果的必要手段，无论是获得初步或永久禁令、金钱赔偿，还是达成商业解决方案。（二）评估专利权人的起诉理由是否充分专利权人必须调查并了解争议的事实，这样律师才能就如何解决争议向客户提供正确的建议。此外，如果专利权人决定提起诉讼，律师必须确保诉状中的权利要求：

143、（1）有法律依据；（2）有证据支持，或在合理取证后可能得到证据支持（联邦民事程序规则第 11（b）（2）,（3）条）。具体而言，律师应当：与客户会面，审查已知事实和关键文件，包括相关专利、申请历史、现有技术和侵权产品；确认并评估专利权人在其专利群中针对被控侵权人的所有潜在权利要求；确定并评估被控侵权人可能提出的抗辩和反诉；确定并审查支持诉讼的文件，包括专利转让和独家许可协议；了解专利权人所寻求的救济。大多数专利侵权诉讼的核心要素是权利要求解释，这是确定专利有效和认定侵权的试金石，律师应审查待主张的专利及其档案历史，以确定并评估被控侵权人可能提出的任何权利要求解释问题。律师还应该审查与专利研发有

144、关的任何材料，并与指定发明人面谈，以确定与专利有效性或可执行性有关的任何问题。（三）评估获得即时救济的必要性在专利侵权诉讼中，专利权人可以要求：在法院作出最终侵权判决后，发布永久禁令以停止侵权活动；如果被控侵权人的持续侵权行为正在或即将对专利权人造成无法弥补的直接、实质性损害，则可申请临时禁令。在专利侵权诉讼中，获得临时禁令的一般标准是要求原告证明：胜诉的合理可能性；若没有该禁令，将造成无法弥补的损害；没有该禁令对专利权人造成的困难大于批准禁令对被控侵权人造成的困难；该禁令符合公共利益。美国专利诉讼实务精要与百问百答/050但是美国针对发明专利的临时禁令非常少见。（四）评估获得永久禁令的可能性

145、如前所述，美国联邦最高法院 2006 年在 eBay 诉 MercExchange 一案中的判决取消了在无特殊情况下胜诉的专利权人有权获得永久禁令的规则。因此，要获得永久禁令救济，专利权人必须证明以下几点：权利人遭受了无法弥补的损害；法律上的补救措施，如金钱损害赔偿，不足以弥补这种损害；考虑到原告和被告之间的利益平衡，有理由采取衡平法上的补救措施（给被告带来的不利应小于不适用禁令给原告带来的不利）；永久禁令不会损害公共利益。最高法院还指出，专利权人许可被诉专利这一事实并不能自动阻止专利权人获得禁令救济。（五）估算潜在损失律师应估算潜在专利诉讼中可能的损害赔偿额。专利侵权的损害赔偿可以基于专利权

146、人的利润损失，但不得低于合理的专利使用费。要获得利润损失赔偿，专利权人必须证明，如果没有侵权行为，其销售额很有可能会达到侵权人的销售额。合理使用费损害赔偿旨在确定被诉侵权人由于未经授权使用该专利技术所造成的损失。律师还应考虑潜在的损害赔偿是否包括任何临时权利。律师还应考虑是否有可能提高损害赔偿额。根据专利法第 284 条，在特殊情况下，如侵权人故意侵犯专利，法院可酌情提高损害赔偿额，最高可达实际损害赔偿额的三倍。（六）审查相关协议专利权人可能签署了与涉案专利相关的协议。律师应当审查与涉案专利相关的所有书面协议。一个重要点是看涉案专利是否有许可给他人，包括潜在被告。比如，专利权人和潜在被告是否在

147、一个专利联盟。律师还应审查专利权人与潜在被告之间的任何协议，以确定双方是否必须以特定方式解决争议。专利诉讼中的相关协议可能包括许可协议、和解协议、生产或分销协议。律师应当尤其注意这些协议中的：1.专利使用费率许可协议可以提供合理使用费的相关证据，并在适当情况下为专利权人的损害赔偿案美国专利诉讼实务精要/051件提供支持。2.仲裁条款许多协议都包含要求双方通过仲裁解决争议的条款。3.管辖条款约定管辖条款可以允许或要求当事人在特定地区法院或其他法院就争议提起诉讼。通常，该条款还包含一项弃权声明，防止协议当事人辩称指定法院不便审理或对其没有对人管辖权。4.同意对人管辖权当事人可同意接受特定法院的对人

148、管辖权。但是，原告仍必须向被告送达传票和诉状，以援引法院的管辖权（联邦民事程序规则第 4（c）条）。5.明示许可和默示许可协议可向被控侵权人提供明示或默示许可，或向被控侵权人提供专利权用尽抗辩。6.赔偿条款如果协议中包含赔偿条款，这也可能影响专利权人的潜在损失赔偿。（七）确定专利权人需要哪些证据来证明其论点律师还应考虑需要哪些证据来证明专利权人的权利要求：1.确定专利所有权的所有文件要想在专利侵权案中胜诉，专利权人首先必须证明自己拥有专利。证明专利权的相关文件包括：已颁发的美国专利证明书副本和美国专利和商标局（USPTO）所有专利发明人的记录。2.确定证明专利有效性的所有文件所有美国专利均被推

149、定为有效，被控侵权人如果要挑战专利有责任以明确且令人信服的证据证明专利无效。由于被控侵权人可能会攻击专利的有效性，律师应找出支持专利有效性的所有文件。例如，证明专利发明源于大量开发工作的证据可能有用。同样，也有一些其他的次要因素可能有用，如：该发明在商业上取得的成功、解决了长期未解决的问题、他人研发总是失败等因素。律师应当审查支持该专利有效性的实验数据，以核实专利是否准确描述了这些实验；律师还应当确定被控侵权人是否会因为禁止反言等原因而不得质疑专利有效性。此外，律师应确认当事人已支付了所有的维护费用。美国专利诉讼实务精要与百问百答/0523.确认证明侵权的所有文件和物品专利权人应当获得侵权产品

150、的样品，以确定其是否侵犯了所主张的一项或多项权利要求。此外，专利权人可能需要对产品进行鉴定，以确认是否侵权。如果专利权人无法获得所有必要信息，则必须考虑现有信息是否符合联邦民事程序规则第 11 条的要求。根据第 11 条，专利权人律师在提出投诉之前有义务对法律和事实进行调查，所有向法院提交的诉状、动议、文件和陈述也必须符合第 11 条的要求，否则可能会引发对违规方及其律师的制裁。专利权人律师未能进行充分的诉前案调查可能会导致违反第 11 条，初审法院可能会给予制裁，包括罚金和律师费。如果符合第 11 条的要求，专利权人可以考虑起诉，在取证过程中获得更多侵权信息。律师应考虑聘请非作证专家对被告产

151、品进行诉前分析，以维护特权和工作成果豁免权。除直接侵权外，律师还应考虑被控侵权人是否可能因共同侵权或诱导侵权而承担专利侵权的次要责任。对于食品药品管理局监管的产品，律师还应考虑 药品价格竞争和专利期恢复法（即哈奇-瓦克斯曼法，35U.S.C.271（e）下的侵权问题。此外，如果被控侵权人在美国境外实施侵权活动，律师应当考虑：（1）根据专利法第271（f）或（g）条（美国法典第 35 卷第 271（f）和（g）条），被控侵权人是否需要承担专利侵权责任；或（2）ITC 是否更合适处理该争议。4.确定支持损害赔偿的所有文件支持专利权人损害赔偿请求的证据包括：专利权人的财务记录；许可和和解协议（受协议

152、中保密限制的约束）；专利权人的专利产品、产品包装以及其他显示正确专利标记的文献资料；任何证明故意侵权的文件；证明专利对被控侵权产品的功能、销售或宣传有重要影响的文件。5.确定相关证人在专利侵权诉讼中，专利权人案件中有许多可以通过书面证据支持的要素也可以通过证人证词来支持。相关证人可能包括：（1）专利权人的雇员或前雇员专利权人的雇员和前雇员，例如发明人和其他研发、营销和销售人员，应当能够提供美国专利诉讼实务精要/053以下方面的证词：涉案发明；本发明的背景及其相对于现有技术的优势；发明的性质，包括其构思和付诸实践；专利权人使用该发明的性质、范围和期限；专利产品面向的市场；专利所涉产品的销量；可归

153、因于专利发明的利润；相关专利的许可。（2）被控侵权人的雇员虽然他们可能只是在案件后期才能被确认，但被控侵权人的雇员可能知道被控侵权人的情况，比如被控侵权人曾：尝试开发竞争性技术但未成功；复制专利发明；以及 明知专利权人及其专利的存在。（3）第三方第三方可能了解被控侵权人的侵权行为及后果。这些第三方可能包括前雇员、顾问和供应商等曾参与被控侵权产品研发的人。（4）潜在的专家证人律师应当考虑在提交申诉前聘请专家证人，尤其是在相关技术领域公认的专家很少的情况下。此外，律师应考虑聘请不出庭作证的专家，以保护诉讼期间的特权和工作成果豁免权。6.确认引用了所有相关的现有技术在提起诉讼之前，专利权人的律师应当

154、确认，专利权人计划对被控侵权人主张权利的专利的申请历史中，是否引用了专利申请实质参与人已知的所有相关现有技术。例如，相关的现有技术可以在以下文献中找到：指定发明人的档案；美国专利诉讼实务精要与百问百答/054 专利申请档案；专利申请律师的档案：相关家庭成员的专利和专利申请；以及 相应的外国专利和专利申请。开发专利技术并将其商业化的项目团队的档案；与专利披露的技术相关的监管文件。如果发现在申请历史中未被引用的相关现有技术，专利权人可以考虑：不提起诉讼；或将诉讼推迟到专利权人可以通过美国专利和商标局（USPTO）的以下程序之一恢复专利或以其他方式加强其权利要求之后：单方审查延续申请（exparte

155、examinationofcontinuationapplications）；单方专利复审（expartereexamination）；申请再颁专利（reissue）；或 补充审查（supplementalexamination）尽管用于证明不公平行为（inequitableconduct）的意图和实质性标准已被收紧，补充审查可能仍仅适用于有限的情况。如果美国专利和商标局（USPTO）的程序导致专利权利要求发生实质性变化，律师应考虑被控侵权人可能有的任何介入权利（interveningrights）。此外，如果专利权人决定在专利申请后的可专利性程序中寻求恢复专利权，则应考虑在主张专利权方面可能

156、出现的延迟。7.考虑进行现有技术检索专利权人的律师还应考虑对专利进行现有技术检索，以进一步评估专利的强度和保护范围。例如，全球检索可能会发现专利、印刷出版物或其他现有技术，从而对专利的保护范围或有效性产生疑问，并导致专利权人重新考虑其策略。在进行检索之前，律师还应考虑潜在的特权和工作成果问题。如果被控侵权人是一个拥有大量资源的大型实体，或者如果侵权产品是被控侵权人产品组合的重要组成部分，专利权人的律师就应该预料到被控侵权人会花费大量资源来检索现有技术。因此，专利权人应在诉讼开始前设法发现任何有问题的现有技术，以便就如何实施专利作出明智的决定。8.考虑进行更多调查专利权人的律师还可以考虑在提起诉

157、讼或发送律师函之前，聘请商业情报服务机构或美国专利诉讼实务精要/055调查员对被控侵权人及其活动进行调查。（1）调查有助于确定：1）任何非专利和其他非文献现有技术的存在在某些行业，最相关的现有技术可能并不体现在专利或其他文献中。在这些情况下，专利权人更应该考虑的是，是否存在被控侵权人可能认为属于现有技术的第三方使用或销售的产品。2）是否存在潜在的发明人（非当事人）律师应查明任何与专利权人无关、但可以合理地声称自己是共同发明人的个人，以限制所谓的额外发明人将其权利许可给被控侵权人，或因未作为原告加入诉讼而阻止客户获得救济的风险。3）被控侵权人业务的性质和规模如果被控侵权者是一家小型企业，可能会建

158、议采用与大型企业不同的方法。4）被控侵权人使用专利发明的性质和程度与被控侵权人的业务规模一样，被控侵权人使用侵权产品的性质和程度也可能为专利权人提出某些策略建议。例如，如果使用量极小，专利权人可以寻求诉讼以外的方式解决问题。5）被控侵权人使用专利发明的时间被控侵权人使用侵权产品的时间长短非常重要。因为如果被控侵权人拥有长期使用权，则可以根据美国法典第 35 编第 286 条进行衡平法抗辩，但如果侵权行为发生在第 286 条规定的六年期限内，则诉讼时效不再是专利损害赔偿请求的抗辩理由；以及如果被控侵权人的使用早于专利权人的发明或专利申请的有效申请日，则可能会导致专利无效。6）被控侵权人对侵权产品

159、的计划如果被控侵权人计划扩大其活动范围，这可能表明专利权人会采取更激进的做法，例如，在某些情况下，专利权人需要立即寻求禁令救济，以阻止侵权行为的扩大导致的无法弥补的损害。7）被控侵权人资产的性质和地点被控侵权人是否拥有重要资产以及这些资产的位置可能会影响专利权人的策略。如果被控侵权人不太可能拥有任何有意义的资产，专利权人可以选择只寻求禁令救济。美国专利诉讼实务精要与百问百答/056（2）在进行任何搜查或调查之前，律师应考虑潜在的风险：1）特权和工作成果问题在某些情况下，调查员收集的信息可能不享有特权。2）道德问题通过公开的报告或记录调查一方及其活动通常不会引起道德问题。但是，某些外部调查技术可

160、能在道德上是不允许的。例如，使用私人调查员和其他涉及与被控侵权人直接接触的手段可能需要受到限制，以避免道德问题。在进行任何调查之前，律师必须考虑禁止与已知由律师代理的当事人接触的道德规则。（八）估算诉讼费用1.专利权人的律师应向客户解释起诉案件可能涉及的时间和费用，需要考虑的费用包括：（1）任何诉前查询或其他调查的费用正式搜索或其他调查可由专业搜索服务机构或调查人员进行，其费用可能较高，通常根据调查的范围和复杂程度，从数百美元到数千美元不等。有些调查员按小时收费，有些则提供统一收费安排。（2）诉讼前发出禁止令的费用与律师函相关的费用可能很高，其中可能包括准备信函、后续信函以及任何与和解相关的文

161、件。（3）寻求立即救济的费用申请临时禁令的费用可能会很高，因为该程序需要准备大量的证明文件，费用可能高达数十万美元甚至更高，所需文件包括：动议和答辩的法律备忘录、支持性宣誓书以及诉状。（4）准备诉状费用可能包括：起草和送达申诉；以及针对答辩前的动议进行辩护。（5）取证费用可能包括：文件收集、审查和制作，包括聘请第三方供应商进行文件处理和制备、取证和辩护、起草并回应其他证据开示请求，如询问书和承认请求、与披露有关的动议实践；以及专家意见，包括报告和取证。美国专利诉讼实务精要/057（6）马克曼听证费用可能包括：律师分析索赔要求和确定对客户最有利的解释、准备辩护状和索赔表等文件、出席听证会所需的时

162、间，以及准备专家证人，例如在听证会包括有关专利技术的教程时。（7）审判费用可能包括：律师为准备证人、文件、开庭和结案陈词所花费的时间、审前动议程序、挑选陪审团、让专利权人的事实证人和专家证人出庭作证，以及审后动议程序。（8）与被控侵权人可能提出的反诉有关的费用这可能包括针对反诉的抗辩，以及如果被控侵权人在反诉中胜诉，客户所面临的风险。在专利侵权诉讼中，典型的反诉包括：专利权人的专利无效、不可执行且未被侵权的宣告性判决；声称专利权人侵犯了被控侵权人的一项专利；以及反垄断反诉。（9）诉讼的“软”成本这些成本可能包括客户的员工为回应证据披露、在取证和庭审中作证所花费的时间和精力。（10）诉讼的附带成

163、本这可能包括对客户业务的影响，例如与诉讼相关的任何负面宣传。专利案件，尤其是那些涉及知名和高知名度产品的案件，往往会被法律媒体以外的媒体报道。2.考虑任何潜在的成本抵消在估算成本时，律师应考虑任何可能抵消成本的潜在因素，包括赔偿损失的可能性和估计金额、有可能收回律师费和诉讼费、客户是否有任何可以抵消部分费用的保险、是否有潜在的共同原告，包括被许可人或许可人，可以分担费用。3.考虑分阶段向客户提供成本估算由于大多数专利侵权诉讼都是在对案情进行全面审理之前解决的，因此专利权人的律师应考虑分阶段向客户提供成本估算。随着案件的展开，律师通常能够更好地对诉讼的未来阶段做出准确的估算，因为他们可以考虑在早

164、期阶段获得的信息，包括：任何影响客户索赔或被控侵权人抗辩和反诉力度的新信息；被控侵权人及其律师的能力；行动中案件各个节点的时间限制。（九）考虑美国国际贸易委员会（ITC）是否是处理争议的适当机构律师应确定被控侵权人是否在美国境外从事侵权活动并向美国进口侵权产品。如果是美国专利诉讼实务精要与百问百答/058这样，美国国际贸易委员会（ITC）有权审理 337 条款诉讼，律师可建议专利权人向ITC提起诉讼，以寻求更有力的禁令救济，该程序通常也更为迅速。（十）考虑替代性争议解决方案对诉讼费用的仔细估算可能会使当事人清醒过来。因此，律师应与当事人讨论仲裁和调解等替代性争议解决方式的可用性、优势和劣势。有

165、些法院会强制当事人对争议进行仲裁或调解。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）有一项上诉调解计划，并在其网站公布担任调解员的人员名单及其他资源。（十一）评估专利权人追讨赔偿的能力在许多专利侵权诉讼中，禁令救济是专利权人的主要目标。此外，原告还可能在专利诉讼中获得巨额赔偿金，尤其是在涉及故意侵权的案件中。在原告可以获得赔偿金的情况下，如果被控侵权人的资产有限或无法触及，那么追讨赔偿就会成为问题。在开始诉讼之前，专利权人的律师应考虑客户获得和收回潜在赔偿金的能力。律师应评估:可用的金钱补救措施以及获得补救的可能性；执行判决的可用方法；被控侵权者的资产，包括:其性质和位置；被控侵权人是否有足够的资产来履行

166、判决；以及 是否有任何资产可免于收缴。如果被控侵权人是外国人，外国司法管辖区是否承认判决；被控侵权人是否有可能承担全部或部分判决的保险；专利权人愿意花费多少钱来执行判决。（十二）发出保全证据的通知如果专利权人是公司或其他商业实体，律师应发出保全证据的通知提示该实体保存与诉讼相关的任何数据、记录（电子和纸质）和材料，并停止自动销毁电子数据。二、评估可能的辩护和反诉，及潜在的美国专利审查与上诉委员会（PTAB）行动律师应评估被控侵权人的潜在抗辩，包括积极抗辩和反诉。美国专利诉讼实务精要/059（一）典型的抗辩包括：不侵权；专利无效；不公平行为。此外，专利权人可能遇到的其他潜在抗辩包括被控侵权人的主

167、张：具有默示或明示许可，或者专利权人已用尽其专利权；根据第271（e）（1）条安全港（美国法典第35编第271（e）（1）条）；拥有第273节（35U.S.C.273）规定的在先使用权；正在从事授权产品的维修。此外，如果被控侵权人的活动已经持续了很长一段时间，律师应分析被控侵权人是否有可能根据美国法典第 35 编第 286 条进行衡平法抗辩或辩护（equitabledefense）。但律师应注意，如果侵权行为发生在第 286 节规定的六年期限内，则懈怠（Laches）不再是专利损害赔偿请求的抗辩理由。（二）专利权人可能遇到的典型反诉 专利权人被控侵犯了被控侵权人拥有的一项或多项专利；基于专利权

168、人的执法活动的反垄断违法行为。如果被控侵权人有很强的抗辩理由，专利权人可能需要重新考虑主张哪些权利要求，放弃哪些权利要求。此外，一个强有力的反诉，尤其是使专利权人承担比自己的权利要求更大的责任的反诉，可能会阻止专利权人提起诉讼。（三）律师还应考虑被控侵权人是否可以在美国专利审查与上诉委员会（PTAB）对该专利提出异议：IPR 或 PGR如果美国专利和商标局（USPTO）在最初受理涉案专利的申请时或在后序程序中考虑了最相关的现有技术，那么被控侵权人提出当事方之间复审或授权后复审申请的风险就会降到最低。在这种情况下，被控侵权人可能难以承受提起 IPR 程序或 PGR 所需的举证责任。但是，专利权人

169、应该预料到，被控侵权人会穷尽一切手段来提起此类诉讼，从而在诉讼中获得有利条件：暂停相关专利诉讼、对任何权利要求的有效性作出不利的裁决。三、评估是否发函在审查事实并确定专利权人可能提出的权利要求以及被控侵权人可能提出的抗辩和反诉之后，律师应通过评估确定发送律师函是否有价值：美国专利诉讼实务精要与百问百答/060（一）发送律师函的潜在风险律师函可能会带来被控侵权人针对该函提起宣告式判决诉讼的风险，要求法院宣告相关专利不构成侵权或系无效。通常情况下，被控侵权人会选择在对其有利的法院提起此类宣告式判决诉讼。如果事实表明，当事人之间存在实质性争议，而这些争议涉及的法律利益具有足够的直接性和现实性，足以作

170、出宣告式判决，则存在宣告式判决管辖权。从本质上讲，当所有情况都表明当事人之间存在争议时，就存在宣告式判决管辖权。例如，联邦巡回上诉法院（CAFC）认定，被控侵权人在以下情况下确立了宣告式判决管辖权（declaratoryjudgmentjurisdiction），专利权人：是一个只通过实施其专利获得利益的非实施实体（NPE），它向被控侵权人发送了多封信函，指明了相关专利，规定了较短的答复期限，并坚持要求被控侵权人不要提起诉讼；与被控侵权人启动许可谈判，与被控侵权人会面，并阐明其侵权立场，即使专利权人表示不会起诉被控侵权人。在评估这一风险时，律师应考虑被控侵权人可能提起宣告式判决诉讼的法院是否对

171、专利权人具有对人管辖权。专利权人面临的其他风险包括：如果信函内容过激或与实际情况不符，可能会给专利权人带来负面影响；被控侵权人先于专利权人聘用关键专家的风险；根据具体情况，被控侵权人有可能提出侵权干扰合同的索赔。（二）发送律师函的潜在益处发送律师函的潜在好处包括：不通过诉讼解决争端；如果被控侵权人无视信函，则为认定故意侵权和增加赔偿金提供支持；向被控侵权人提供侵权索赔的实际通知，以便专利权人最大限度地获得潜在的赔偿金。如果专利产品上没有标注所主张的专利号，赔偿金通常从被控侵权人收到被控侵权的具体专利和产品或产品组的实际通知之日起计算。（三）发送律师函的内容和语气虽然具体内容会根据专利权人的目标

172、而有所不同，但律师应根据其是否寻求最大限度美国专利诉讼实务精要/061地减少宣告式判决管辖权的产生来缓和信函的攻击性。但是，律师应当注意，避免使用“侵权”或“诉讼”等字眼可能无法避免宣告式判决管辖权的产生。如果专利权人预计会提起诉讼，或者希望保留对审判地的选择权，那么在发送律师函之前，可以在其希望的审判地提出诉讼，但不送达诉状。在这种情况下，律师函可以更加积极，并且可能：简明扼要地描述专利权人的权利要求和所寻求的救济；要求被控侵权者在某一特定日期之前回信；书面说明信函中的任何内容都无意放弃专利权人的任何法律和衡平法权利和补救措施，并且明确保留所有这些权利和补救措施。在采取这种策略之前，律师应该

173、充分考虑，一旦提起诉讼，被控侵权人很可能会迅速发现此事，因为许多企业都设有诉讼提醒机制，一旦有人对其提出诉讼即会收到提醒。诉讼的提起，至少会为最初的讨论定下一个有争议的基调。此外，如果专利权人的律师知道被控侵权人由某位律师代理，根据相关州的职业道德规则，可能会要求专利权人律师直接向该代理律师发送信函。四、确认专利权人可以向联邦法院提起诉讼在律师和客户共同审查事实和潜在索赔、评估相关费用，并审查专利权人与被控侵权人之间的所有协议后，专利权人可能会决定继续诉讼。但是，律师还必须要考虑专利权人是否具备在联邦法院提起诉讼的资格，并确认是否存在实际争议，以及原告是否具备起诉资格。（一）实际争议联邦法院仅

174、有权裁决有实际争议的案件（美国宪法第 3 条第2款第1项）。在专利诉讼中，如果专利权人对正在实施侵权行为的被控侵权人提起诉讼，则一般不存在关于“实际争议”要求的问题。但是，在专利权人寻求禁令救济、而侵权活动已不再发生的情况下，“实际争议”要求可能会成为一个问题（尽管一般情况下，仍可主张金钱赔偿）。被控侵权人提起的宣告式判决诉讼在宣告式判决诉讼中，被控侵权人在收到专利权人发出的停止侵权信函后，请求法院要求专利权人作出不侵权的声明，在此情形下，“实际争议”要求也可能成为一个问题。联邦法院在评估是否存在实际争议时，应遵循最高法院 2007 年MedImmune案判美国专利诉讼实务精要与百问百答/06

175、2决中规定的标准，该判决拓宽了在专利诉讼中适当提起宣告性判决诉讼的情形。（二）起诉资格原告必须具备起诉资格。只有对专利拥有合法所有权的人，才有资格起诉专利侵权。因此，在专利权人是原告的情况下，诉讼资格通常不是问题。但是，在以下情况下可能会出现诉讼资格问题：只有一名专利共有人是原告；提起诉讼时专利权并不存在；独占被许可人试图以自己的名义提起专利侵权诉讼，因为独占被许可人如果不具备以下条件，可能就不具备诉讼资格：所主张专利的所有实质性权利；或 针对被控侵权人的排除性权利。五、确认适格当事人在确认客户可以提起联邦诉讼后，律师应考虑在诉讼中的适格当事人。（一）一般考虑因素专利权人必须是真正的利益方，并

176、具有起诉的法律行为能力。通常情况下，在专利权人提起诉讼的情况下，这些要求不会引起任何问题。律师应考虑所有必要和不可或缺的当事人。例如，当专利被许可人试图向第三方侵权人提出专利侵权索赔时，许可人（专利权人）通常是不可或缺的必要当事人。但是，如果许可协议被视为转让协议，则无需加入许可人。（二）专利诉讼中的特定被告在专利侵权诉讼中，根据所主张的权利要求和案件事实，潜在被告可能包括：产品制造商；产品经销商；母公司、子公司和关联公司；被继承人、继承人和受让人；被告的公司官员；最终用户。美国专利诉讼实务精要/063（三）次要责任在评估潜在被告时，专利权人的律师应考虑被控侵权人是否是直接侵权；或者可能根据间

177、接侵权责任理论承担责任，例如共同侵权。（四）公司高管 如果公司高管和其他员工在知情的情况下主动导致侵权行为，则可能要对公司的侵权行为承担个人责任。六、确认对被控侵权人的对人管辖权对人管辖权是指法院有权决定与法院所在州有联系的个人和实体的权利和义务。当被告与所在州有足够的最低限度接触时，联邦地区法院一般可获得对被告的对人管辖权，从而使诉讼不违反“公平竞争和实质正义的传统观念”的正当程序标准。尽管双方可能在合同中同意接受法院的管辖，但只有在法院地国境内或境外向被告送达传票和诉状后，法院才能获得对被告的对人管辖权。联邦巡回上诉法院（CAFC）的法律适用于专利侵权案件中的对人管辖权问题（一）州内被告法

178、院通常可对在地区所在州内收到传票和诉状的被告个人行使对人管辖权。（二）州外被告法院通常可以对在另一司法管辖区收到传票和起诉书的州外被告行使对人管辖权，前提是满足法院地州对非居民的长臂管辖规则。法院根据适用的长臂管辖规则对被告行使对人管辖权，还必须符合美国宪法的正当程序条款。当一州对州外被告行使以下任一类型的管辖权时，即符合正当程序：1.普通管辖权。法院可对在法院地所在国有持续和系统业务联系的被告行使普通管辖权。例如，如果被控侵权人通过在法院地所在国的多个分销商销售产品并获得大量收入，即使被控侵权人并未在法院地所在国销售被控产品，也存在普通管辖权。然而，专利权人在法院地所在国零星销售专利产品，以

179、及在该国没有销售专利产品的网站广告，并不足以构成法院在宣告式判决诉讼中对专利权人行使普通管辖权的接触。2.特定管辖权。在以下情况下，法院可对专利侵权案件中的被告行使特定管辖权：美国专利诉讼实务精要与百问百答/064 被告故意针对论坛居民开展活动；索赔是由被告在法院地的活动引起或与之有关；以及 主张对人管辖权是合理和公平的。七、确定合适的审判地专利权人还必须确保其诉讼在适当的地点开始，这里指原告开始诉讼的地方法院。如果诉讼为专利权人提供了一系列地点选择，专利权人可以向任何与权利要求有实质性联系的地区法院提起诉讼。专利权人的律师应考虑可能合适的审判地地区法院的实体法和程序法，以及地区法院处理案件的

180、预期速度，以确定对客户最有利的审判地。（一）审判地概况专利侵权诉讼一般可在被告一方所在的司法管辖区提起：被告是当地居民；且已实施侵权行为，并有固定经营场所。专利权人的律师在选择审判地时应考虑的其他因素包括：法院在专利事务方面的经验；法院审理案件的速度和积压情况；法院的地方规则，包括专利规则。（二）不方便法院的考虑因素在选择审判地时，专利权人的律师还应考虑审判地方便或不方便的因素，如果被控侵权人根据美国法典第 28 编第 1404（a）条提出转移诉讼，法院可能会考虑这些因素，包括审判地的位置：双方、证人、被控侵权人的商业记录。八、考虑潜在的第三方问题原告开始诉讼后，被告可对非当事人提起诉讼，该非

181、当事人对专利权人针对被告的索赔负有责任或可能负有责任（FRCP14（a）（1）。被告成为第三方原告，被诉人成为第三方被告（FRCP14（a）（1）（2）。第三方被告可向原告主张由交易或事件引起的任何索赔，而该交易或事件正是原告向被告索赔的标的（联邦民事程序规则 第14（a）（2）（D）条）。九、确认是否存在相关案件法院通常要求原告在诉讼开始时指明任何未决案件或最近审结的案件。如果事实和法律问题相似，或案件源于相同的交易或事件，则一个民事案件与另一个民事案件相关。美国专利诉讼实务精要/065 可将案件指派给主审相关案件的法官法官一般是随机分配给案件的，以防止律师和当事人选择某位法官审理案件。但是

182、，相关案件很可能被分配给同一法官，以避免不必要的司法工作重复。如果法官在相关案件中的言行体现出其对原告的立场缺乏同情，律师应重新考虑是否在同一个法院提起诉讼，或考虑提起诉讼的其他方案。美国专利诉讼百问百答美国专利诉讼百问百答/067一、如何提前预知专利侵权诉讼的风险1.如何得知他人在特定产品上拥有专利？根据美国专利法的规定，专利权人可以通过标注专利标识的方式通知公众其已经获得专利权，如果没有标注的话，专利权人必须通知侵权人其已经侵犯了自身的专利权才能获得赔偿，并且只能就通知后发生的侵权行为获得赔偿，如果不通知的话（同时也没有标注专利标识），专利权人就无法获得任何赔偿。专利权人需在其产品上标注“

183、patent”字样或其缩写“pat.”，连同该专利的专利号；或者标注“patent”字样或其缩写“pat.”，连同公众可免费访问的网站网址，供公众免费查阅相关专利信息。如果因为产品的性质无法标注，需将含有类似通告的卷标附在产品上，或含有一个或数个产品的包装物上，以通告社会公众。若专利权人及其被许可人已按上述方式对受专利保护的产品进行了标注，即使其未曾向被控专利侵权人发出实际侵权通知，专利权人依然能够在日后的专利侵权诉讼中获得相应的损害赔偿（自专利权人依法在其受专利保护的产品上标注专利标识之日起计算）。否则，专利权人就必须证明被控侵权人已经被实际通知，且赔偿也仅从实际通知送达之后开始计算。总之，

184、美国专利法中法定的事先通知有两种：一是以在该产品上标注专利标识的方式构成的“推定通知”；二是实际侵权通知，如发出律师警告函、向法院起诉等举措。此处要求专利权人向被控侵权人发出实际侵权通知的目的，无非是为了确保被控侵权人在其承担侵权责任期间，能够知晓该专利权的存在及其行为的侵权性质。FTO（FreedomToOperate）分析是一种评估特定企业是否可以自由使用和开发某项技术，并将该技术生产的产品投入市场的侵权风险的方法。FTO 分析对于规避专利侵权风险至关重要，尤其在产品商业化前夕、拟上市阶段等关键时期。（1）FTO 分析的主要工作内容 专利侵权风险分析：根据目标产品的技术特征和可能使用的地域

185、，制定检索策略并检索出对比专利，进行侵权分析。这有助于预判专利侵权风险并提出规避建议。专利侵权风险应对：基于侵权对比分析的结果，提供相应的应对建议，包括侵权抗辩可行性分析、侵权规避建议、专利权人行权情况分析等，为企业提供专业且具体可行的风险应对措施。美国专利诉讼实务精要与百问百答/068 商业秘密侵权风险分析：针对技术信息的侵权风险判断，包括保密义务分析等工作。（2）FTO（Freedom To Operate）必要场景 新产品开发：当企业计划推出新产品或技术时，进行 FTO 分析有助于确定是否存在专利侵权风险，从而避免产品上市后被控侵权。商业扩张：如果企业计划进入新市场或扩大现有业务，FTO

186、 分析可以帮助评估在该市场上是否存在专利侵权风险。技术许可和合作：在考虑技术许可、合作或收购其他公司的技术时，FTO 分析可以帮助确定是否存在专利侵权风险。专利诉讼风险规避：FTO 分析有助于规避专利诉讼风险，降低企业在使用特定技术时侵犯他人专利权的风险。（3）FTO（Freedom To Operate）分析的成本决定因素 复杂性和范围：成本取决于分析的复杂性和所涵盖的技术领域。针对特定产品或技术的详细分析可能需要更多的时间和资源。专业机构费用：如果委托专业机构进行 FTO 分析，其通常会根据项目的复杂性、所需的检索范围和深度以及其他因素来收费，具体费用可能因不同机构而有所差异。检索和分析工

187、具：使用专业的专利数据库和分析工具进行检索和分析可能需要订阅费用。这些工具通常采用不同的定价模式。人员和时间：FTO 分析需要专业人员投入时间和专业知识。人员的工资和所需的工作时间也会影响成本。报告和建议：FTO 分析通常包括详细的报告和建议，以帮助企业理解风险并采取相应措施。编写和生成这些报告也需要成本。2.FTO 分析可以由企业员工自己完成吗？那么企业能够让自己的内部员工完成分析吗？是否一定要聘请外部律师呢？答案是“不一定”，需要根据不同情况来决定。内部律师和外部律师在 FTO 分析方面的不同，对比如下：（1）内部律师：雇佣关系：内部律师是公司雇员，直接受雇于企业。公司知识：由于他们长期在

188、公司工作，对公司的业务、技术和产品有更深入的了解。法律咨询：内部律师通常为公司提供广泛的法律咨询，包括 FTO 分析。美国专利诉讼百问百答/069 保密性：作为公司的一部分，他们对公司信息负有更高的保密义务。（2）外部律师：独立性：外部律师是独立的法律专业人士，通常由公司委托进行特定的法律工作。专业知识：他们可能具有更广泛的专业知识，因为他们服务于多个客户，涉及不同行业和技术领域。客户利益：外部律师的职责是代表客户的利益，而不是公司的利益。法律意见：他们提供专业的法律意见，帮助公司评估 FTO 风险并制定相应策略。综上，内部律师和外部律师在 FTO 分析中的角色不同。内部律师更了解公司内部情况

189、，而外部律师则具有更广泛的法律专业知识和独立性。如果仅仅是考虑风险不大的内部业务决策，内部律师的意见也许足够。但是如果涉及较为重大的产品或项目，或者可能涉及较大的风险责任，则应该尽早获得外部律师的意见。因为在美国专利诉讼中，FTO 分析报告可以用来证明企业没有构成故意侵权，从而降低被判恶意侵权的风险。美国专利法规定，对故意侵权行为可判处三倍赔偿，并可能附加赔偿律师费。如果被告在是否寻求过律师法律意见这个问题上保持沉默，法院会推定被告没有取得律师的法律意见，或者律师出具了不利于被告的法律意见。相反，如果企业出具结论为不侵权的外部律师法律意见，则可以有力证明自己系基于独立的分析意见，认为不侵权才实

190、施相关制造、销售等被控侵权行为，有效地抗辩故意侵权的指控，从而避免高额的赔偿责任。3.是否收到过来自美国的专利侵权警告函？侵权警告函是权利人发给侵权人的正式通知，通常会包含权利人对自己相关专利权利的描述和细节信息、对收件人哪些产品或行为构成侵权的描述，以及权利人的诉求（一般是停止侵权行为、进行赔偿等）。权利人发送侵权警告函的初衷多种多样，有的是希望通过警告函达到不诉讼即制止侵权行为的目的，有的是为了诉讼并寻求赔偿金额的必要步骤，还有的是在证据不确凿的情况下试图通过警告函进行试探，或者达到干扰对方的目的。如前所述，由于美国专利权人必须通知侵权人其已经侵犯了自身的专利权才能获得赔偿，并且只能就通知

191、后发生的侵权行为获得赔偿。因此，在美国，发送专利侵权警告函可能是发起专利诉讼的前奏。此外，如果接到侵权警告函仍然不停止侵权行为，则该事实也可能成为故意侵权的情节，被判承担更高的赔偿金。因此，收到侵权警告函以后，务必认真对待、妥善处理，最不可取的就是置之不理、视而不见，这有可能给公司带来极大的风险。美国专利诉讼实务精要与百问百答/0704.收到警告函后怎么办？如果收到对方的律师函，建议及时寻求律师的专业意见，认真研究信函内容，分析对方的权利基础和主张，自查是否存在所指控的侵权行为，包括分析产品侵权与否。您可以采取以下步骤来应对：评估风险：首先，评估警告函中所涉及的专利侵权风险。您可以寻求专业律师

192、的意见，确定是否存在侵权可能性。专利侵权分析：针对涉及的产品和美国专利，进行侵权分析，确定是否侵权以及可能侵权与否。这需要专业律师的协助。积极应对：如果您认为存在侵权风险，应该积极应对警告函。切勿置之不理，因为被控侵权人在不应对的情况下，可能被认定为故意侵权。律师意见：寻求有美国资质的律师，出具不侵犯专利权的法律意见书，或者做规避设计。和解协议：如果可能，与专利权人沟通，寻求和解协议或许可。有时和解是解决争议的有效方式。抢先出击、提起“确认不侵权之诉”：如果侵权风险低且律师函根据不足，但是律师函已明确指控侵权，可以考虑主动提起“确认不侵权之诉”，请求法院确认不存在侵权行为。如果对方的律师函发送

193、对象不仅限于公司自己，也包括客户、经销商等对象，公司应该怎么办呢？面对这种情况，首先还是需要分析产品侵权与否，及时寻求律师的专业意见。如果产品未侵权，但对方的律师函存在不实内容，或者其内容属于恶意干扰企业的业务和商业关系，那么对方可能触犯了商业诽谤（CommercialDisparagement）或者不正当竞争（UnfairCompetition）。在美国，您可以依据相关法律（如联邦的兰哈姆法案（LanhamAct）或者各州的不正当竞争法）起诉，指控对方的不当行为。如果对方的行为严重，您还可以向法院申请禁制令（CeaseandDesistOrder），要求对方立即停止向客户和经销商发送类似信函

194、。商业诽谤和不正当竞争的指控，可以与上述的“确认不侵权之诉”一起提出。在维护商业关系方面，如果您经过分析后，确信自己的产品不存在侵权行为，可以考虑请专业的知识产权律师针对律师函中提到的专利和产品出具一份非侵权意见书（Non-infringementOpinion），以证明您的产品并未侵犯对方的专利。由此也可以增强客户美国专利诉讼百问百答/071和经销商的信心。另一方面，如果担心客户和经销商会持续受到类似的干扰，您也可以考虑主动加强合同保护，在双方的合同中加入或加强侵权责任免除条款和知识产权担保条款。侵权责任免除条款可以明确规定如果发生专利侵权纠纷，责任如何分配。知识产权担保条款可以向客户或经销

195、商提供保障，表明您将对因产品侵权引起的纠纷承担责任和赔偿。如果您评估后认为对方的侵权警告有一定依据，也可以考虑通过谈判寻求和解。达成合适的许可协议不仅能避免纠纷升级，还能比诉讼更迅速地解决业务纠纷，维护客户和经销商的关系。5.如何提前知道自己在美国被诉专利侵权？美国联邦法院案件档案以电子方式保存，并可通过基于互联网的法庭电子记录公共访问网站（PACER，https:/pacer.uscourts.gov/）服务获取。PACER 允许任何拥有帐户的用户搜索和查找上诉法院、地区法院和破产法院的案件和案卷信息。如果您不确定案件是向哪个特定联邦法院提起的，可以使用PACER案件定位器（https:/p

196、acer.uscourts.gov/find-case/search-national-index）查找，还可以在美国全国范围内进行搜索，以确定一方是否涉及联邦案件。该数据库每日凌晨更新，确保信息及时准确。中国企业可以通过法庭电子记录公共访问网站（PACER）第一时间获悉自己在美国被诉专利侵权的情况，也可以委托外部律师进行监控和预警。6.中国企业一般是怎么知道被诉的？中国企业正式知悉被诉，往往从收到法院的一纸传票开始。在收到传票之前，也有可能从律师事务所或者建立了预警机制的机构处得知。在许多情况下，专利权人会提起诉讼，但暂时不会送达诉讼文书。有时专利权人提起诉讼后，会主动联系被指控的侵权人，并

197、与其进行数月的谈判，而不向其送达诉讼文书。在美国，诉讼文书的送达程序可以因法院级别和被告的所在地而有所不同。对于美国联邦法院，联邦民事诉讼规则第 4 条规定的送达方式包括：个人送达（Personal Service）：将诉讼文件直接交给被告本人。留置送达（Substituted Service）：将文件交给被告住所内适当年龄和判断力的成年人。代理人送达（Agent Service）：将文件送达被告指定或法律授权的代理人。邮寄送达（Mail Service）：原告可请求被告放弃正式送达以简化程序，在这种情况下，允许通过邮件进行送达。美国专利诉讼实务精要与百问百答/072在美国各州的州法院，送达程

198、序依据各州的法律规定，通常也包括上述联邦法院的送达方式。有些州还允许公告送达（ServicebyPublication）当无法找到被告时，通过报纸等公共媒介公告送达。由于中国企业的总部一般位于中国，同时也可能有商业活动、分支机构、财产、高管位于美国，因此面对美国诉讼的域外送达，应当根据中美两国各自对于送达程序的要求来酌情处理。在中国法的视角下，原告应当按照海牙送达公约中的中央机关转递（中国司法部）途径，对中国主体进行送达。中国只承认海牙送达公约下的中央机关转递途径是美国进行域外送达的唯一合法途径。而邮寄、电子邮件、传真和公告在中国法视角下均是无效送达。中央机关转递主要步骤包括：（1）符合海牙送

199、达公约的请求方向司法部（中国指定的中央机关）发送域外送达的请求书和送达文书；（2）司法部审查合格后转递送达文书及手续文件至最高人民法院；（3）最高人民法院审查合格后转递至高级人民法院；（4）高级人民法院审查合格后转递至中级人民法院或基层人民法院；（5）中级人民法院或基层人民法院执行送达（高级人民法院也可视情况直接安排送达）；（6）在送达回证审核无误后，中级人民法院或基层人民法院将制作送达结果转递函并层层转递，最终由司法部将送达结果退回请求方。美国法院需要根据联邦民事诉讼规则（FederalRulesofCivilProcedure）第4 条的规定进行送达。如果被送达的当事人是境外的主体，则根据

200、该第 4 条（f）款的规定，美国允许的送达方式包括三种：第一是根据公约送达（如海牙送达公约的规定送达）；第二是如果没有公约，或者公约允许但没有特定规定的情形下，则通过三种选择方式送达（包括按照该外国的国内规定的法院文书送达方法、根据该外国机关通常应对调查令或请求令的文书处理方法，以及该外国法不禁止的任何方法包括邮寄、当面送达等）；第三是任何其他方式，只要不被公约禁止即可。所以，在美国法下被允许的送达方式是非常灵活多样的，且由原告律师自行完成（而不是像国内都通过法院完成）后提供凭证给法院。只要美国法院认可该等送达有效，则可以有效推进美国诉讼程序。但是，如果该判决后续需要在中国申请执行，中国企业可

201、以在送达是否有效等问题上做文章。但这会涉及一系列非常专业且复杂的法律问题分析和论证。实践中，美国原告可能会尝试通过多种手段便利其送达程序，包括送达给外国企业在美国境内的子公司、办公室、雇员或代表等。因此，中国企业需要特别关注对方的送达方式，并在专业律师协助下分析利弊，采取恰当的应对措施。美国专利诉讼百问百答/073二、被诉后必须迅速了解的基本知识7.有效送达的诉讼材料应包括什么内容？在美国专利诉讼中，有效送达的诉讼材料应包括以下内容：民事起诉状（Complaint）：这是原告向法院提起诉讼的正式文件，其中包含了对被告的指控、诉讼请求以及案件的基本事实。传票（Summons）：传票是法院发出的正

202、式通知，告知被告有关诉讼的信息，包括起诉状的副本和出庭日期。被告必须在规定的时间内作出反应，否则可能面临缺席判决。其他附加文件：根据具体案件，可能还需要提交其他文件，例如陈述事实的声明、证据清单、专利文件、专家证人的报告等。在文件的语言方面，海牙送达公约第 5 条规定，文书发往国的中央机关可以要求将送达的文件翻译成该国的官方语言。中国在海牙送达公约框架下，要求所有送达的司法文书和司法外文书必须附有中文译本。由于美国与中国没有双边条约，因此，美国根据 海牙送达公约 所送达的司法文书应当翻译为中文，否则当事人有权拒收。在此情况下，中国企业在收到送达文件后，应及时审查是否具有中文翻译，若无中文翻译则

203、可以拒收送达。另外，由于外国企业不够了解中国主体信息的查询途径，因此其翻译件中受送达人的姓名和地址可能存在翻译错误，出现此情形时，中国企业也可以考虑以此为由拒收送达。总之，民事起诉状和传票是美国专利诉讼中被告必须收到的重要文件。被告应该密切关注这些文件，并在规定的时间内作出适当的反应。请注意，根据美国联邦民事诉讼规则的规定，被告应在正确送达后 21 天内进行答辩。8.美国专利诉讼有哪些类型，审理上有什么不一样吗？美国专利诉讼涉及多种类型，审理方式也因类型而异。以下是一些常见的美国专利诉讼类型和审理上的不同之处：（1）侵权诉讼：类型：原告主张被告侵犯了其专利权，要求赔偿损失。被告对原告提起的专利

204、进行无效性挑战和不侵权抗辩等。美国专利诉讼实务精要与百问百答/074 审理方式：通常由法官审理，但也可以由陪审团审理。（2）无效行政程序：类型：包括复审、再审查等程序，用于审查专利的有效性。目前 InterParteRe-examination（IPR）是最常见的无效行政程序。审理方式：由美国专利和商标局（USPTO）进行行政审查。申请人须送达专利权人或者专利权人的代表19。送达专利权人时，申请人须送达该专利在美国专利和商标局（USPTO）登记的通讯地址20。专利权人的代表可以是专利权人在美国专利和商标局（USPTO）提交过授权书（powerofattorney）的代理人。如果专利权人在 IP

205、R 中有登记在册的代理律师（counselofrecord），申请人须同时送达专利权人的代理律师21。IPR 的送达方式一般是邮件送达，双方同意的情况下可以电子送达。对于中国的专利权人，一般其美国专利都有美国的代理人，因此送达程序相比普通诉讼会快很多。（3）确认诉讼（Declaratory judgment action）：类型：美国专利诉讼中的 declaratoryjudgmentaction 是一种主动诉讼，由担心被专利权人起诉的被告提起，以求法院判定其产品或行为未侵犯专利权人的专利，或者专利权人的专利是无效或不可执行的。这种诉讼的目的是在专利权人发起侵权诉讼之前，解决被告的不确定性或不

206、安全感。审理方式：通常由法官审理，但也可以由陪审团审理。9.美国专利侵权诉讼的流程是怎样的？一般会持续多久？美国专利侵权诉讼的大致流程如下图所示：美国专利侵权诉讼一般会持续 2-6 年，平均在 2-3 年左右，大约有以下几个阶段：（1）送达阶段根据正当程序原则和联邦民事程序规则及各州民事程序中的送达规则，美国专利诉1935U.S.C.312（a）（5）.2037C.F.R.42.105（a）.2137C.F.R.42.6（e）（3）.法院召开案件日程安排听证会，取证开始马克曼听证会，确定专利范围专家取证庭审上诉原告提起诉讼诉状送达被告被告回应并提出反诉原告回应被告的反诉美国专利诉讼百问百答/0

207、75讼需要按照送达规则对中国主体进行域外送达，而中国也对接收外国法院的域外送达作出了规定和要求。在中国法的视角下，原告应当按照 海牙送达公约 中的中央机关转递（中国司法部）途径，对中国主体进行送达。被告应在收到诉状送达的21天内向法院提交答辩。送达（service）是实现通知（notice）的一种途径。如果没有有效的送达，被告可以向法院申请驳回起诉。（2）答辩前动议如果存在下列情形，被告及其代理律师可以在正式答辩前提出动议，请求法院驳回原告起诉。例如，提出以下动议：1）驳回原告起诉（Motiontodismiss）若存在法院缺乏管辖权、被告不适格、不适合辖区、送达文件存在瑕疵、送达程序存在瑕疵

208、等问题，被告可以针对这些问题提出动议，驳回原告诉讼。特别要注意的是，被告必须在答辩前提出动议，提出缺乏属人管辖权、辖区不当、送达文件不当和送达程序不当等抗辩，否则会视为放弃该抗辩理由。2）删除动议（Motiontostrike）如果原告的法律文书中存在不充分的、多余的、无关紧要的、不相关的或者诽谤性的内容，被告可以提出删除动议，要求删除上述内容。3）要求更明确陈述动议（Motionformoredefinitestatement）如果原告起诉状的陈述非常含糊，以致不能合理地要求被告提交答辩状时，被告可以提出审前动议，指出不清楚的内容以及需要补充的细节。如果法院驳回以上请求，则被告应当按原来的期

209、限进行正式答辩。（3）答辩阶段被告在正确送达起诉状之后，需在 21 日之内提交答辩状，如通过填写送达豁免表格的方式放弃正式送达，可以将答辩期延长至 60 日，美国境外主体延长至 90 日。被告需要在答辩状中明确所有的抗辩理由，否则意味着其明确放弃该抗辩理由，在后续专利侵权的民事诉讼程序中，不得再加入该抗辩理由。（4）案件管理会议（Case Management Conference,CMC）这一会议通常被简称为“Rule16 会议”或“CMC”。案件管理会议是美国诉讼过程中的一个重要环节。它是指在正式审判之前，法官和双方律师就案件的进展和安排进行的一次会议。在这次会议上，法官和双方律师会讨论以

210、下事项：1）案件的基本情况和争议点；2）证据的收集和交换；3）可能的和解或调解；4）诉讼的时间表；和 5）其他可能影响案件美国专利诉讼实务精要与百问百答/076的因素。案件管理会议的目的是为了促进案件的高效和公正的处理，避免不必要的延误和费用，以及增加双方达成和解的可能性。通常在提交诉状后 3-6 个月左右举行。大约 59%的专利诉讼会进入到这个阶段。其中，超过 90%的案件可以在答辩后 10 个月内完成该阶段。（5）证据开示（Discovery）阶段证据开示是指在正式审判之前，双方当事人必须向对方透露自己拥有的与案件相关的证据，包括文件、证人、专家意见等。证据开示的目的是为了保证诉讼的公开和

211、公平，避免出现“惊喜证据”或“试探性诉讼”，以及促进双方的和解或调解。证据开示的方式有两种：强制性证据开示和自愿性证据开示。强制性证据开示是指法院根据联邦民事诉讼规则，要求双方当事人在一定期限内，向对方提供一定范围内的证据。自愿性证据开示是指双方当事人在没有法院命令的情况下，根据自己的意愿，向对方提供更多的证据。证据开示的过程通常包括以下几个阶段：初始证据开示：在案件管理会议（CMC）之前或之后，双方当事人必须向对方提供一些基本的证据，例如当事人的身份、涉案的文件、可能的证人等。专家证据开示：在正式审判之前，双方当事人必须向对方透露自己打算使用的专家证据，包括专家的资格、报告、意见等。预审证据

212、开示：在正式审判之前，双方当事人必须向对方和法院提交一份预审证据清单，列出自己打算在审判中使用的所有证据，以及对方可能反对的证据。补充证据开示：在任何阶段，如果双方当事人发现自己的证据有变化、遗漏或错误，必须及时向对方和法院补充或更正。（6）马克曼听证阶段马克曼听证阶段主要是根据联邦地区法院的专利诉讼程序规则进行权利要求保护范围的解释。如果该程序的结论对被告有利，被告往往会要求法院不再开庭审理专利侵权问题，直接宣告被告不侵权，并驳回原告的诉讼请求。此时，法院一般会支持被告该动议，并作出对被告有利的不审即判裁决。约 12%-20%的专利诉讼会经历马克曼听证阶段，该阶段通常距离原告提交诉状已过去

213、22.5 个月（最快约 12 个月，最慢约 24 个月）。如果从案件管理会议结束时起算，通常已过去约 17 个月，距离案件结束仍约有 20 个月。（7）审前动议程序审查双方的专家报告之后，原告或者被告可以提出即决判决动议（Summary美国专利诉讼百问百答/077Judgment）和/或临时禁令请求。其中，即决判决动议是用于在陪审团庭审前结束诉讼或者解决诉讼中的特定问题。例如，原告认为案件事实清楚，通过即决判决动议请求法官不经过陪审团裁决而径行确认被告侵权；或者，被告认为案件事实清楚，通过即决判决动议确认被控侵权技术方案不侵权或者确认专利权无效。法官会主持听证会审理上述审前动议，针对上述动议作

214、出判断。通常而言，除非案情非常明确，法官更倾向于不接受上述即决判决动议，而由陪审团对有争议的事实作出相应判决。（8）庭审（Trial）阶段进行到这一步的专利侵权纠纷案件基本只剩下不到 5%。案件进行到庭审阶段的时间平均在 30 个月左右。陪审团审理（JuryTrial）的过程包括以下几个阶段：开庭陈述（opening statement）：双方律师向陪审团介绍案件的基本情况和主要论点。证据呈现（presentation of evidence）：双方律师通过证人的证词和实物的展示，向陪审团提供有利于自己的证据。双方律师可以对对方的证人进行交叉询问（cross-examination），以质疑其

215、可信度或证据的相关性。结案陈述（closing argument）：双方律师总结自己的证据和论点，试图说服陪审团支持自己的立场。法官指示（jury instruction）：法官向陪审团解释适用于案件的法律规则和标准，以及陪审团应该如何根据证据作出判决。陪审团审议（jury deliberation）：陪审团退庭进行私密的讨论，以达成一致的判决。如果陪审团无法达成一致，那么法官可以宣布案件无法判决（mistrial），并可能重新安排另一次 JuryTrial。陪审团判决（jury verdict）：陪审团返回法庭，宣布对案件的判决。如果陪审团认定被告侵犯了原告的专利权，那么陪审团还可以确定赔偿

216、金额。如果没有陪审团审理，则由法官独立审理。在这种情况下，法官既负责判定法律问题，又负责判定事实问题。可以理解为法官代替了陪审团。（9）审后程序阶段双方可以在规定的期限内向法官请求重新审理（motionforanewtrial）或判决不当（Renewedmotionforjudgmentasamatteroflaw），或者向上级法院提出上诉。根据联邦民事程序规则第 50 条的规定，如法官认为理性的陪审团没有充足的法律基美国专利诉讼实务精要与百问百答/078础作出相应裁决，可以支持判决不当（Renewedmotionforjudgmentasamatteroflaw），或者依据新庭审的动议重新进

217、行庭审。（10）最终判决/上诉如原告或被告对陪审团或法官的最终判决不服，可以上诉到联邦巡回上诉法院（CAFC）。所有专利侵权案件只能上诉到一个统一的联邦巡回上诉法院（CAFC）。通常而言，联邦巡回上诉法院（CAFC）在上诉审理中不仅审查法律问题，还会审查事实问题。对于法律问题，联邦巡回上诉法院（CAFC）采用重新审查（denovo）的标准。对于事实问题，联邦巡回上诉法院（CAFC）则采用明显错误（clearlyerroneous）标准、或实质性证据（Substantialevidence）的标准。此外，如果对联邦巡回上诉法院（CAFC）的判决不服，可以申请联邦最高法院提案审理。联邦最高法院只接

218、受具有影响的特定案件申诉。10.应对美国的专利诉讼的费用如何？如果胜诉，能让对方承担吗？美国专利侵权诉讼费用昂贵，程序及法律复杂。一旦在美国卷入专利侵权诉讼，企业就极有可能意味着加入了一场耗时耗资的“马拉松”诉讼周期一般在 2-6 年，平均为2-3 年左右。完整经历美国专利诉讼程序的平均律师费在 250-400 万美元之间。该费用仅仅是针对一个专利的诉讼；如果诉讼涉及多个专利，则律师费还会相应提高。除律师费之外，还存在其他支出，数额一般是律师费的 20%-30%。在美国，原则上民事案件中无论胜败，双方各自承担自己的律师费用。但在某些特殊情况下，胜诉方有权要求败诉方承担律师费用。（详见问题 11

219、面对美国专利侵权诉讼，我有什么应对选项？）。11.面对美国专利侵权诉讼，我有什么应对选项？如果您被指控侵犯了他人的专利权，您有以下几种应对方式：寻求和解：这是一种在诉讼之前或之中，通过协商达成的解决方案。和解可以节省双方的时间和费用，避免不确定的法院判决，以及保护双方的商业利益和声誉。和解的形式可以有多种，例如支付一定的赔偿金，授予或交叉授权专利，或者停止使用侵权的产品或方法。积极应诉：这是一种在美国法庭为自己的权利或立场进行辩解的方式。辩护的目的是使法官或陪审团相信您没有侵犯他人的专利权，或者原告的专利权是无效的。辩护的策略可以有多种，例如质疑对方的专利的有效性、可执行性，或者范围，或者证明

220、您的产品或方法与对方的专利不同，或者有合理的使用理由。美国专利诉讼百问百答/079 发起反诉：这是一种在被诉之后，对原告提出反诉的做法。反诉的目的是使对方撤回或放弃诉讼，或者赢得自己的权益。反诉的内容可以有多种，例如指控对方的专利是无效的（比如发起 IPR 程序），或者对方侵犯了您的专利权，对方的诉讼是恶意的或滥用的，或者对方的行为属于商业诋毁等。反诉不限于美国，也可以在中国或其他有利的国家和地区提起。12.诉讼的最坏结果会是什么？一旦在专利侵权诉讼中完全败诉，被告将面临数百万甚至上千万美元的损害赔偿（damages），包括侵权损害赔偿，甚至是惩罚性赔偿。此外，如果专利权人证明存在侵权行为，并

221、表明金钱损害赔偿不是有效的救济措施，则被告有 60%-80%的可能性面临法院颁布永久禁令。这就意味着该产品将失去美国市场。总之，如果中国企业的产品被美国法院判定构成专利侵权，可能将面临巨额侵权赔偿、失去美国市场、丧失业务机会（包括客户流失）以及企业形象受损等一系列风险。13.对方还可能采取什么法律手段？在美国被诉专利侵权后，原告有可能申请临时禁令。临时禁令是一种法律救济措施，可以要求被告停止侵犯原告的专利权。专利侵权案的临时禁令比较少见（外观专利除外）。美国专利诉讼一般不涉及冻结财产（跨境电商SAD诉讼除外），也不会对相关自然人实行入境禁令。对方有可能通过告知客户及消费者或其他手段来干扰企业的

222、经营。如果对方的宣传包含虚假信息，那么其行为可能触犯了商业诽谤（CommercialDisparagement）或者不正当竞争（UnfairCompetition）。可参考问题 4收到警告函后怎么办？中对商业诽谤与不正当竞争的分析，依法通过兰哈姆法案或州法提起救济措施。除了法院诉讼之外，对方还可能启动 ITC337 调查程序。美国国际贸易委员会（ITC）是一个准司法联邦机构，除其他贸易相关事务外，还有权根据1930年关税法（theTariffActof1930）第 337 条（19U.S.C.1337）裁决涉及在美国内利用美国知识产权的公司和进口涉嫌侵权产品的公司之间的案件。美国国际贸易委员会

223、（ITC）根据 337 调查条款，会主动（通常基于受影响的公司或个人的投诉）对不正当贸易进行调查。337 调查的主要补救措施是委员会发布排除令，指示美国海关和边境保护局（U.S.CustomsandBorderProtection，CBP）在边境阻止侵权产品的进口。委员会还可以对被指定的进口商和其他从事违反 337 条款行为的人发出禁止令，以阻止他们销售已在美美国专利诉讼实务精要与百问百答/080国的侵权产品。14.被诉后，是否必须停止被控侵权产品的生产和销售？在美国被诉专利侵权后，是否必须停止被控侵权产品的生产和销售，取决于法院是否颁发了临时禁令。临时禁令是一种法律救济措施，可以要求被告停止

224、侵犯原告的专利权。专利侵权案的临时禁令比较少见。如果法院没有颁发禁令，被告可以继续生产和销售被控侵权产品，但如果最终被认定构成侵权则可能需要就此向原告支付损害赔偿（damages）。除了赔偿之外，要避免美国专利法下的因为故意侵权而判赔惩罚性的赔偿。美国专利法规定，如果专利权人能够证明侵权人的侵权行为是故意的，或者侵权人明确知晓专利权的存在和有效性，法院可根据情况，对侵权人判处最高三倍的惩罚性赔偿。故意侵权的惩罚性赔偿的判定标准和计算方法是由法院根据具体案件的事实和证据来决定的，没有固定的公式或规则。法院会综合考虑以下因素：侵权人是否有充分的理由相信自己的行为不构成侵权；侵权人是否在知道或应该知

225、道专利权的情况下，继续实施侵权行为；侵权人是否采取了任何措施，尝试避免或减轻侵权的影响；侵权人的侵权行为是否是有计划的，或者是偶然的或无意的；侵权人的侵权行为是否对专利权人造成了严重的损害或威胁；侵权人的侵权行为是否是出于商业动机，或者是出于其他目的。总之，被诉侵权后，如果没有收到法院的禁令，可以不停止被控侵权产品的生产和销售。但这个决定最好是依赖于美国律师出具的专业法律意见书。15.如果继续销售、且未来产品被认定为侵权，会有什么后果？有可能被认定为故意侵权。法院可以根据情况，对侵权人判处最高三倍的惩罚性赔偿。关于如何避免故意侵权见问题 3是否收到过来自美国的专利侵权警告函？和问题 4收到警告

226、函后怎么办？答案。16.如果我对产品进行修改，使得其不侵权，是否可以继续销售？可以，这里还是一个避免故意侵权的问题。见问题 3 和 4 的答案“关于如何避免故意侵权”。继续销售的决定最好是依赖于美国律师出具的专业法律意见书。17.我需要告知客户被诉的情况吗？会有什么潜在风险？若您在美国被告专利侵权，是否需要告知客户，取决于您和客户之间的合同条款和信美国专利诉讼百问百答/081任关系。一般来说，如果您的产品或服务涉及到客户的专利权利，或者客户可能因为您的专利侵权而受到影响，那么应该尽快向客户披露您的专利侵权情况，以避免进一步的损失或纠纷。如果您决定告知客户，应该提供以下信息：被告专利侵权诉讼的时

227、间、地点、原因和证据；被告专利侵权的专利号、专利权人和律师；被告专利侵权的赔偿要求、赔偿金额，以及是否要求停止侵权；您对客户的建议、支持和保证。总之，应尽量减少或避免诉讼对业务的影响，但是不能分享太多信息。最好避免讨论涉及专利侵权的回应、策略、解决方案，以及相关影响、风险和预期结果。否则，您与客户沟通的关于诉讼的具体内容可能会在诉讼Discovery环节被披露给对方，甚至丧失律师-客户保密特权。美国律师-客户保密特权的目的是鼓励客户向他们的律师全面披露信息从而获得准确和称职的法律建议，而无需担心这些信息会被透露给其他人。律师-客户保密特权一般要求四个基本要素：（1）交流（communicati

228、on）；（2）交流方是受特权保护的主体；（3）交流是秘密进行的；（4）交流的目的是为了寻求、获得或向律师的客户提供法律服务。秘密性是律师客户保密特权保护的一个重要元素。律师的客户如果将受特权保护的信息有意披露给特权关系之外的第三人会导致特权丧失。您对专利侵权的回应、策略、解决方案，以及专利侵权的相关影响、风险和预期结果一般是您与律师讨论形成的观点，是受律师-客户保密特权保护的。如果丧失律师-客户保密特权的保护，可能对您不利。因此，需要三思而行，充分考虑利弊。客户一般属于第三人，但是如果和客户签署了共同抗辩/共同利益协议（jointdefense/commoninterestagreement）

229、就可能避免丧失律师-客户保密特权的保护。共同利益原则（有时称为联合抗辩特权）是律师-客户特权的延伸。它允许在抗辩共同法律对手方面拥有共同利益的各方自由地共享信息，而不必担心放弃律师-客户特权。因此，建议您在与客户分享专利诉讼策略之前，与其签署共同抗辩/共同利益协议。18.对公司业务还会有哪些影响？美国专利侵权诉讼费用昂贵，程序及法律复杂。如果被告的产品被判定构成专利侵权，则可能会面临侵权赔偿、失去美国市场、丢失业务机会（包括客户的流失）以及企业形象受损等风险。美国专利诉讼实务精要与百问百答/08219.是否必须应诉？不应诉的后果是什么？在美国，缺席审判就意味着完全输掉诉讼。因此，务必避免缺席美

230、国诉讼审判，建议及时寻求专业帮助，积极应诉。2020 年至 2024 年，美国法院每年判定的专利赔偿金总额约为 20-50 亿美元。个案赔偿金中位数为 1000-1500 万美元左右。美国专利诉讼案件通常需要一到三年的时间才能审完（包括陪审团审判 JuryTrial）。但是，95%-97%的专利侵权诉讼最终都以和解结束。专利权人在专利诉讼案件初期的胜诉率低于 30%；然而一旦经过陪审团的审判，专利权人的胜诉率高达 60%-78%。特别要强调的是，美国专利诉讼并不可怕，它有较强的可预见性（虽然也有不确定性），早期寻求和解是上策。但和解不等于缴械投降，完全可以边战斗边谈和解。尤其在早期程序上某个节

231、点占优势时，谈和解比较合适，大约 90%的案件都是这样解决的。如果不幸走到最后一步，即由陪审团进行审判，被告一般也有大约三到四分之一的可能性胜诉背水一战，但也有可能打赢。然而，从 2019 年的数据可以看出，中国企业在审判阶段胜诉率不到 8%，说明中国企业还要打磨和提升在美国应对专利诉讼的能力。诉讼和打仗策略一样：“知彼知己，百战不殆；不知彼而知己，一胜一负；不知彼不知己，每战必殆。”20.在美国被诉专利侵权，会对公司股东、法定代表人和高管人员有其他影响吗？在美国被诉专利侵权，可能会对公司股东和高管人员产生以下影响：财务影响：专利侵权诉讼可能导致公司支付巨额赔偿金，从而影响公司的财务状况，从而

232、会影响股东的利益。声誉和信誉：专利侵权诉讼可能对公司的声誉和信誉造成负面影响，进而影响股东和高管人员的形象。不过，专利侵权败诉一般不影响这些人的个人事务（如入境美国签证申请、移民申请、就学申请、在美申请贷款或购买个人保险等）。法律责任：如果公司被判侵权同时高管人员参与了侵权行为，他可能需要承担一定的法律责任。业务运营：专利侵权诉讼可能导致公司停产、产品下架或其他业务中断，从而影响股东和高管人员的利益。美国公司没有法定代表人，其董事职位，尤其是董事长，相当于中国企业的法人代表人。一般来说，公司股东不会承担公司的法律责任，除非法院决定“揭开公司面纱”美国专利诉讼百问百答/083（Piercingt

233、hecorporateveil）。公司独立于其股东而存在，这是美国公司法的基本原则。事实上，各种规模的公司都利用母子公司结构或股东公司结构来扩大业务和投资新企业。由于子公司独立存在，子公司对自己的债务负责，母公司或股东的风险仅限于其投资。美国法院深刻理解公司和股东分开存在的重要性，因此一般不愿意“揭开公司面纱”。然而，如果尊重子公司的独立性会带来不公平的结果，他们就会忽视子公司的存在，让母公司或股东对子公司的债务负责，这就是所谓的“揭开公司面纱”制度。美国各地的法院在确定是否“揭开公司面纱”时使用的标准略有不同。一般来说，当母公司或股东控制和支配子公司，并且它们的公司或股东事务混合不分，以至于

234、公平要求子公司的行为被视为母公司或股东的行为，这时法院会“揭开母公司或股东面纱”。这种子公司通常被称为是母公司或股东的“另一个自我”（AlterEgo），也就是母子不分或股东公司不分。如果被诉公司败诉后被关闭或清算，对于股东或高管的其他公司一般情况下没有影响，除非法院决定“揭开公司面纱”，认为股东或高管的其他公司和败诉公司是“另一个自我”。在这种情况下，股东或高管的其他公司要对败诉公司的债务负责。21.原告今后可以变更目前的诉讼请求吗？可以增加被告或提高损害赔偿金额吗？在美国专利诉讼中，原告通常可以根据需要变更目前的诉讼请求。以下是一些相关信息：诉讼请求变更：允许性：美国法允许原告在诉讼过程中

235、变更诉讼请求，包括修改起诉状中的指控、诉讼请求或其他相关内容。但是对于时间点和内容有限制。程序：原告可以向法院提交修改后的起诉状，解释变更的原因，并请求法院批准诉讼请求的变更。“回溯”制度：原则：美国法院允许变更后的诉讼请求“回溯”到首次提出诉讼请求的日期，以保护原告的权益。效果：如果变更后的诉讼请求被视为回溯到首次提出诉讼请求的日期，那么原告不会因变更而丧失胜诉权（即不会因此后修改而导致诉讼时效问题）。在美国专利诉讼中，原告通常可以增加被告，但需要满足一定的条件：美国专利诉讼实务精要与百问百答/084 追加被告的程序：原告需要在第一次开庭前向法院提出书面申请，说明追加被告的理由、被追加人的姓

236、名、住所（或者工作地址）等基本情况，并同时提交与被追加人有关的重要证据。如果被追加的被告符合必要共同被告条件，法院应当裁定追加并通知其他当事人。如果被追加的被告不符合必要共同被告条件但符合起诉条件，法院应当驳回追加被告的申请，告知原告可以另案起诉。注意事项：原告在追加被告时，应仔细考虑被追加人是否与案件有直接关联，以确保程序的顺利进行。法院会根据具体情况判断是否允许追加被告，因此原告需要遵循法院的规定和程序。在美国专利诉讼中，原告可以依据证据提高损害赔偿金额。美国多数起诉状通常不会列明具体赔偿数额，而是笼统地要求原告获得足以补偿被告侵犯所主张专利的损害赔偿；必要时，损害赔偿数额由陪审团和会计确

237、定，所依据的原则需足以补偿原告因侵权行为遭受的损失（“thatPlaintiffbeawardedalldamagesadequatetocompensateitforDefendantsinfringementoftheAssertedPatents,suchdamagestobedeterminedbyajuryandanaccounting,ifnecessary,tocompensateadequatelyplaintifffortheinfringement.”）。因此，美国专利诉讼案中，原告的损害赔偿金额通常到案件后期才能明确。22.美国的判决在中国能直接执行吗？一般不能。美国的判

238、决在中国法院必须得到承认后方可执行。某些美国的判决在中国有可能得到承认和执行（但是这样的案例不多）。根据我国 民事诉讼法的规定，外国判决有下列情形之一的，可以在我国得到承认和执行：判决地国与中国缔结或者加入有关国际条约的，或者 作出判决的国家与中国建立了互惠关系。美国属于第二种情况，因为：根据判决作出国的法律互惠检验，允许中国法院根据外国判决作出国的法律认定美国专利诉讼百问百答/085是否存在互惠。换言之，如果按照判决作出国的法律，中国民商事判决可以得到该国法院的承认和执行，那么中国法院也承认在该国作出的判决。中国的实践中，已经有为数不多的基于互惠原则承认并执行美国判决的案例。23.被诉后的重

239、要时间节点有哪些？美国专利诉讼的主要时间节点如下图所示：24.如何为自己赢得更充分的时间？若法院缺乏管辖权、被告不适格、不适合辖区、送达文件存在瑕疵、送达程序存在瑕疵，针对这些问题可以提出动议，驳回原告诉讼。这样可以赢得更多的时间。被告可以通过提出管辖权异议以争取更充分的答辩时间。管辖权异议的流程与理由，请参见问题45 我必须接受目前法院的管辖吗？。然而，需要注意的是，不同于国内通常以管辖权异议拖延诉讼时长；在美国，如果在法院明显有管辖权的情况下，仍提出管辖权异议，则会受到法庭责罚。因此，被告律师应当尽可能全面地考虑管辖权异议的理由，并权衡评估争取答辩时间与因异议不当而受到法庭责罚的可能性。第

240、一阶段递交诉讼至 CMC 会议第二阶段 CMC 会议至马克曼听证第三阶段马克曼听证至专家取证第四阶段审前程序至庭审4-8 月9-12 月6-9 月3-6 月2.5 年（平均）大约 90%的案件在第一阶段和第二阶段和解大约 1%-5%的案件完成了第四阶段美国专利诉讼实务精要与百问百答/086三、如何搭建和管理工作团队25.应诉工作团队应包括哪些人员？被诉后，建议组建由企业内部人员和企业外部专业人员共同组成的专利侵权应诉团队。企业内部人员负责整体把控方向、协调内外、提出合理要求等；外部专业人员（如律师、专家证人、调查员等）负责诉讼策略制定、具体谈判和应诉事务等。对外部专业人员的选择应考虑专业资质、

241、是否有办理同类案件的经验、应诉成功率等因素。对于重要的案件，还应该有公关团队参加。企业内部团队必须有强有力的内部协调人，可以协同不同部门的资源和团队，因为一个专利诉讼的应对往往需要调动内部不同部门的信息、资源和人力。26.是否一定要聘请美国律师？建议及时聘请美国律师，以期提供专业的法律帮助：从微观角度看，在美国法域内，聘请专业的美国律师，会享受外国律师无法享受的诉讼权利，如律师-客户保密特权。有些美国法院认为，即使外国律师没有在美国执业的许可，其仍可以享受律师-客户保密特权的保护；但是有些法院并不认可该观点。所以，最好由美国执业律师指导与美国相关的案件（尤其是诉讼类案件），以享受美国律师-客户

242、特权的保护。从宏观角度看，在美国法域内，聘请对本国法律专业知识、诉讼环境、司法土壤、风土人情，乃至政治氛围更为熟悉的本地律师，对诉讼的推进无疑大有裨益。27.应该聘请什么样的律所或律师？美国有很多律所的排行榜。ChambersUSA 和 Legal500 这两个排行榜的评估标准比较侧重于专业能力和客户评价，可以辅助企业决策。但是美国没有权威的律师排名，排行榜并不是选聘律所或律师的唯一或重要标准。选聘律所或律师时，建议从以下几个方面进行考量：（1）经验建议从以下角度，选择具有相应经验的美国专利律师：1）庭审经验应当选择具有丰富庭审经验的诉讼律师，而不是仅仅具有律师资格证书的律师。许多处理专利诉讼

243、的律师并未参与过专利案件的庭审，他们了解所有庭审前的程序，但他们的美国专利诉讼百问百答/087案件均以和解结束，或者交由其事务所更资深的律师参加庭审，因此缺少庭审经验。2）上诉经验应当选择具有专利案件上诉经验的律师。从未处理过专利上诉案件的律师，在为上诉问题做准备时更容易犯下关键性错误。如果案件一定会进入庭审，那么被上诉的可能性就会更大，因此需要在一审中就确保律师有为上诉做准备的能力。3）理工科背景美国的大多数律师拥有政治学、英语或哲学等专业的学士学位，他们可能了解法律，但难以了解技术的细微之处。具有理工科背景的律师可以在法律和技术上都有切实的了解和支持。4）注册专利代理师应当选择具有美国注册

244、专利代理师身份的律师。许多处理专利案件的律师都不是注册专利代理师。注册专利代理师具有理工科学位，除州律师协会外，还获得了专利代理师协会的认可。注册专利代理师是唯一可以在专利局执业的代理师，他们对专利局的程序有专门了解，并在相关程序方面拥有丰富的经验。因此在解释专利范围和评估专利有效性时，可以提供宝贵的知识。（2）成本和效益美国专利诉讼费用高昂，但并不意味着律师可以漫天要价。评估律师收费是否合理的方法是，查找有关律师收费是否合理的评论。此类评论能为了解律师的成本和效益提供更多信息。（3）回应能力并非所有的律师都能做到积极回应。律师可能仅了解法律知识，而当事人更了解案件事实、产品行业知识，因此，处

245、于案件决策的需要，好的律师应当积极与当事人沟通、回应。好的律师应能在 24 小时内回复当事人的询问，并用当事人能够理解的通俗语言回答问题。虽然专利法是比较复杂的，但如果律师不能用通俗易懂的语言向当事人解释其法律立场的依据，那么该律师也很可能无法用陪审团能够理解的语言向他们解释当事人的立场。当然，这里还有中英文的语言障碍问题。（4）客观真实了解专利案件的真相非常重要，无论是好的还是坏的。大多数律师都会告诉你他们认为真实的情况，当事人可能也会据此相信该律师。但是，律师对当事人想听到的特定案件美国专利诉讼实务精要与百问百答/088叙述投入了感情而不客观时，就可能出现问题。随着案件的进展，如果出现新的

246、事实破坏了原有的策略，双方都必须真诚沟通，因而诉讼是一个动态的过程。当案件出现新的事实时，双方都需要做好改变策略的准备，并可能降低期望值。如果希望律师对当事人诚实，其首先必须对自己诚实。如果律师不能合乎逻辑地解释新的事实，尤其是新的对己方不利的事实，是如何与原来拟定的策略一致时，那么该律师可能已经失去了客观性。不应当让律师直接放弃可能不利的新事实，而应当解释如何处理这些事实。如果不对新事实进行客观分析，当事人可能会失去及时修改策略以赢得后续诉讼的机会。或者当新的事实表明当事人应该降低期望值并结案时，反而继续投入巨大的代价继续进行专利诉讼。因此选择一位追求客观真实的律师也很重要。（5）好评程度互

247、联网平台上的评价是有关产品和服务质量的重要信息来源，法律行业也不例外，可以充分利用。但是，好评程度只能做参考。对于中国客户，最重要的是和律师沟通是否顺畅，是否有信任。28.美国律师的工作范围是什么？在应对美国专利诉讼中，美国律师的工作内容和范围包括以下几个方面：专利分析：美国律师需要对涉案的专利进行详细的分析，包括专利的有效性、范围、侵权情况等，以确定诉讼的策略和目标。证据收集：美国律师需要收集和整理与专利相关的各种证据，包括专利文件、技术资料、市场调查、专家意见等，以支持诉讼的主张或反驳对方的主张。诉讼程序：美国律师需要参与专利诉讼的各个阶段，包括起诉、答辩、临时禁令、证据发现、动议、庭审、

248、上诉等，还有独立于专利诉讼的无效程序。和解协商：美国律师需要根据诉讼的进展和形势，与对方进行和解协商，以寻求最有利的解决方案，或者避免不必要的诉讼风险和成本。29.美国律师一般怎么收费？美国诉讼律师的收费方式有以下几种：按小时收费：是最常见的收费方式，即律师根据其工作的时间，按照每小时的费率向当事人收取费用。按小时收费的优点是比较公平，缺点是比较昂贵，而且难以预估总费用。美国专利诉讼百问百答/089 按事件收费：是一种固定的收费方式，即律师根据案件的性质和难度，事先与当事人约定好一个总的费用，不论律师花费多少时间和精力，都按照约定的费用收取。按事件收费的优点是比较简单，缺点是可能存在过高或过低

249、的风险，而且可能影响律师的工作积极性。按比例收费：是一种风险共担的收费方式，即律师根据案件的结果，按照一定的比例向当事人收取费用。按比例收费的优点是比较激励，缺点是比较不稳定，而且可能存在利益冲突的问题。混合收费：是一种综合的收费方式，即律师根据案件的具体情况，采用以上几种收费方式的组合，如按小时收费加按比例收费，或者按事件收费加按比例收费等。混合收费的优点是比较灵活，缺点是比较复杂，而且可能存在双重收费的问题。30.如何管理好美国律师工作团队？在应对美国专利诉讼中，中国企业如何管理好美国律师工作团队是一个至关重要问题。美国专利诉讼的复杂性和高昂的成本要求中国企业与美国律师保持良好的沟通和协作

250、，以达到最佳的诉讼效果。以下是一些建议：选择合适的美国律师：中国企业应该根据自己的专利类型、行业特点、诉讼目标等因素，选择有经验、有信誉、有专业知识的美国律师，以保证诉讼的质量和效率。明确诉讼策略和预算：中国企业应该与美国律师在诉讼开始前就明确诉讼的策略和预算，包括诉讼的目的、期望的结果、可能的风险、可接受的成本等。这样可以避免诉讼过程中出现不必要的分歧和纠纷，也可以让美国律师更好地为中国企业服务。及时提供信息和反馈：中国企业应该及时向美国律师提供与专利相关的所有信息，包括专利文件、技术资料、市场情况、专家意见等，以帮助美国律师进行专利分析和证据收集。同时，中国企业也应该及时向美国律师反馈自己

251、的意见和需求，以便美国律师调整诉讼程序和和解协商。同时，美国律师要及时向中国企业汇报诉讼新动向，寻求中国企业的输入和指导。保持良好的沟通和协作：中国企业应该与美国律师保持良好的沟通和协作，尊重美国律师的专业意见和建议，但也要保持自己的独立判断和决策。中国企业应该定期与美国律师沟通诉讼的进展和形势，及时解决可能出现的问题和困难，共同寻求最有利的解决方案。美国专利诉讼实务精要与百问百答/09031.与美国律师打交道有什么禁忌和窍门？中国客户与美国律师打交道时，有一些禁忌和窍门需要注意。以下是一些建议：找到值得信任的律师：不要只看律师的外表或豪华办公室，而是要找到一位你信任的律师。选择一位符合你案件

252、定位、值得信任的律师，而不是只追求“最牛”的律师。全面信任律师：一旦将案件交给律师，要全面信任他/她的决策。律师会根据专业知识和经验做出许多你不太理解的决定，但你需要相信他们是为了你的利益。避免过度干预：不要过度干预律师的工作，否则可能影响案件的处理效率。理解律师的选择，尊重他们的决策。信任是一个良好的客户律师关系的基础。没有信任，双方互相猜疑，这种关系很难拿到理想的诉讼结果。中国企业有时候会发现和美国律师建立充分的信任有一定的挑战，需要长期的磨合。在这种情况下，中国企业可以考虑聘用自己信赖的中国律师，由中国律师作为诉讼的总指挥，来管理美国律师团队的工作。这里要强调的是，中国律师和美国律师之间

253、也要有充分的信任和默契。不然中国律师的介入可能会造成不必要的摩擦，适得其反。32.可以聘请多家律所为我工作吗？好处和坏处是什么？在美国专利诉讼中，可以聘请多家律所为你工作，但是有利有弊：（1）好处：专业知识的综合利用：不同律所可能拥有不同领域的专业知识。通过聘请多家律所，你可以综合利用这些不同领域的专业知识，更全面地应对案件。成本节约：如果能扬长避短，对于不同类型的项目，不同律所的收费标准可能不同。你可以根据具体项目的复杂性和重要性，选择合适的律所，从而节省成本。美国专利诉讼百问百答/091 案件分工：多家律所可以分工合作，提高效率。例如，一家律所负责专利无效，另一家律所负责诉讼。（2）坏处：

254、沟通和协调问题：多家律所之间的沟通和协调可能会带来一定的困难。不同律所之间的信息共享和协作可能不够顺畅。成本增加：如果不能扬长避短，无缝衔接，聘请多家律所会增加成本，因为你需要支付多个律师团队的费用。利益冲突：不同律所之间的利益可能存在冲突。你需要确保律所之间的利益一致，以避免影响案件进展。33.如果被诉主体有多家公司，应该共同委托律师还是分别委托律师？在美国专利诉讼中，如果被诉主体涉及多家公司，通常有两种选择：共同委托律师或分别委托律师。以下是一些考虑因素：（1）共同委托律师：优点：共同委托律师可以节省成本，避免重复工作，提高效率。适用情况：如果被诉公司之间的利益高度一致，共同委托律师可能是

255、一个不错的选择。（2）分别委托律师：优点：分别委托律师可以确保每家公司的利益得到充分保护，避免利益冲突。适用情况：如果被诉公司之间存在利益差异，或者需要个性化的法律策略，分别委托律师可能更合适。34.一个被诉主体最多可以有几个诉讼代理人出庭？美国法院对出庭律师的数目一般没有明确的限制。实际上，法院通常允许多名律师代表当事人出庭，以确保案件得到充分的辩护和专业知识的支持。如果需要，被诉主体可以共同委托多名律师作为代理人。美国专利诉讼实务精要与百问百答/09235.公司员工可以作为正式出庭的诉讼代理人吗？在美国，如果公司员工不是律师，便不可以代表公司作为出庭的诉讼律师。正式出庭的诉讼代理人，需要满

256、足以下条件：律师资格：美国的律师必须通过各州律师考试获得律师资格。公司员工通常不具备律师资格，因此不能作为正式出庭的诉讼律师。公司的律师除外。专业律师：在美国，只有具备律师资格的专业律师才能在法庭上代表他人出庭。公司必须聘请专业律师代表公司出庭。36.与美国律师签订委托协议时有什么注意事项？在与美国律师签订委托协议时，中国客户需要注意以下事项：明确委托事项和代理权限范围：约定清楚委托律师的具体权限，不要简单写“全权委托”。如果是特别授权，应明确写清楚具体的委托权限范围。约定律师的服务范围：确保律师的服务范围与你的需求相符。如果需要特定领域的专业知识，要明确约定律师是否具备相关专业背景。明确律师

257、的收费方式及支付进度：确定律师的收费方式，例如按小时计费、固定费用等。确定支付进度，避免后期产生纠纷。37.美国律师有什么我应该了解的职业规范和道德？美国的律师职业规范和道德是由美国律师协会（ABA）推荐并由每个州的律师协会制定的，旨在规范律师的行为和职业操守。以下是一些您应该了解的关键点：ABA 职业责任示范规则：美国律师协会（ABA）制定了职业行为示范规则（ModelRulesofProfessionalConduct），这是律师职业道德的基本标准。美国专利诉讼百问百答/093 这些规则涵盖了律师的职业操守、客户关系、诚实、忠诚、保密、冲突利益、法庭行为等方面。律师的独立性和忠诚：律师必须

258、保持独立，不受外部压力影响。律师必须对客户忠诚，维护客户的利益。保密和客户隐私：律师必须保守客户的机密信息。律师不得泄露客户的隐私。避免利益冲突：律师不得代理存在利益冲突的多个客户。律师必须避免与客户的利益发生冲突。合理收费：律师必须综合考虑收费的合理性（时间、劳动、涉及法律问题的难度、当地类似法律服务的通常收费、时间限制、客户期待的结果、与客户的关系、律师的经验等）。律师必须以书面形式向客户说明代理范围以及收费安排，费用协议须以书面形式，由客户签署。对法庭承担坦诚义务：律师不得故意向法庭作出虚假的事实或法律陈述，也不得提供明知为虚假的证据。律师不得向法庭故意隐瞒其知晓的、对当事人立场直接不利

259、且未被对方律师披露的管辖区域内的法律。律师在代理当事人参与司法程序时，如知晓某人意图实施、正在实施或已实施与该程序相关的犯罪或欺诈行为，应采取合理的补救措施，包括在必要时向法庭披露。38.怎么判断我聘请的美国律师提供的服务是优质的？可以从以下几个方面来判断律师提供的服务是否优质：法律问题：要了解客户面临的法律问题的性质、复杂度、风险和影响，以及要能够为客户提供合适的法律建议、解决方案和策略。美国专利诉讼实务精要与百问百答/094 沟通方式：要知道客户喜欢什么样的沟通方式，是电话、邮件、视频会议还是面对面；要能够及时、清晰、专业地与客户沟通，保持良好的信任和合作关系。费用预算：要明确客户的费用预

260、算和支付方式，是按小时收费、按项目收费还是按结果收费；要能够合理地估算和控制法律服务的费用，避免给客户造成负担或不满。个性特点：要了解客户的个性特点，是保守、开放、主动还是被动；要能够适应客户的风格和偏好，调整自己的态度和方法，使客户感到舒适和尊重。交付及时：及时性是法律服务不可缺少的一项属性。将交付服务成果的及时性作为判断法律服务是否优质的标准，原因很简单，因为在具备同等质量的情况下，律师越早向客户交付法律服务成果，客户就能越快实现其购买法律服务的利益。而在法律服务中，客户对服务时效的需求更为强烈，尤其在诉讼中，存在诉讼时效、举证期限、上诉期等法律规定的需及时作出特定行为的期间。判断准确：对

261、于客户所面临的法律问题给出准确的判断，就像医生面对病症给出正确的诊断，这是法律服务得以实现价值的基础。在专利侵权诉讼中，有许多重要的时间节点需要作出重大决策；甚至自被诉企业收到原告诉状及传票之日起，就需要律师对诉讼的未来走向作出大致判断，有丰富经验及灵敏嗅觉的律师通常可以作出较为准确的判断，尽早制定诉讼策略，并随着诉讼进程及时调整方向。39.如果对律师不满意，能中途换将吗？有什么后果？在美国，如果您对所雇佣的律师不满意，通常有权更换律师。需注意的是，具体程序和规定可能因州和相关法院的规定而异。更换律师的权利：您有权随时更换律师，无论是在诉讼过程中还是诉讼之前。更换律师的原因可以是不满意律师的服

262、务、沟通问题、专业能力等。费用：更换律师可能会涉及一些费用，因为您需要支付新律师的服务费用。您应该与新律师讨论费用安排，并确保您了解相关费用。同时您可能还要支付被更换律师已经发生的律师费。另外将案件相关文件从一家律所转移至另一家律所也会产生费用。美国专利诉讼百问百答/09540.更换律师需要什么程序？如上所述，在美国，更换诉讼律师通常需要遵循一定的程序：通知现有律师：首先，您应该书面通知当前律师，表明您想要更换律师，并要求他们协助您完成这一过程。这通常可以通过发送一封电子邮件或正式信函来实现。寻找新律师：您可以开始寻找并雇佣新的律师。确保您选择的新律师具有专业知识和经验，适合您的案件类型。您可

263、以咨询其他律师、朋友、同事来获取律师推荐。文件更换律师申请：您需要向法院提交一份文件，表明您要更换律师。这通常是一份书面申请，其中包括您的理由和新律师的信息。您可以咨询您所在州的法律专家以获取详细信息，因为程序可能因州而异。法院批准：法院会审查您的申请并决定是否批准更换律师。通常情况下，法院会尊重您的选择，但也会考虑案件的进展和其他因素。41.如果将来对律师的工作不满意怎么办？在美国打官司是一项复杂的任务，特别是对于中国客户。如果您对美国诉讼律师的工作不满意，以下是一些建议：评估律师费用和预算：美国律师的费用通常按小时计算，而不同律师的收费标准可能有所不同。了解律师的费用结构，以及整个诉讼过程

264、的预算，有助于您做出明智的决策。请注意，美国诉讼的时间成本也很高，因此长期的时间投入也需要考虑。寻找合适的律师：如果您对当前律师不满意，可以考虑寻找其他律师。您可以咨询其他专业律师，了解他们的经验、收费和案例处理能力。美国专利诉讼实务精要与百问百答/096 如果您认为律师的工作态度严重失职，您还可以考虑向律师协会投诉。不过，请确保您有充分的理由和证据，以便律师协会能够进行调查。考虑解决方案：如果您的案件已经在进行中，您可以与律师沟通，表达您的不满意，并要求解决方案。这可能包括更换律师或与对方达成和解。如果您的案件尚未正式立案，您可以考虑寻找其他律师，以确保您的利益得到更好的维护。42.有必要聘

265、请中国律师吗？在美国的诉讼案中，中国客户是否有必要聘请中国律师是一个复杂的问题。具体分析如下：美国律师：美国律师熟悉美国法律体系、程序和文化。美国律师通常具有丰富的诉讼经验，能够有效代理客户的利益。美国律师可以提供专业的法律意见，帮助客户制定他们认为最佳的诉讼策略。但是鉴于文化的差异，美国律师在沟通上可能会不顺畅。信任的建立需要很长时间。中国律师：中国律师熟悉中国法律和文化，与中国客户沟通顺畅，易于建立信任关系。多数中国律师可能不熟悉美国法律体系和程序，但拥有美国诉讼律师的中国律所可以解决这一问题。中国律师在美国的执业资格受到限制，通常无法直接代理美国法院的案件，但这对于拥有美国诉讼律师的中国

266、律所来说，也不是问题。对某些涉及中国境内强制法律法规的问题，必须有中国律师进行把关（例如信息出境问题、保密问题等）。如果中国境内也有关联法律程序（如诉讼、无效等），需要中国律师能够协助兼顾和协调处理两地的程序，防止出现相互冲突的情况或被对方利用的漏洞。案件类型：如果涉及中国法律、合同或其他中国相关事务，中国律师的专业知识可能更有优势。美国专利诉讼百问百答/097 如果案件涉及美国法律、美国公司或在美国的交易，美国律师更具优势。美国诉讼中的证据开示（discovery）环节，多数会涉及中国法律问题（如网络安全法、个人信息保护法等），需由中国律师专门处理此类问题。案件复杂性：对于复杂的案件，需要综

267、合考虑中国和美国律师的协作。可以雇佣一位美国律师作为主要代理人，同时与中国律师合作。成本和效益：雇佣两位律师可能会增加成本。但是合理分配工作可以做到成本不增加。客户需要权衡律师费用和案件利益。综上所述，是否聘请中国律师取决于具体情况。在涉及跨国诉讼时，综合考虑双方律师的专业知识和案件需求，以制定最佳策略。43.中国律师负责什么工作？在美国的诉讼案中，中国律师为中国客户提供多方面的法律支持和服务，例如：法律咨询和策略：中国律师（尤其是具有美国律师资格的中国律师）可以为中国客户提供有关美国法律体系、程序和文化的详细咨询。中国律师可以帮助客户制定诉讼策略，包括案件分析、证据收集、风险评估等。文件准备

268、和起草：中国律师（尤其是具有美国律师资格的中国律师）可以协助客户准备和起草各种法律文件，例如起诉状、答辩状、证据材料等。中国律师可以确保文件符合美国法律和法院的要求。案件调查和发现：中国律师（尤其是具有美国律师资格的中国律师）可以协助客户进行案件调查，包括收集证据、调查目击证人、获取文件等。中国律师可以协助客户遵守美国法院的发现规则，确保案件中的证据得以披露。跨文化沟通和翻译：中国律师可以作为文化和语言的桥梁，协助客户与美国律师、法院和其他相关美国专利诉讼实务精要与百问百答/098方进行沟通。中国律师可以提供普通话和其他中国方言的翻译服务。协助客户适应美国法律环境：中国律师（尤其是具有美国律师

269、资格的中国律师）可以帮助客户了解美国法律、法规和程序，以便更好地适应美国的法律环境。中国律师可以解答客户的法律问题，提供法律建议。对于涉及中国法律的部分协助进行合规及咨询：由于美国诉讼涉及证据开释、证人作证等问题，如果企业向境外提供证据或材料需要考虑数据出境的合规义务，需要中国律师协助把关及进行风险控制。此外，如果美国诉讼也涉及在中国的程序，就需要中国律师协助进行处理及与美国诉讼的协调。在中国律师的指导下考虑在中国境内采取反制措施：在很多情况下，在中国境内采取积极主动的反制措施往往能有效制约对方，为可能的和解方案赢得机会。总之，中国律师在美国的诉讼案件中扮演着重要的角色，能够帮助中国客户维护合

270、法权益并推动法律程序的顺利进行。美国专利诉讼百问百答/099四、美国专利侵权诉讼程序中的各方主体及流程44.美国专利侵权诉讼中会有哪些主体参与？他们的角色各是什么？在一个美国专利诉讼中，可能有以下几种人参与，他们的角色如下：原告：提起专利诉讼的一方，通常是专利权人或其受让人，他们认为被告侵犯了他们的专利权，要求被告停止侵权并赔偿损失。被告：被原告起诉的一方，通常是专利权人的竞争对手或其客户，他们否认侵犯了原告的专利权，或者提出抗辩理由，如专利无效、非侵权、许可等。法官：负责审理专利诉讼的联邦地区法院的法官，他们有权裁决专利的有效性、侵权情况、赔偿金额等问题，也有权颁发临时禁令、保全令等救济措施

271、。陪审团：由法官选定的一组普通公民，他们负责听取双方的证据和辩论，然后作出事实判断。陪审团对事实的判断对法官有约束力，除非法官认为有明显的错误或不合理。律师：代表原告或被告参与专利诉讼的专业人员，他们需要具备专利法律和相关技术领域的知识和经验，负责为客户制定诉讼策略，收集和提交证据，进行口头辩论，协商和解等。证人：在法庭上作证的人，他们可以是当事人、第三方、专家等，其作用是为法官或陪审团提供有关案件事实的证据或意见。证人的作证需要遵守一定的规则和程序，如宣誓、质询、反质询等，证人的作证对案件的结果有重要的影响。专家证人在专利诉讼中很重要，他们是当事人聘请的具有专业知识或技能的人，可以为专利的有

272、效性、侵权情况、赔偿计算等问题提供专业的意见或证据。45.我必须接受目前法院的管辖吗？法院的管辖是否正确是收到诉状后马上要分析的问题。如果不正确，首先要通过Motiontodismiss 提管辖异议。虽然联邦地区法院对专利侵权诉讼事件有专门的对事管辖权，但其能否对被告行使管辖权，还要视对人管辖权要件能否满足。对人管辖权分为一般性管辖权（generaljurisdiction）、特定管辖权（specialjurisdiction）和根据 Rule4（k）（2）的对人管辖权。一般性管辖权所涉及的被告行为与专利侵权行为之间无必然关系。美国专利诉讼实务精要与百问百答/100特定管辖权与根据 Rule4

273、（k）（2）的对人管辖权等所针对的是被告行为，即其专利侵权行为。多数中国企业在美国被诉专利侵权的管辖都是基于特定管辖。行使特定管辖权的要件：（1）该州的长臂条款（long-armstatute）准许法院行使管辖权；（2）该权力行使未违反联邦正当程序（federaldueprocess）。一般而言，长臂条款的主要原则是要遵循正当程序。经典案例InternationalShoeCo.v.Washington（U.S.SupremeCourt,1945）确定了这个原则：根据正当程序要求，被告与该州存在某种程度的最小接触（minimumcontact），以至于该州对被告的审判不会违反公平和实质公正的传

274、统观念。正当程序的议题主要在处理被告和该州有无最小接触。根据AvocentHuntsvilleCorp.v.AtenInternationalCo.案，法院将检视被告的行为与法院所在州的关系是否足够到让系争诉讼能继续、且不违反公平诉讼和基本正义的原则。法院在意的是被告是否有意地利用其在该州从事活动的特权，进而享受到该州法律赋予的利益并获得其保护。如此，被告不会仅因随机的、偶尔的或不起眼的接触，或他人或第三人的单方行为，而让其受到该州法院的管辖。法院着重被告的行为，而非其他人的、与被告有关的单方行为。根据NuanceCommunications,Inc.v.AbbyySoftwareHouse案

275、，联邦地区法院行使特定管辖权的要件有三：（1）被告有意地从事针对该州居民的活动；（2）原告的诉状声明是源自于这些活动或与这些活动有关；（3）管辖权的行使是合理的且公平的。要件一和二的举证责任在原告，而要件三则由被告举证。在要件一和二均满足的情况下，关于要件三之举证，被告必须提出强而有力的证据，以主张管辖权的行使不合理。相关考虑因素包括：（1）被告所承受的负担；（2）该州的利益；（3）原告能取得救济的利益；（4）跨州际的利益，以能最有效率地解决纠纷；（5）不同州之间所共享的利益，以推广基本的、实质的社会政策。另有所谓商业通路（streamofcommerce）理论，用以判断地区法院是否对外国被告

276、有对人管辖权。美国联邦最高法院于World-WideVolkswagenCorp.v.Woodson案就商业通路理论提供两个观点：（1）若被告努力将其产品提供到该州，则对人管辖权的行使是合理的；（2）若被告仅将其产品置于商业通路中，虽其可预期该州的消费者会购买其产品，但该州的地区法院并无法行使对人管辖权；亦即，被告须积极地让其产品进入该州。2011 年 联 邦 最 高 法 院 就 特 定 管 辖 权 争 议 作 出J.McIntyreMachinery,Ltd.v.Nicastro案判决，最高法院认为被告与纽泽西州之间并不存在最小接触的事实。被告是一间英国籍公司，透过美国的经销商贩卖其商品，并

277、没有在纽泽西州设置办公室，也没有在该州的财产、缴税、派员工至该州，或在该州进行营销活动等等。该公司虽然曾经到美美国专利诉讼百问百答/101国参加展览，但是未曾到纽泽西州参展。虽然其经销商曾卖一件商品到纽泽西州，但此单一销售不足以构成最小接触。联邦最高法院认为：尽管J.McIntyre的活动旨在服务整个美国市场，但并未表明J.McIntyre特别针对或确定了新泽西州。法院认为，管辖权所需要的不仅仅是预见产品可能最终进入某个州，还需要根据一些行为，例如有目的地，针对某个州的活动。2021 年 联 邦 最 高 法 院 就 特 定 管 辖 权 争 议 在FordMotorCompanyv.Montan

278、aEighthJudicialDistrictCourt又一次表态。在这个案例里，联邦最高法院认为，制造商受特定管辖权的约束，如果制造商“故意扩展到”该州并且“系统性地为被告产品市场提供服务，并且该产品在该州造成了伤害。”。根据该判例，外国制造商如果只通过第三方进口商对该州销售产品，该州法院无管辖权。综上可见，美国法院是否对中国企业有管辖取决于中国企业接触美国的程度，即是否存在最小接触。比如，中国的制造商如果只通过第三方进口商对某个州销售产品而无其他接触，该州法院无管辖权。中国企业的网站在美国可以浏览，但是不能下单买产品或服务，美国法院一般认为无管辖。一旦在美国有开拓市场的行为或通过互联网提供

279、产品的行为，美国法院就有可能判定有管辖。美国法院不但要有管辖（jurisdiction），审判地（venue）也必须正确。即使法院的管辖正确但是审判地不正确，您也并非必须接受目前法院的管辖，可以提出提交审判地移送动议（MotionstoTransfer）。提交审判地移送动议的适当时机法规对提交审判地移送动议的时间没有任何限制。而不同地区法院，如德克萨斯州西区法院，对专利诉讼的有关动议有特殊规则。原则上，当事人应当在提交诉状后尽快提交审判地移送动议。尽管法规没有规定移送案件的确切时间限制，但一些法院认为申请方必须在合理时间内提出动议。“合理”的判定可能会根据案件的事实而有所不同，但申请方应尽量在

280、法院发布任何命令或以其他方式在案件上花费司法资源之前提出动议。如果申请方等到前述时间点之后，法院更有可能拒绝原本有价值的移送动议，理由是移送案件会浪费已经花费的司法时间和资源。对移送决定的审查如果被控侵权人的移送动议未获批准，则其律师应当考虑向联邦巡回法院提交履行义美国专利诉讼实务精要与百问百答/102务令状（petitionforawritofmandamus）。联邦巡回法院有权发出任何必要或适当的令状，包括指示地区法院移送专利侵权案件。为了成功获得前述令状，被控侵权人必须证明：其有明确的法定权利应当获得救济；被控侵权人没有其他适当的可替代救济途径；在当前情况下，授予令状是适当的。审判地异议

281、的理由提出审判地异议申请（提交审判地移送动议）通常是被控侵权人在专利诉讼程序性动议中的第一步，并且能够为案件的后续发展奠定基调。当事人（通常是被控侵权人）在提出审判地移送动议时，需要考虑以下关键因素，包括：审判地异议的相关规定；可能影响审判地异议成功与否的常见事实；实际的原因；是否有事实证据支持；审判地异议与其他程序性动议的关系；可能的地区法院对移送决定的复议或上诉审查。联邦地区法院可以将任何民事诉讼转移到任何其他可能作为最初受理地的法院，只要移送审判地可以促进当事人和证人的便利，或者为了促进正义（28U.S.C.1404（a）.）。法院在适用“促进正义”条款时存在很大的差异和弹性。专利侵权诉

282、讼尤其可能会进一步增加法院对“正义性”分析的复杂程度。地区法院被赋予了广泛的自由裁量权来处理审判地异议申请（审判地移送动议），通常法院会考量的因素有：涉及当事人利益的因素如原告对法院的选择、获取证据来源的便利性、当事人出庭的便利性、证人出庭的便利程度（包括权衡相关强制措施的可用性和证人出庭的费用）以及其他使案件审理简便、迅速、经济的实际问题。出于公共利益的考量如法院案量的饱和程度、在当地解决该争议对当地法院的利益、是否存在任何近期或未决的相关诉讼、法院对适用法律的熟悉程度。美国专利诉讼百问百答/103不同地区法院所考虑的因素和给予每个因素的权重有所不同。因此，即使适用相同因素，同一组事实在不同

283、的法院也可能会以不同的方式处理。在许多情况下，法院甚至可能不会分析所有因素。46.我能选择审理案件的法官吗？在美国的诉讼案件中，当事人无法直接选择审理案件的法官。法官的分配通常是由法院系统自动进行，而不是由当事人直接选择。法官分配：美国的法院系统会根据一定的规则和程序来分配法官。案件通常会随机分配给可用的法官，以确保公正和公平。法官的独立性：法官在审理案件时应保持独立和中立。他们不应受到任何人（包括当事人）的直接选择或干预。特殊情况：在某些特殊情况下，例如联邦最高法院或某些州的高级法院，可能会出现由法官小组或法官委员会共同审理案件的情况。但这些情况也不涉及当事人直接选择法官。值得注意的是，在美

284、国，任何人与法官直接沟通其审理的案件，都有可能违反法律和法官的职业道德规范。美国法官的职业道德规范禁止“exparte”沟通，“exparte”沟通是指与法官进行的非正式、非公开的沟通，不包括其他当事人或律师的与案件相关的对话和交流。47.会由陪审团审理我的案件吗？在美国专利侵权案件中，法官和陪审员分别扮演着不同的角色：法官：法官是专利侵权案件中的法律专家。法官负责管理法庭程序、解释法律、制定程序规则，并对案件作出最终裁决。法官通常具有法学背景，但不一定熟悉专利法和相关法规，多数没有技术背景。陪审员：陪审员是普通公民，通常没有法律背景，多数没有技术背景。美国专利诉讼实务精要与百问百答/104

285、陪审员的任务是根据案件的事实和证据作出判定。陪审员通常由法院随机选取，以确保公正和多元化。陪审员负责听取证人证词，审查证据，然后在法官的指导下作出裁决。在专利侵权案件中，陪审员需要理解专利技术和相关事实，然后作出裁决。在美国的专利诉讼案件中，是否会由陪审团审理取决于以下因素：案件类型：专利诉讼案件通常可以由法官独审或者由陪审团判定。法官裁决纯粹的法律或衡平问题（issuesoflaworequity）。陪审团可以判定不由法官审理的任何事实问题。陪审团能判定的事实问题：专利权利要求是否覆盖了被指控侵权的设备、方法或其他物品（即侵权行为）。要求保护的发明与被诉侵权物是否等同，即它们之间存在实质性差

286、异。发明人是否描述了本发明，以便普通人本发明领域的技术人员可以制造和使用它。该发明是否已出售、已公开使用，或者已经被印刷出版物描述。侵权赔偿额的问题。陪审团可以判定是否损失了利润，如果损失了，损失的金额是多少。陪审团也可以判定合理使用费。当事人的选择：原告和被告可以选择是否要求陪审团判定。有些案件可能更适合由法官独审，而有些案件可能更适合由陪审团裁断。特别要注意的是，法官决定陪审团审判权是否适用。在确定陪审团审判权是否适用时，法院通常采用Tullv.UnitedStates案的两个因数。首先，法院必须将该诉讼与十八世纪法律与衡平法合并之前的英格兰法院提起的类似诉讼进行比较，并确定该诉讼是否会由

287、法院的陪审团审理。其次，法院必须考虑所寻求的救济，并确定救济本质上是法律还是衡平。48.什么时候需要聘请专家证人？专利诉讼通常涉及较多技术及法律问题，甚至可能涉及多个高新尖领域的交叉，而法官和陪审团成员往往不懂这些技术问题。此外，计算经济赔偿可能会涉及复杂的财务问题，美国专利诉讼百问百答/105在庭审过程中，需要有证人用浅显易懂的方式来解释相关问题。在美国的专利诉讼中，通常在诉讼的早期阶段，尤其是准备证据开示、书面询问和专家证人作证时，需要聘请专家证人。聘请专家证人是美国专利诉讼的一个重要环节，它可以帮助法庭更好地理解和处理复杂的案件。因此，在准备证据开示、书面询问和专家证人作证的阶段，聘请技

288、术专家、专利法专家和财务专家是必要的。49.原告的起诉目的可能是什么？若原告是非实施实体（NPE），则其主要的诉讼目的是为了获取经济利益，并非是想干扰或损害企业的正常经营。在此情况下，企业可以选择更为缓和的应诉策略，同时积极进行涉案专利乃至其他专利的无效程序，使原告担心专利资产损失从而促进案件和解。若原告是竞争对手，则其主要诉讼目的除了获取经济利益外，往往还在于获取竞争优势和市场份额。在此情况下，企业需要额外留意并小心应对，仔细分析被诉产品是否落入权利要求的保护范围，并可以选择更为强硬的应诉策略。50.共同被告会是什么角色？应该如何处理与他们的关系？会有第三人吗？在美国专利侵权诉讼中，共同被告

289、是指被原告同时起诉的多个被告，他们可能是同一专利的不同侵权者，或者是同一侵权行为的不同参与者，如生产商、销售商、使用者等。共同被告的角色和关系可能有以下几种情况：合作共同被告：合作共同被告是指共同被告之间有合作或协调的关系，他们可以共同选择律师，共同制定诉讼策略，共同提交证据和辩论，共同承担赔偿责任等。合作共同被告的优势是可以节省诉讼成本，增强诉讼力度，减少诉讼风险等。独立共同被告：独立共同被告是指共同被告之间没有合作或协调的关系，他们各自选择律师，各自制定诉讼策略，各自提交证据和辩论，各自承担赔偿责任等。独立共同被告的优势是可以根据自己的利益和情况，灵活应对诉讼变化，避免与其他共同被告的利益

290、冲突等。对抗共同被告：对抗共同被告是指共同被告之间存在对抗或敌对的关系，他们不仅要与原告对抗，还要与其他共同被告对抗，他们可能会互相指责，互相推卸责任，互相攻击等。对抗共同被告的劣势是会增加诉讼成本，削弱诉讼力度，增加诉讼风险等。在处理与共同被告的关系时，中国企业应该根据自己的诉讼目标和利益，以及其他共同被告的诉讼态度和行为，选择合适的策略和方式，如：美国专利诉讼实务精要与百问百答/106 寻求合作：如果中国企业与其他共同被告有共同的利益和目标，可以寻求与他们合作，建立信任和沟通，共同应对原告的诉讼，或者共同寻求和解的可能。保持独立：如果中国企业与其他共同被告没有共同的利益和目标，或者存在利益

291、冲突，可以保持与他们的独立，避免与他们的诉讼策略和行为产生干扰或影响，或者与他们进行必要的协调和沟通。采取对抗：如果中国企业与其他共同被告存在严重的利益冲突，或者其他共同被告对中国企业造成损害或威胁，可以采取对抗的态度，保护自己的利益和权益，或者向法院提出分离诉讼的请求。第三方是指与原告或被告没有直接关系，但对诉讼的结果有利害关系的人或组织，他们可能想要影响或参与诉讼的过程或结果。第三方如何想加入诉讼，可以向法院提出申请（motiontointervene），要求参与诉讼的部分或全部过程。参与需要得到法院的批准，参与方（intervenor）需要证明他们有充分的利害关系，且能够为诉讼提供有用的

292、信息或意见。参与方可以站在原告、被告的一边，也可以站在原告和被告的对立面。51.美国专利侵权一审结束后，可否上诉？美国专利侵权案一审结束后，当事人可以选择上诉。上诉需要在一定的期限内提出，通常是 30 天。上诉方需要提交上诉状和上诉理由，以及一审法院的判决或裁定的副本等文件。美国专利侵权案的上诉法院是联邦巡回上诉法院（CAFC），其为专门负责审理专利案件的上诉法院，有权裁决专利的有效性、侵权情况、赔偿金额等问题。上诉法院的审理程序和一审法院有所不同，没有陪审团审判，一般由三名法官组成的小组审理。联邦巡回上诉法院（CAFC）在上诉审中不仅审查法律问题，还会审查事实问题。对于法律问题，联邦巡回上诉

293、法院（CAFC）采用重新审查（denovo）的标准。对于事实问题，联邦巡回上诉法院（CAFC）者采用明显错误（clearlyerroneous）实质性证据（Substantialevidence）的标准。此外，如果对联邦巡回上诉法院（CAFC）的判决不服，可以申请联邦最高法院提案审理。联邦最高法院只接受具有影响的特定案件申诉。但这种情况非常罕见，且需要得到最高法院的同意。52.上诉需要花费多长时间？一旦上诉被受理，联邦巡回上诉法院（CAFC）会安排案件进行审理。这包括书面材料的提交、法庭听证、法官讨论和最终判决。具体的时间取决于案件的复杂性、法庭的工美国专利诉讼百问百答/107作负荷以及其他因

294、素。一般情况下，从上诉被受理到最终判决，可能需要数个月到一年不等。具体时间可能会根据案件和法官组的不同而有所不同，但联邦巡回法院对于作为先例的专利判决（precedentialopinion，即法院计划将此判决作为未来的判例法先例）从辩论到作出决定的平均时间约为三到四个月。53.如果上诉，我应该聘用原来的律师，还是另外聘请上诉律师？如果上诉，您应该聘用原来的律师还是另外聘用上诉专家律师，取决于您的具体情况和需求。以下是一些可能的考虑因素：原来的律师的优势：原来的律师对您的案件有深入的了解，熟悉一审法院的判决或裁定的内容和理由，可以为您提供连贯和一致的诉讼服务，节省您的时间和成本，也可以保持与您

295、的信任和沟通。原来的律师的劣势：原来的律师可能没有足够的上诉经验和技巧，不熟悉上诉法院的规则和程序，不能为您提供有效和专业的上诉策略和辩论，也可能对一审法院的判决或裁定有偏见或盲点，不能客观和全面地评估您的上诉机会和风险。上诉专家律师的优势：上诉专家律师具有丰富的上诉经验和技巧，熟悉上诉法院的规则和程序，可以为您提供有效和专业的上诉策略和辩论，也可以从新的角度和视角，对您的案件进行重新分析和评估，发现和利用您的上诉优势和对方的上诉弱点。上诉专家律师的劣势：上诉专家律师对您的案件没有深入的了解，需要花费更多的时间和成本，来研究和掌握您的案件的事实和证据，也可能与您原来的律师或您本人产生意见或策略

296、上的分歧或冲突，影响您的诉讼效果和满意度。对于涉及高额赔偿的案件，建议由上诉专家律师与原律师团队共同参与上诉程序。另外，若在上诉过程中预判案件可能败诉，应第一时间让上诉专家律师介入，以便及时保留以上的错误，为成功上诉该案打下基础。当然这可能会增加诉讼成本。54.上诉期间，一审判决是否执行？如果原告最终在联邦地区法院胜诉，被告可以向上级法院提出上诉。但是，不同于中国，美国的一审判决不会因为上诉而不生效。联邦民事程序规则规定了 30 天的暂停执行判决的期限，以便败诉方安排付款或另做打算。在暂停执行期限届满后，败诉方必须支付判决书上的金额。如果败诉方拒不付款，胜诉方可凭执行令状申请强行执行判决。美国

297、专利诉讼实务精要与百问百答/108但是，被告可以申请暂停执行判决，即在作出判决后的任何时间，一方都可以通过提供保证金或其他担保向一审法院申请暂停执行判决。当一审法院批准保证金或其他担保时，暂停执行判决生效，并在保证金或其他担保中指定的时间内保持有效。多数赔偿可以通过提供保证金来推迟，但是禁令却不一定。需要注意的是，有时候即便被告提供了保证金或其他担保，一审法院仍可能不同意暂停禁令执行，而且上诉法院同样不同意暂停禁令执行。在决定是否在上诉期间中止禁令时，法院目前采用平衡原则，所考量的因素与决定是否发布禁令时基本一致。55.中国跨境电商如何能够成功应对美国 SAD 诉讼中的 TRO？在美发起的跨境

298、专利（主要是外观专利）商标诉讼中，60%-80%以上由伊利诺伊州北区法院管辖，该法院已被公认为中国跨境电商被诉的“重灾区”。原因在于，依据美国伊利诺伊州北区地方法院 LR26.2 号限制文件（UnitedStatesDistrictCourtNorthernDistrictOfIllinoisLocalRulesLR26.2RestrictedDocuments），在 该 法 院 提 起 诉讼的原告起诉时会单独密封提交一份载明所有被告名称的不公开附表（ScheduleA），而无需将被告信息罗列在诉状中，即“附表 A 被告诉讼”（ScheduleADefendantsScheme，以下简称“SA

299、D 诉讼”）。SAD 诉讼机制主要瞄准中国跨境电商，该机制对原告批量起诉极为有利，却会对中国的被告商家造成极大的不利影响，致其损失惨重，理由在于：（1）原告的诉讼成本极低而给被告带来的经济负担却极重对原告而言，在美国伊利诺伊州北区法院发起 SAD 诉讼成本低廉且极为便利。首先，SAD 诉讼机制允许原告批量起诉大量被告，且原告在起诉状中通常不必就单独被告商家的具体侵权情况独立地描述，仅需在诉状中概括描述其权利基础和被告的侵权行为类型。这种形式的起诉手段易于复制，便于原告批量提起诉讼、摊平诉讼成本，极大地降低了单个案件的诉讼成本。其次，SAD 诉讼的审理周期非常短。SAD 诉讼及涉及其中的临时禁令

300、、初步禁令的申请和执行，一旦启动诉讼程序整个流程会非常快捷高效。绝大多数被告并不会到庭应诉，从诉讼开始到作出缺席判决，法院一般需要 3 到 9 个月的时间。此外，相关送达程序简易灵活。实践中，无需遵循 海牙送达公约 的相关规定、采用电子送达方式（例如邮件），这也大大降低了原告的诉讼成本和时间周期。然而，此类诉讼会给被告带来沉重的经济负担。在 SAD 诉讼中，原告往往会以撤诉并解封资产及线上平台账户为和解条件，迫使中国商家和解并支付高昂的和解金。美国专利诉讼百问百答/109（2）被诉商家的业务运营即刻受阻原告在 SAD 诉讼中会向法院申请 TRO，并通常能够获得法院批准；TRO 随后将进一步转成

301、 PI。一旦被告跨境电商的账户和资金被冻结，其正常的业务运营将受到严重影响。商品无法销售，资金无法流动，这直接威胁到跨境电商企业的生存。（3）被诉商家获取的法律资源与信息不对称海外诉讼经验不足的中国跨境电商往往缺乏应对国际诉讼的法律资源和经验；加之SAD 诉讼中被告往往无法及时了解其被诉以及立案等相关信息，无法采取应对措施。原告方以防止被告过早得知诉讼启动导致相关文件证据被销毁，资产被藏匿或转移到外国司法管辖区为理由，将附表 A 中的被告名单密封提交，使得涉案卖家无法在第一时间得知自身已被提起诉讼。被诉商家甚至可能直到平台账户资金被冻结才可能知悉其被诉事实，这导致被告的应诉准备时间非常短（只有

302、 21 天应诉期），使得被告在应诉过程中处于极为不利的地位。由于对美国诉讼程序不熟悉，中国商家还可能错过、放弃出庭或与原告达成有利和解的机会。这种信息不对称进一步加剧了中国跨境电商在 SAD 诉讼中的劣势。（4）案件多走向不利和解或缺席判决等不利于被告的结局在 SAD 诉讼中，原告往往会“乘人之危”，以撤诉并解封资产及线上平台账户为条件，迫使中国商家和解并支付高昂的和解金。一旦商家不应诉，法院将会直接作出对原告完全有利的缺席判决（DefaultJudgment），判令电商平台或支付机构直接将全部冻结款支付至权利人以履行判决。我们对于应对 SAD 诉讼和 TRO 提供一下建议，供相关跨境电商企业

303、参考：防患于未然，提前聘请专业知识产权律师进行合规管理与排查建议中国跨境电商企业“出海”事先建立专业的知识产权管理队伍，持续跟进美国知识产权法律法规，及时掌握涉美知识产权诉讼的最新信息，弥补管理漏洞；在产品进入美国市场前，聘请专业律师进行合规调查与风险评估，包括产品名称和描述的商标检索，以及技术的自由实施（FTO）尽职调查等，排查知识产权侵权风险；重视异常购买行为，对于易发起 SAD 诉讼的司法辖区，如伊利诺伊州北区联邦法院所在地区，应特别关注异常购买行为，这些可能是权利人的取证行为。提前防范或察觉这些行为，可为 SAD 诉讼提前做好准备。美国专利诉讼实务精要与百问百答/110 发现 SAD

304、被诉后积极应对，第一时间联系有美国资质和诉讼经验的律师一旦发现被起诉，中国企业应立即与有美国执业和出庭资质且具有美国诉讼经验的律师联系，以便全面评估案件并制定应对策略。有美国诉讼经验和出庭资格的律师的介入，将有助于企业打开与美国法院、律师的沟通口，更好地了解案件情况，把握应诉的关键点。积极自查和初步评估中国企业需要自查产品销售情况，评估是否在诉讼法院的管辖区域内有销售行为、销售规模。这一步骤对于确定案件的管辖权和评估应诉策略至关重要。咨询律师评估诉讼成本与策略企业可以根据自身情况，选择对临时禁令提出异议、知识产权无效抗辩、程序性抗辩、不侵权抗辩等策略。例如，在程序性抗辩方面，企业可以主张其产品

305、未在该司法管辖区内实际销售，从而法院对其没有司法管辖权；在不侵权抗辩方面，以商标侵权诉讼为例，企业可以主张自己的使用行为是描述性的合理使用而非对原告商标的仿冒，以期免于承担侵权责任等。请求法院制裁原告，由原告承担被告的律师费如果原告的起诉缺乏法律依据或证据支持，被告可以依据美国法律和程序，要求法院对原告及其律师进行制裁，要求原告承担被告的律师费等。总之，你要第一时间聘请有美国资质和美国诉讼经验的律师，该律师应该有敢于亮剑，善于用剑，剑出必胜的能力和经验。因为，有威慑力的律师能够帮你快速解决 TRO问题。美国专利诉讼百问百答/111五、制定应诉策略56.是否接受目前的送达方式？若目前的送达方式是

306、按照海牙送达公约进行，即通过中央机关转递22，则符合中美两国法律，企业应当接受。若送达方式未按照海牙送达公约进行，而是替代性送达，包括邮寄送达、电子邮件送达、向美国主体或代理律师送达等，则企业应当确定涉诉美国法院对于替代性送达的态度，明确被诉主体与企业的商业关系，最终选择是否不接受替代性送达并坚持要求遵守海牙送达公约，或接受替代性送达以换取更长的答辩时间。具体而言，被告在正确送达起诉状之后，需在 21 日之内提交答辩状，如通过填写送达豁免表格的方式放弃正式送达，可以将答辩期延长到 60 日，美国境外主体延长至90 日。而中国法律要求美国诉讼的司法文书必须按照海牙送达公约对中国主体进行送达，但美

307、国法院对于是否可以绕过海牙送达公约而进行替代性送达问题上意见非常不一致，部分法院较为支持替代性送达，部分法院认为海牙送达公约仍应当优先适用。对于支持替代性送达的美国法院而言，即使中国企业坚持海牙送达公约送达，很可能也无法被支持。因此若查明涉诉美国法院近年案例中对于替代性送达有比较强的支持态度，可以考虑放弃要求海牙送达公约送达，从而争取更长的答辩时间。同时中国企业还应当注意，若中国企业在美国设有关联主体，且中国主体与美国主体均涉诉，此时即使中国主体坚持海牙送达公约送达，美国主体通常也需要正常进行答辩，无法起到拖延诉讼进展的作用。因此，可以考虑放弃正式的送达程序，来争取更多的答辩时间。此外，对较为

308、支持优先适用海牙送达公约的美国法院而言，中国企业也可以考虑由中国主体坚持海牙送达公约，在后续过程中再加入诉讼，并根据原告与美国主体已进行的专利攻防，撰写不同的答辩意见或使用不同的无效对比文件。要强调的是，送达是诉讼程序的一个起始环节，但不能决定该案件的最终结果。中国22中央机关转递途径具体包括，（1）符合 海牙送达公约 的请求方向司法部（中国指定的中央机关）发送域外送达的请求书和送达文书；（2）司法部审查合格后转递送达文书及手续文件至最高人民法院；（3）最高人民法院审查合格后转递至高级人民法院；（4）高级人民法院审查合格后转递至中级人民法院或基层人民法院；（5）中级人民法院或基层人民法院执行送

309、达（高级人民法院也可视情况直接安排由高级人民法院送达）；（6）在送达回证审核无误后，中级人民法院或基层人民法院将制作送达结果转递函并层层转递，最终由司法部将送达结果退回请求方。美国专利诉讼实务精要与百问百答/112企业可以利用送达，无论是坚持海牙送达公约原则还是双方协商延长诉状答辩期限，争取更多的时间以准备抗辩、反击，或和解。在送达程序上的纠缠是一种手段，但需要和诉讼目的保持一致，同时也应当考虑在送达程序上纠缠的成本。57.有什么前期打败诉讼的抓手？对于被诉企业而言，首先应判断目前法院是否享有管辖权，若目前法院不享有管辖权，则被诉主体可以提起驳回动议（Motiontodismss）。若虽然法院

310、享有管辖权，但具有更合适的管辖法院或审判地，则被诉企业可以提起移送审判地动议（Motiontotransfer）。（1）判断是否有管辖权在对事管辖权（subjectmatterjurisdiction）上，联邦地区法院对专利侵权问题具有初审管辖权和专属管辖权，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）对于联邦地区法院的专利侵权诉讼上诉具有专属管辖权。若目前法院不是前述法院，则可以基于目前法院不享有对专利侵权纠纷的对事管辖权提起驳回动议。在对人管辖权（personaljurisdiction）上，对于被诉企业而言，首先应当判断是否符合对人管辖权中的一般性管辖（generaljurisdiction），即审

311、判法院是否位于：（1）被告总部地，仅限于美国境内公司；（2）被告美国注册地。中国企业一般不满足一般性管辖的要求。对于被诉中国主体而言，除判断是否符合一般性管辖外，还需要判断是否符合对人管辖权中的特定性管辖（specificjurisdiction）。特定性管辖要求审理法院符合所在州的长臂管辖法案（long-armstatute）和联邦的正当程序原则（federaldueprocess），尤其是是否符合正当程序原则中的最小接触原则（minimumcontact）。美国司法实践上有较多关于特定性管辖的判例，总结而言，若被诉外国主体有意针对美国某州开展商业活动，例如积极销售商品或提供服务，而非偶然的

312、、被动的与美国某州产生接触，则有较大可能被认为符合特定性管辖。值得注意的是，若中国企业仅在美国境外制造产品，而对美进口、销售均由第三方进行，则美国法院对仅作为制造商的中国企业没有对人管辖权。（2）移送审判地动议若虽然案件是在具有管辖权的法院提起，但为方便当事人和证人及满足公共利益，被告也可以基于下列因素提交移送审判地动议，以将案件申请移送到对自己更有利的法院：美国专利诉讼百问百答/113 私人利益相关因素，包括：原告对诉讼地的选择；获得证据来源（如文件）的难易程度；当事人的便利程度；证人是否方便出庭，包括是否有强制程序来确保不愿意出庭的证人出庭，愿意出庭的证人出庭的费用；使案件的审判变得容易、

313、迅速和经济的其他任何实际问题。公共利益相关因素，包括：各法院待审案件的拥挤程度；裁决本地争议的本地利益；是否存在任何近期或共同待决的相关诉讼；各法院对适用法律的熟悉程度。58.美国专利侵权的主要抗辩事由和抗辩手段有哪些？主要抗辩事由：被控产品或方法没有落入专利权利要求保护范围；被诉主体没有在美国实施专利侵权行为；专利无效抗辩；反垄断抗辩；在先使用抗辩等。主要抗辩手段 答辩前动议，包括驳回动议、删除动议、要求更明确陈述动议、转移审判地动议等；在美国专利和商标局（USPTO）提交 IPR 等无效请求，并申请暂停侵权诉讼；即决判决动议。59.是否需要同时向美国专利和商标局（USPTO）提出知识产权复

314、审程序（IPR）请求？应当在涉诉后尽早提起而不是较晚才提起知识产权复审程序（IPR）。最好是在重大的证据开示之前，其可以增加在美国专利和商标局（USPTO）获得无效受理和在地区法美国专利诉讼实务精要与百问百答/114院获得诉讼暂停的可能性。但应当注意，至少要等专利权人确认所主张的权利要求后，才能提出更有针对性的知识产权复审程序（IPR）申请。被告应确保在提出申请前已充分检索了现有技术，以避免美国专利和商标局（USPTO）作出最终书面决定后，被告无法再提出新的无效申请。根据现在新的菲利普斯权利要求解释标准，无效程序中权利要求的解释更有可能影响到诉讼中的权利要求解释。因此，被告在最终决定提交知识产

315、权复审程序（IPR）申请时，应考虑上述所有因素。请注意，在联邦地区法院的专利侵权诉讼进程中向美国专利和商标局（USPTO）（USPTO）提起知识产权复审程序（IPR），必须在诉状送达后一年以内提起，否则美国专利和商标局（USPTO）专利审判和上诉委员会（PTAB，PatentTrialandAppealBoard）不予立案。美国专利诉讼百问百答/115六、证据60.美国专利诉讼的证据类型有哪些？美国专利诉讼任何证据类型都接受，例如：文件，如信件、电子邮件、产品说明书、销售记录、制造图纸等；实物，如产品样本、模型等；电子证据，如微信、推特 X 等。61.什么是所谓的“DISCOVERY”？和中国

316、不同，证据开示（Discovery）是美国民事诉讼中非常重要且极具特色的一项制度，是各方当事人在庭审之前从对方当事人和证人处获取证言、文件及其他证据的一种强制性的程序。当事人可以就与诉求或答辩相关的任何不受律师-客户特权保护的信息寻求证据开示。证据开示由当事人自行实施管理，法官进行监督，并在当事人发生分歧时介入，以推动案件的进行。通过开庭前的证据披露，每一方当事人都有机会获知其他当事人手中与争议相关的信息和证据，无论是否有利。证据开示的方式包括：初始披露（initialdisclosures）、宣誓作证（depositions）、质询（interrogatories）、书面承认请求（reque

317、stforadmission）和文件出示请求（requestfordocumentproduction）。多数情况下在联邦地区法院，相关文件通常在当事人双方之间流转，而非向法院提交。但是，如果申请方未在时限内收到答复，当事方可以向法院提出强制证据开示申请。62.双方证据提交的范围是如何确定的？根据联邦民事程序规则第 26 条的规定，所有根据合理推导能够引向可以采纳的材料，都在证据开示的范围之内（除非该材料或信息受美国律师-客户特权保护）。除非法庭另有指令，双方可以就与双方指控或抗辩有关的任何不受特权保护的信息要求对方提供，但应与案件本身需要相适应，主要考虑涉案事由的重要性、涉案金额、当事人接触

318、到该信息的难度、双方的资源、该项开示对解决争议的重要性、证据开示的作用与投入成本的权重对比。美国专利诉讼实务精要与百问百答/11663.美国的诉讼程序对于双方的举证有什么强制性要求？美国诉讼程序中，对于双方举证有以下几点强制性的要求：双方必须在诉讼开始前向对方和法院披露所有相关的证据，包括文件、证人名单、专家报告等，这称为预试披露；双方必须遵守法院的证据规则，不能提交不实、误导或虚假的证据。当事人提交不实、误导或虚假证据会导致法庭处罚，甚至有刑事责任；双方必须在法庭上通过证人的口供或书面的证词来证明自己的主张，不能仅仅依靠自己的陈述或辩论；双方不能破坏、篡改、隐瞒或拒绝提供证据，否则可能面临法

319、律制裁。但是，所有受美国律师-客户特权保护的信息和证据是不需要提交披露的。64.违反举证的强制性要求会有什么后果？美国诉讼程序中，如果一方违反了法院的披露或合作义务，可能会面临以下几种制裁：法院可以强制该方提供披露或合作，或者对其进行罚款、扣押财产、禁止提出证据或辩护等；法院可以基于该方未遵守联邦规则或法院命令，而驳回其诉讼请求或反诉请求。这些制裁中最严重的一种被称为民事死刑（deathpenaltysanction），即法院因为该方的严重违规行为而撤销其诉讼文件，从而剥夺其在案件中的任何辩护权利。这些制裁的目的是为了维护诉讼的公正和效率，惩罚和阻止不诚实和不合作的行为。在美国诉讼程序中，故意

320、作伪证是一种严重的犯罪行为，作伪证者可能会被起诉，根据不同的法律条款，面临罚款、监禁或两者兼有的刑罚。作伪证者可能会被撤销其在案件中的证据或辩护，从而失去其诉讼权利。如果作伪证行为导致对方或第三方遭受损失或伤害，作伪证者可能要承担相应的法律责任，如赔偿损失。如果其作伪证行为涉及了其职业或社会地位，还可能会受到相应的惩戒或制裁，如被吊销执照、被开除、被禁止从事某些活动等。65.哪些证据是必须提交的？可以选择性地提交证据吗？除非获得法庭同意，否则所有对方要求开示的证据均需要提交，不能选择性地提交证据。但是，受美国律师-客户特权保护的材料或信息可以不提交。在专利侵权诉讼中，原告一般会要求开示被告产品

321、销售情况、产品利润、产品研究开发情况等相关信息，在可能适用惩罚性赔偿的情况下，还会要求开示被告是否知道专利的存在、有没有咨询律师是否会构成侵权等内容；被告一般会要求开示涉案专利的发明点、涉案专利的现有技术、专利美国专利诉讼百问百答/117技术的实施情况等。特别要强调的是，所有受美国律师-客户特权保护的信息和证据是不需要提交的，这也是为什么美国律师-客户特权很重要的原因。66.在美国诉讼中当事人有义务保留证据吗？根据美国诉讼法的规定，一旦存在可能面临诉讼的风险，当事人即有必要保留证据。在此情形下，公司有义务发出诉讼保留通知（LitigationHoldNotice），以告知公司所有与诉讼相关的人

322、员保留相关证据。在美国诉讼中，诉讼保留是一种书面指示，要求保管某些文件和电子存储信息（ElectronicallyStoredInformation,ESI）的人员保存可能与未来诉讼相关的证据，不能删除或销毁这些数据，否则可能会给公司带来不利的法律后果。诉讼保留的目的是通知证据保管人（包括员工或其他相关方），其必须为预期的诉讼保留相关数据。保留证据可以是企业自行发起的内部调查，也可以源自正在进行的诉讼中的法院命令，或者由可能引发诉讼的投诉所触发。无论保留证据的触发因素是什么，需要保留的数据类型通常包括电子存储信息（ESI）以及纸质文件、日志和报告。以下是一个诉讼保留备忘录的样本：DearCol

323、leagues.Ourcompanyis（orwillbe）involvedinalawsuitagainst（opposingparty）inthetheU.S.federalcourt.ThislitigationisgovernedbytheFederalRulesofCivilProcedure,whichapplytoallsuitsfiledinUnitedStatesfederalcourts.PursuanttotheFederalRulesofCivilProcedure,everypartytoalawsuithasadutytopreserveallevidencewhi

324、chcouldberelevanttothesuit.Thisincludesthedutytopreserveallelectronicevidence,suchasemailsdiscussingtheincidentorrelatedtomattersatissueinthesuit.Thisdutytopreserveevidenceisbroadandextendstoalldocuments,regardlessofwhetherthedocumentisstoredelectronically（suchasemail）orinhard-copyandregardlessofthe

325、typeofdocument.Forexample,reports,spreadsheets,photographsandvideotapesareallconsidereddocumentsthatmustbepreserved.Furthermore,thedutytopreservethisdocumentaryevidenceextendstoalldocumentsinexistenceasofthetimeyoureasonablyanticipatedthislitigation.Toensurethatallrelevantdocumentsarepreserved,yoush

326、ouldcommunicatedirectlywithallemployeeswhohavepossessionorcontrolofpotentiallyrelevantevidence,includingbutnotlimitedtopersonnelwhodeal美国专利诉讼实务精要与百问百答/118withemailretention,deletion,andarchiving.Youshouldadviseeachoftheseemployeestopreserveanyrelevantdocumentsintheircustody.Furthermore,youshouldadvi

327、seallsuchpersonsthatanyregularlyscheduledand/orautomaticdeletionofemailorotherelectronicdocumentsmustbediscontinuedwithrespecttoanyrelevantdata.Inaddition,anydocumentdestruction（suchasshreddingofdocuments）mustceasewithrespecttoanyrelevantdocuments.Allrelevantdocuments,bothelectronicandpaper,mustbepr

328、eservedforthedurationofthislitigation.Ifyouhaveanyquestionsaboutthedetailsoftheseobligations,pleasecontactme.67.如果证据灭失了怎么办？什么是毁灭证据？在当事人没有过错的情况下，证据灭失无需承担责任。证据灭失后，可如实告知法院及对方证据灭失及原因，并因此无法进行开示。但应当注意，如果当事人对证据灭失有过错，如没有按照问题 66在美国诉讼中当事人有义务保留证据吗？及时发出诉讼保留通知而导致证据灭失，故意或过失地破坏、篡改、隐匿丢弃与诉讼相关的证据，则需要承担相应的法律责任。特别要强调的是

329、，美国法下的毁灭证据（spoliationofevidence）是指当事人故意或过失地破坏、篡改、隐匿或丢弃与诉讼相关的证据，以影响诉讼的结果。毁灭证据的后果可能有以下几种：制裁措施：法院可以对毁灭证据的一方采取不同程度的制裁措施，如罚款、禁止提出或反驳某些证据或主张、指示陪审团做出不利的推定等；民事责任：毁灭证据的一方可能还要承担民事责任，如赔偿对方因毁灭证据而遭受的损失、律师费等；刑事责任：如果毁灭证据的行为构成了犯罪，如伪造证据、妨碍司法公正等，毁灭证据的一方还可能面临刑事指控和刑罚。因此，美国诉讼中毁灭证据是一种非常严重的行为，可能会给当事人带来严重的法律后果。诉讼中一定要避免这样的行

330、为。68.证据提交的形式是什么？要求对方提供文件（requests for production of documents）美国专利侵权诉讼中最基本的证据开示手段。原告和被告都会向对方提出一个要求提供的文件清单，描述需要对方提供的文件。诉讼双方都需要收集、检索大量文件，然后采美国专利诉讼百问百答/119用合适的形式提供给对方。正式询问（interrogatory）原告或者被告向另一方提出一系列证据调查方面的书面问题并要求对方书面回答。根据联邦民事程序规则的规定，一方的询问不能超过 25 个问题。诉讼双方可以协商，增加询问的问题数量。对方只有 30 日的期限回答问题。要求承认（requests

331、for admission）原告或者被告可以相对方发送一系列陈述，要求对方承认这些陈述的真实性。接收到陈述请求的一方应当在 30 日内作出答复。答复时，接收方必须对每一项陈述作出承认、拒绝或回答自己既不能承认也不能拒绝，接收方也可以反对被要求承认的问题，但必须说明理由。实践中，常用的理由通常包括问题模糊不清等。宣誓作证（deposition）宣誓作证程序指证人在法庭外经过宣誓后，提供口头证词的程序。某些宣誓作证的内容可以在庭审中直接使用；如果证人在法庭上的证词与先前的宣誓作证不符，宣誓作证可以用来对庭审中作证的证人进行弹劾。69.如果证据涉及敏感的技术、销售、市场等信息，如何进行保护？在美国的

332、诉讼中，保护保密信息不泄露至关重要。以下是一些方法和法律规定，用于确保敏感信息在诉讼过程中得到适当的保护：保护性命令（Protective Order）：在诉讼中，当事人可以向法院申请保护性命令，以限制或阻止某些信息的披露；保护性命令可以要求对敏感信息进行封存、限制披露范围，或者只允许特定人员查看。隐私通知：在诉讼中，当事人通常需要向对方披露相关证据；如果某些信息属于商业秘密、个人隐私或其他敏感类别，可以在披露前提前通知对方。封存文件：法院可以决定将某些文件封存，以防止敏感信息公开；美国专利诉讼实务精要与百问百答/120 封存文件意味着只有特定人员（如律师、法官、当事人）可以查看这些文件。限制

333、披露范围：当事人可以请求法院限制某些信息的披露范围；其中包括限制在法庭上公开讨论、限制在文件中披露，或者只允许特定人员查看。保护性命令（ProtectiveOrder）通常为不同类别的机密信息建立不同级别的保护。例如，保护令可以有以下级别：机密：具有此指定的信息可能仅限于用于诉讼目的，但可与参与诉讼的所有人（包括对方的员工）共享。例如，双方之间交换的诉前通信可以被指定为“机密”。这些通信可能对第三方保密，但无需限制其在各方内部的分发。高度机密 只能律师和客户代表查看：具有此指定的信息将受到高度保护，限制对方仅对其内部法律顾问和某些商定的客户代表进行访问。这一指定允许必要的决策者访问选定的信息，以便他们能够评估案件并评估和解方案。例如，在和解谈判期间，为了促进解决，一方可能有选择地决定将财务数据或许可活动摘要等信息指定为“高度机密只能律师和客户代表查看”。高度机密 仅限外部律师看（Attor