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1、版权声明本报告版权属于中国(深圳)知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导深圳分中心所有,未经许可,任何单位、个人均不得转载。课题组成员名单主任:宋洋成员:邓爱科肖霄张剑李霄永总编辑:刘凯怡 副编辑:黄丽郑素素卢仰红编辑(以姓氏拼音为序):岑茜冯思婷蒋迪刘雨函李忠健林敬 罗娱史芸乔 支持专家:环球律师事务所桂佳目 录第一章 整体情况一、2023 年整体情况.1(一)立案情况.1(二)结案情况.2二、历年立案情况.2第二章 专利诉讼一、立案情况.3(一)当事人情况.3(二)行业分布.4(三)区域分布.5(四)管辖法院.6(五)代理律所及律师.6二、结案情况.8(一)结案周期.8(二)结案类型.
2、8(三)救济方式.8(四)结案判赔.8三、小结.9(一)专利重要法案:2023 年专利资格恢复法案.9(二)企业提起涉美专利诉讼的实务建议与注意事项.9第三章 商标诉讼一、立案情况.11(一)当事人情况.11(二)行业分布.12(三)区域分布.12(四)管辖法院.13(五)代理律所及律师.13二、结案情况.14(一)结案周期.14(二)结案类型.14(三)救济方式.15(四)结案判赔.15三、小结.15商标诉讼管辖变化:美国兰纳姆法的域外适用.15第四章 商业秘密诉讼一、立案情况.16(一)当事人情况.16(二)行业分布.16(三)区域分布.16(四)管辖法院.16(五)代理律所及律师.16二
3、、结案情况.17(一)结案周期.17(二)结案类型.17(三)救济方式.17(四)结案判赔.17三、小结.17(一)商业秘密重要立法:2022 年保护美国知识产权法案.17(二)企业人员流动的商业秘密风险与规避建议.18第五章 版权诉讼一、立案情况.20(一)当事人情况.20(二)行业分布.21(三)区域分布.21(四)管辖法院.22(五)代理律所及律师.22二、结案情况.23(一)结案周期.23(二)结案类型.23(三)救济方式.23(四)结案判赔.23三、小结.24(一)美国“附表 A 被告诉讼”的特点与影响.24(二)SAD 诉讼的应对策略.24第六章 337 调查一、立案情况.26(一
4、)立案数量.26(二)主要调查原因.26(三)行业分布.26(四)当事人情况.27二、终裁结果.27(一)整体情况.27(二)缺席被告情况.28(三)发布排除令情况.28三、小结.28(一)2023 年深圳企业 337 调查结果向好.28(二)深圳企业应对 337 调查的实务建议.29一、深圳外贸出口规模大,海外知识产权纠纷频发深圳作为我国外贸大市,出口增速领跑全国。相关数据显示,2023 年深圳市进出口3.87万亿元,增长5.9%,规模创历史新高,居内地城市第2位;其中出口2.46万亿元,增长 12.5%,规模连续 31 年居内地城市首位。美国是深圳企业主要出口的国家之一,深圳外贸产品在美国
5、市场持续走俏,面临的风险也随之加剧,知识产权诉讼作为商业竞争手段频频被海外竞争对手所采用。2023 年,深圳企业涉及美国联邦地区法院的知识产权诉讼案件数量持续增长,案件复杂性增加,单个案件同时涉及多种知识产权类型,其中,专利诉讼立案 148 件,同比增长 38.3%;版权诉讼立案 129 件,同比增长12.2%;商标诉讼立案 280 件,同比增长 6.9%。二、海外纠纷应对能力不断增强,积极运用规则维权近年来,深圳企业在海外主动发起的诉讼逐渐增多,以美国联邦地区法院专利诉讼为例,2020-2023 年,深圳企业作为原告的案件占比分别为 3%、11.8%、24.3%和27%,越来越多的深圳企业主
6、动将知识产权武器运用到企业经营当中。2023 年,深圳某空天技术产业的领军企业与美国某公司的专利侵权案件作出陪审团裁决,该深圳公司被判高额赔偿。深圳企业在此后采取了多项针对性措施,形成了有力对等态势,其中就包括在美国联邦地区法院向该美国公司提起 4 件专利诉讼,利用美国司法证据开示制度,成功抓住了对方的弱点,从而在诉讼中占据了主动地位。最终,双方专利纠纷撤案。三、重大案件屡获积极结果,保障“出海”产业安全2023 年,337 调查终裁结果向好,原告主动撤诉、和解、以同意令终止调查、裁定不侵权等积极终裁结果共占 78.3%,较 2022 年(占 47.6%)有较大增长,涉及高端医疗器械、软件与信
7、息服务、智能机器人产业等。337 调查的救济措施严厉,如果 ITC摘 要本报告对 2023 年度深圳企业在美国联邦地区法院的知识产权诉讼案件以及在美国国际贸易委员会(ITC)的 337 调查案件情况进行分析,企业在美知识产权纠纷总体呈现以下几个特点:颁发普遍排除令,美国海关将不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场,这就意味着不仅仅对特定的企业,包括对企业所在的产业都会产生不利影响。多起重大案件获得积极结果,对于“出海”产业安全发挥着重要作用。在 337 调查案件中,中型企业的应对实力也在逐步彰显,他们凭借着较为充实的知识产权储备,以及在全球运用专利无效、跨国诉讼、海关执法等手段向对手反制,
8、取得案件积极结果。四、跨境电商行业转型升级,相关诉讼向技术密集型产业集聚深圳跨境电商产业从早期的“野蛮生长”逐步发展到目前的“蔚然成林”,业内自发性的良性竞争,使得优质企业快速迭代,深圳跨境电商上市企业已达 10 家,数量位列全国第一。由此,美国跨境电商诉讼的多发领域,也由前些年的服装、玩具等传统产业逐步蔓延到技术密集型产业,而大多数技术密集型产业发生纠纷的类型一般为专利诉讼(2023 年占比 17.8%,相较于 2022 年 6.5%有大幅增长)。2023 年,深圳企业涉及的美国联邦地区法院专利诉讼中,56.8%以上案件涉及跨境电商,相关案件数量相较 2022 年占比增长 29.0%,涉及网
9、络与通信、智能终端等产业。五、中小微企业应诉意识逐步提升,纠纷应对能力有所提高近年来,在面对海外知识产权纠纷时,产业巨头凭着丰富的诉讼经验有效抗衡、制约对手,许多中小微企业应诉意识和能力也在逐步提升。例如,深圳跨境电商蓬勃发展,成为了海外原告的重点打击目标,而跨境电商中 95%以上为中小微企业。这部分中小微企业在往年的诉讼中,缺席判决比例通常占 61%以上,而在 2023 年得到了改善。以美国联邦地区法院版权诉讼为例,因缺席判决败诉结案的案件占 54.0%,缺席比例相较于 2022 年(67.6%)有较大幅度下降。一些积极应诉的跨境电商,通常都能在较短的时间内与美国原告达成和解,解冻资金账户,
10、恢复正常经营。企业知识产权意识能力提升,将进一步促进产业健康有序发展。第 1 页第一章 整体情况一、2023 年整体情况2023 年,深圳企业在美立案和结案的知识产权诉讼案件共 810 件,其中,立案484 件,结案 539 件1。专利诉讼案件数量为 249 件,其中,立案 148 件,同比增长 38.3%;结案 172 件。商标诉讼案件数量为 444 件,其中,立案 280 件,同比增长 6.9%;结案 326 件。商业秘密诉讼案件数量为 8 件,其中,立案 3 件,同比增长 200%;结案 8 件。版权诉讼案件数量为 211 件,其中,立案 129 件,同比增长 12.2%;结案 169
11、件。表 1-1 立案和结案案件数量类型立案量(件)结案量(件)专利148172商标280326商业秘密38版权129169合计4842539(一)立案情况2023 年深圳企业在美知识产权诉讼案件立案共 484 件,深圳企业作为原告及被告的案件情况如下表所示:表 1-2 深圳企业原被告情况类型作为原告数量(件)作为被告数量(件)被告占比(%)专利4011073.0%商标1327095.4%商业秘密1266.7%版权512496.1%合计59430/1.共有 213 起案件在当年立案并结案。2.在新立案和结案的案件中,存在同时涉及多个纠纷类型的情况。第 2 页(二)结案情况2023 年深圳企业在美
12、知识产权诉讼案件结案 539 件。其中,专利案件结案 172 件,商标案件结案 326 件,商业秘密案件结案 8 件,版权案件结案 169 件。专利案件审结平均时间为 383 天,商标案件审结平均时间为 231 天,商业秘密案件审结平均时间为 598 天,版权案件审结平均时间为 221 天。表 1-3 结案周期类型平均数(天)专利384商标231商业秘密598版权221二、历年立案情况近年来,深圳企业在美知识产权诉讼案件立案数量整体上升,略有波动。其中,商标和版权案件数量呈现持续增长态势。图 1-1 深圳企业在美知识产权诉讼案件历年立案情况第 3 页第二章 专利诉讼一、立案情况2023 年专利
13、诉讼案件立案 148 件,同比增长 38.3%。深圳企业作为原告的案件40 件,作为被告的案件有 110 件(其中原被告都是深圳企业案件 2 件)。深圳企业作为原告的案件占比为 27.0%。图 2-1 专利诉讼深圳企业原告比例(一)当事人情况上述案件中共涉及 131 个原告,发起专利诉讼案件较多的原告如下表所示:第 4 页 图 2-2 专利诉讼主要原告经研究,HyperQuery,LLC、RecepTrexx LLC、Volteon LLC、Cedar Lane Tech-nologies Inc.、Wildcat Licensing LLC、Jawbone Innovations,LLC 等
14、 美 国 企 业 为NPE,由前述 NPE 发起的专利诉讼共 19 件,占到所有专利案件的 12.8%。涉诉最多被告深圳企业是 OnePlus Technology(Shenzhen)Co.,Ltd.(深圳市万普拉斯科技有限公司)13件,TP-Link Technologies Co.,Ltd.(普联技术有限公司)5件,ZTE Corporation(中兴通讯股份有限公司)4 件,Huawei Technologies Co.,Ltd.(华为技术有限公司)4 件,其他涉诉较多的企业情况如下表所示:表 2-1 专利诉讼主要被告深圳企业序号企业名称(中英文)案件量(件)1深圳市万普拉斯科技有限公司
15、OnePlus Technology(Shenzhen)Co.,Ltd132普联技术有限公司TP-Link Technologies Co.,Ltd.53中兴通讯股份有限公司ZTE Corporation44华为技术有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd.45TCL 华星光电技术有限公司TCL Electronics Holdings Ltd.26深圳市大疆创新科技有限公司SZ DJI Technology Co.,Ltd.2(二)行业分布专利诉讼案件所涉行业主要集中在计算机制造业、日用杂品制造业、通信设备制造业、玩具制造业和体育用品制造业,具体情况如下图所示:第 5
16、页图 2-3 专利诉讼深圳企业行业分布(三)区域分布在深圳企业作为被告的专利诉讼案件中,从案件数量看,南山区企业涉案案件最多;从涉案企业数量看,龙岗区的涉案企业最多。辖区分布情况如下表所示:表 2-2 专利诉讼被告深圳企业区域分布序号辖区案件数占比(%)企业数(家次)占比(%)1南山区3322.8%3916.2%2龙岗区3222.1%7531.1%3龙华区2114.5%4016.6%4宝安区1913.1%3815.8%5福田区1913.1%239.5%6光明区96.2%114.6%7罗湖区96.2%125.0%8坪山区32.0%31.2%(无法查明辖区的企业 60 家,该数据不列入统计范围)第
17、 6 页 在深圳企业作为原告的专利诉讼案件中,无论从案件数量看,还是从涉案企业数量看,龙岗区均占比最高。辖区分布情况如下表所示:表 2-3 专利诉讼原告深圳企业区域分布序号辖区案件数占比(%)企业数(家次)占比(%)1龙岗区1433.3%1835.3%2宝安区1330.9%1631.4%3南山区614.3%611.8%4龙华区511.9%59.8%5福田区24.8%47.8%6光明区24.8%23.9%(四)管辖法院专利诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院和德克萨斯东区联邦地区法院审理,其他管辖法院情况如下表所示:表 2-4 专利诉讼管辖法院序号法院名称(英文)法院名称(中文)案件量(件
18、)占比(%)1N.D.Ill.伊利诺伊北区6241.9%2E.D.Tex德克萨斯东区2617.6%3W.D.Tex德克萨斯西区138.8%4N.D.Tex.德克萨斯北区74.7%5 S.D.Fla.佛罗里达南区74.7%6S.D.N.Y.纽约南区64.1%7其他2718.2%(五)代理律所及律师涉及深圳企业的专利诉讼案件中,原告律所被委托次数较多的是 Bishop Diehl&Lee 和 Flener IP&Business Law(见表 2-5);被诉深圳企业委托的律所中,被委托次数较多的为 Kirkland&Ellis 等(见表 2-6)。第 7 页表 2-5 原告主要代理律所及律师序号律
19、所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)1Bishop Diehl&LeeBenjamin Adam Campbell,Edward L.Bishop,Nicholas S.Lee(Bishop Diehl&Lee),Sameeul Haque72Flener IP&Busi-ness LawJames Edward Judge,Zareefa Burki Flener,Patrycia Piaskowski,73Getech LawGe(Linda)Lei64Glacier LawTao Liu,Tianyu Ju,Wei Wang,Ruoting Men65Rabicoff LawIsa
20、ac Phillip Rabicoff6表 2-6 被告深圳企业主要代理律所及律师序号律所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)1Kirkland&EllisRussell Evan Levine32Carter ArnettWilson Sonsini Go-odrich&RosatiEdgar Leon Carter,Nathan Isaiah Charles Cox,Scott Wayne Breedlove,Cather-ine Rose Lacey,Eric Pres-ton Tuttle,Jordan Ross Jaffe23Finnegan,Henderson,-Farabow
21、,Garrett&DunnerMing-Tao Yang,Lionel Marks Lavenue24McDermott Will&EmeryCharles Moran McMahon,Thomas Michael Damario Jr.25Glacier LawDandan Pan,He Cheng,Ruoting Men,Tao Liu,Tianyu Ju,Wei Wang,Yu-Hao(Mickey)Yao2第 8 页 二、结案情况2023 年深圳企业在美结案的专利诉讼共 172 件,同比增长 70.3%。(一)结案周期专利诉讼案件的结案周期平均为 384 天。其中耗时最短的为 15 天
22、,以管辖权转移结案。耗时最长的为 2995 天,以协议和解结案。(二)结案类型在深圳企业作为原告的案件中,结案类型主要包括:协议和解 2 件;原告胜诉:缺席判决 1 件。在深圳企业作为被告的案件中,结案类型主要包括:原告撤诉(即原告自愿撤诉或协议和解),占 53.9%;原告胜诉:缺席判决,占 34.2%;原告胜诉:合意判决,占 6.2%。具体情况如下表所示:表 2-7 被告深圳企业专利诉讼主要结案类型序号结案类型(英文)结案类型(中文)企业数(家次)占比(%)1Likely settlement:Plaintiff Voluntary Dismissal/Stipulated Dismissa
23、l原告撤诉:原告自愿撤诉或协议和解23653.9%2Claimant Win:Default Judge-ment原告胜诉:缺席判决15034.2%3Claimant Win:Consent Judg-ment原告胜诉:合意判决276.2%4Procedural:Dismissal程序相关:驳回起诉102.3%5其他153.4%(三)救济方式在专利诉讼案件中,大多以和解结案,颁布禁令的案件有60件,涉及266家次企业。其中颁布较多的禁令类型:同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令的企业 91 家次;同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令和放弃域名的企业 47 家次。(四)结案判赔原告胜诉并
24、判被告深圳企业赔偿的案件有 29 件,平均判赔金额为 219.6 万美元,第 9 页中位数为 6 万美元。其中,最高判赔金额为 2.789 亿美元,原告为 Textron Innova-tions Inc.,以原告胜诉结案。三、小结(一)专利重要法案:2023 年专利资格恢复法案 2023 年专利资格恢复法案(Patent Eligibility Restoration Act,简称 PERA)旨在明确专利法第 101 条规定的专利客体资格,恢复许多领域重要发明的专利资格。在法案提出前,美国联邦最高法院对专利法第 101 条的解释是,如果专利主题是自然现象、自然法则或抽象概念,则不能授予专利权
25、(Alice Corp.v.CLS Bank International,573 U.S.208(2014)),这使得近年来美国的专利资格不明确、受限大,导致了案件判决的不一致和创新、投资与商业的不确定性。PERA 则规定:任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成,或者对前述任何一项的新颖且实用的改进,可按本法规定的条件和要求获得专利,但经修订的美国法典第 35编第 101 条中明确规定的除外。PERA 还寻求明确计算机相关发明的可专利性。其规定:任何不使用机器(包括计算机)或不通过制造就无法实际执行的过程都有资格获得专利保护。实质上属于经济、金融、商业、社会、文化或艺术的“
26、过程”不符合专利条件,“即使过程中不少于一个步骤涉及机器或制造”。但仅通过例如“在计算机上进行”的陈述来增加对计算机的非必要提及,仍不符合专利资格。PERA 就法院应如何确定所主张发明是否符合条件提供了指导。PERA 指出:专利资格的确定应将所主张的发明作为一个整体来考虑,而不能忽略或无视任一权利要求,并且不应考虑以下因素:(1)所主张发明的制造方式;(2)权利要求要素是否为已知、常规、例行或自然发生的;(3)自发明之日起相关技术适用的状况;(4)第 102、103 或 112 条中的任何其他考虑因素。PERA 法案可能对美国可专利客体的范围产生影响。这对企业在新技术发展趋势下的在美知识产权布
27、局具有启发意义。若企业的经营项目中涉及依照法案可能有资格获得专利保护的事项,尤其是人工智能、医疗诊断、生物技术等关键创新领域事项,企业应当及时跟进关注相关规定的落实情况,根据情况提前更新在美知识产权布局,尽早做好在美申请相关专利的准备,维护企业知识产权利益。(二)企业提起涉美专利诉讼的实务建议与注意事项近年来,企业在海外主动发起的专利诉讼案件越来越多,以美国联邦地区法院专利诉讼为例,2020-2023 年,深圳企业作为原告的案件占比分别为 3%、11.8%、第 10 页 24.3%和 27%。专利诉讼属于民事诉讼的一种,专利诉讼程序与其他民事诉讼程序基本相同,但也有其特殊的程序,比如权利要求解
28、释程序。此处结合美国专利诉讼程序与规则,对深圳企业在美提起专利诉讼的实务建议与注意事项作简要说明。1.委托美国专利诉讼代理律师 鉴于在美提起专利诉讼程序复杂,建议企业委托诉讼律师负责诉讼案件的各方面工作,包括但不限于:制定诉讼策略,进行书面或当庭的答辩和回应,进行或协助证据搜集、保存、固定,参与和解谈判等。在代理律师的选择上,建议委托美国执业律师作为代理律师。原因包括但不限于:第一,美国法严格禁止非美国执业律师提供美国法法律服务,并针对此行为追究其刑事责任;第二,美国的知识产权法律法规和中国知识产权法律法规存在较大差异,各项程序法律法规也有诸多不同,美国执业资格律师更能提出准确的法律意见;第三
29、,以非美国执业律师作为代理律师,将可能丧失美国法下赋予寻求法律服务的当事方的法律保护,比如“律师与客户保密特权(Attorney-Client Privilege)”及“律师与客户工作成果特权(Work Product Doc-trine)”。2.制定有效的诉讼策略 作为原告提起专利诉讼,具有时间上的优势,企业应当向代理律师完整传达其商业目标和期望,制定合适的诉讼策略,以求争取最大利益。制定有效诉讼策略的主要考虑因素包括但不限于:司法管辖权、抗辩和可能的反诉、是否主动提起其他措施等。3.组建工作团队搜集、固定证据并防止信息泄露为了快速而有效地回应专利诉讼,企业应该组建一个负责诉讼相关事宜的工作
30、团队,在短时间内开会评估涉案专利,搜集、保存、固定相关证据,并防止对外信息泄露。对于销往美国的产品,企业应当注意留存产品详细而全面的生产与经营记录,包括但不限于:(1)产品生产情况:产品的生产方法、生产流程、设备信息、原料与配件信息、产品改进信息、不同批次产品间差异、产品部件被外包他方制造、原材料和成品产品的运输、产品不同部件的拆解、组装与装配情况、产品的外包装/装 潢情况;产品生产人员情况:产品的总工程师/总设计师、负责落实的技术总监、厂区监督负责人等;(3)上下游企业就产品与企业及自然人之间合作情况,包括上游企业供货情况与下游企业收货情况等;(4)产品的所有销售信息。第 11 页第三章 商
31、标诉讼一、立案情况2023年商标诉讼案件立案280件,同比增长6.9%。深圳企业作为原告的案件13件,作为被告的案件 270 件(其中原被告都是深圳企业案件 3 件)。深圳企业作为被告的案件占比达到 95.4%。图 3-1 商标诉讼深圳企业被告比例(一)当事人情况商标诉讼案件涉及 178 个原告,多为外国企业,主要的原告如下图所示:图 3-2 商标诉讼主要原告第 12 页 商标诉讼案件中的被告大部分为中小微企业且多为跨境电商,其中,有 9 家被告深圳企业在同一年内被诉 3 次以上。(二)行业分布商标诉讼案件所涉行业主要集中在文化、体育用品及器材专门零售业,纺织、服装及日用品专门零售业和软件开发
32、业,具体情况如下图所示:图 3-3 商标诉讼深圳企业行业分布(三)区域分布商标诉讼案件中,无论从案件数量看,还是从涉案企业数量看,龙岗区均占比最高。辖区分布情况如下表所示:表 3-1 商标诉讼深圳企业区域分布序号辖区案件数占比(%)企业数(家次)占比(%)1龙岗区15325.5%38633.3%2宝安区12019.9%22719.6%3龙华区10116.7%21518.5%4福田区7211.9%13111.3%5南山区559.1%776.6%6罗湖区396.5%494.2%7光明区315.1%373.2%8坪山区254.1%312.7%9盐田区61.0%60.5%10深汕合作区10.2%10.
33、1%(无法查明辖区的企业 181 家,该数据不列入统计范围)第 13 页(四)管辖法院商标诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院审理,占 75.0%。主要管辖法院情况如下表所示:表 3-2 商标诉讼管辖法院序号法院名称(英文)法院名称(中文)案件量(件)占比(%)1N.D.Ill.伊利诺伊北区21075.0%2S.D.Fla.佛罗里达南区3010.7%3S.D.N.Y.纽约南区124.3%4N.D.Ga.佐治亚北区82.9%5C.D.Cal.加利福尼亚中区62.1%6其他145.0%(五)代理律所及律师涉及深圳企业的商标诉讼案件中,原告律所被委托次数较多的是 Hughes Socol Pi
34、ers Resnick&Dym 和 Greer,Burns&Crain(见表 3-3);被诉深圳企业委托的律所中,被委托次数较多的为 Law Offices of Edward Chen,共被委托 2 次。表 3-3 原告代理律所及律师序号律所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)1Hughes Socol Piers Resnick&DymMichael A.Hierl,Robert Payton Mc-murray,William Benjamin Kalbac532Greer,Burns&CrainAmy Crout Ziegler,Justin R.Gaudio,Justin Tyl
35、er Joseph,Kahlia Roe Halp-ern,Trevor Christian Talhami523JiangIP Keith VogtAdam Grodman,Cameron Eugene Mcintyre,Yanling Jiang,Yi Bu,Keith Alvin Vogt214Flener IP&Busi-ness LawJames Edward Judge,Zareefa Burki Flener12第 14 页 序号律所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)5Schneider Roth-man Intellectual Property Law GroupJoe
36、l Benjamin Rothman,Layla T.Nguyen I,CRAIG A.WIRTH,ANGELA M.NIEVES,MARIAN V.QUINTERO126TME LawMartin Francis Trainor,Sameeul Haque12二、结案情况2023 年深圳企业在美结案的商标诉讼共 326 件,同比增长 24.9%。(一)结案周期326 件案件的结案周期平均为 231 天,最快审结的案件耗时仅为 7 天,以原告撤诉结案。耗时最长的为 1736 天,以原告胜诉(被告缺席判决)结案。(二)结案类型在深圳企业作为原告的案件中,结案类型主要包括:原告自愿撤诉 2 件;原
37、告胜诉:缺席判决 2 件。在深圳企业作为被告的案件中,结案类型主要包括:原告胜诉:缺席判决,占61.0%;原告撤诉(即原告自愿撤诉或协议和解),占 35.4%。具体情况如下表所示:表 3-4 被告深圳企业商标诉讼主要结案类型序号结案类型(英文)结案类型(中文)企业数(家次)占比(%)1Claimant Win:Default Judgement原告胜诉:缺席判决115061.0%2Likely settlement:Plain-tiff Voluntary Dismissal/Stipulated Dismissal原告撤诉:原告自愿撤诉或协议和解66835.4%3Claimant Win:C
38、onsent Judgment原告胜诉:合意判决563.0%4其他120.6%第 15 页(三)救济方式结案的商标诉讼案件中,243 件案件被判禁令,涉及 1539 家次企业。其中颁布较多的类型:同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令、放弃域名的企业 807 家次;同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令的企业 318 家次。(四)结案判赔经过法院审理,被判赔的深圳企业有 1177 家次,平均判赔金额为 20.4 万美元,中位数为10万美元。其中,最高判赔的案件为赔偿540万美元,原告企业为Tiffany(NJ)LLC,以原告胜诉(被告缺席判决)结案。三、小结商标诉讼管辖变化:美国兰纳姆法的
39、域外适用 2023 年 6 月 29 日,美国联邦最高法院在 Abitron 案中推翻了根据兰纳姆法作出商标侵权的原审判决,认为将兰纳姆法的适用范围限制在美国境内的“商业中的使用”(use in commerce)的行为,即使用商标以识别商品来源的行为。Abi-tron 案不同于 1952 年 Steele v.Bulova Watch Co.一案,该案中最高法院认定兰纳姆法适用于在美国造成混淆的域外行为。值得注意的是,Abitron 案中最高法院部分大法官的并存意见(concurring opinion,未被采纳至判决中)认为,兰纳姆法的适用范围“可以延伸到在国外进行的活动,如果这些活动有可
40、能在美国造成消费者混淆(a likelihood of consumer confusion in the United States)。”对于企业而言,这一变动可能会减轻深圳在美经营企业的责任风险。最高法院的意见似乎说明,深圳企业在美国境外使用商标以识别商品来源但在美国境内造成混淆的行为不再适用兰纳姆法。但需要注意的是,如何具体认定什么是造成混淆可能性的商标使用行为,仍然是一个充满争议的问题。因此,企业不宜在此方面放松警惕,建议仍然谨慎进行在美商标权利布局、产品在美上市前的合规排查等,并且密切关注相关规则的变化。第 16 页 第四章 商业秘密诉讼一、立案情况2023 年商业秘密诉讼案件立案
41、3 件,深圳企业作为原告的案件 1 件,作为被告的案件 2 件。(一)当事人情况商业秘密诉讼 3 起案件中,共涉及 2 家深圳企业。其中,有 1 起案件是深圳原告对海外被告发起的诉讼,有 2 起案件为同一海外原告对同一深圳被告发起的诉讼。(二)行业分布涉案深圳原告所涉及行业为食品、饮料及烟草制品批发业,涉案深圳被告所涉及行业为软件开发业。(三)区域分布 涉案深圳原告位于宝安区,涉案深圳被告位于福田区。(四)管辖法院深圳原告发起的案件由新泽西联邦地区法院审理,深圳被告所涉 2 起案件均由德克萨斯西区联邦地区法院审理。(五)代理律所及律师涉及深圳企业的商业秘密诉讼案件中,被告深圳企业未委托律师,原
42、告深圳企业及海外原告的代理律所及律师如下表所示:表 4-1 原告深圳企业代理律所及律师序号律所名称(英文)律师名称(英文)1Tarter Krinsky&DroginEliezer Lekht Lekht,Mark Ber-kowitz表 4-2 海外原告代理律所及律师序号律所名称(英文)律师名称(英文)1Dunham()David Erwin Dunham,Matthew Thomas Kennedy第 17 页二、结案情况2023 年深圳企业在美结案的商业秘密诉讼共 8 件,同比增长 166.7%。(一)结案周期8 件案件的结案周期平均为 598 天,最快审结的案件耗时 46 天,以移送管
43、辖结案。耗时最长的为 1513 天,以原告撤诉结案。(二)结案类型商业秘密诉讼结案类型主要为:原告撤诉(即原告自愿撤诉或协议和解),占75%。具体情况如下表所示:表 4-3 商业秘密诉讼主要结案类型序号结案类型(英文)结案类型(中文)企业数(家次)占比(%)1Likely settlement:Plaintiff Voluntary Dismissal/Stipulated Dismissal原告撤诉:原告自愿撤诉或协议和解675%2Claimant Win:Consent Judg-ment原告胜诉:合意判决112.5%3Remand移送管辖112.5%(三)救济方式8 件结案的商业秘密诉讼
44、案件中,1 件被颁布临时限制令,1 件被颁布永久禁令,分别涉及 1 家深圳企业。(四)结案判赔8 件结案的商业秘密诉讼案件均不涉及判赔。三、小结(一)商业秘密重要立法:2022 年保护美国知识产权法案2023 年 1 月 5 日,美国总统拜登签署2022 年保护美国知识产权法案(Pro-tecting American Intellectual Property Act,简称 PAIPA)标志着这一法案正式成为法律。根据该法律,美国政府可以对窃取美国商业秘密的外国主体施加经济制裁,加强了美国保护商业秘密的执法和监管力度。PAIPA 的核心内容在第二节“对窃取美国主体商第 18 页 业秘密的行为
45、实施制裁”(Imposition of Sanctions With Respect to Theft of Trade Secrets of United States Persons),其中就总统获得的授权进行了详细规定,明确了被制裁的主体和制裁措施。在识别需要实施制裁的主体方面,总统被赋予了很大的自由裁量权。在制裁措施方面,适用于实体的制裁措施共有 13 项,总统在报告中应当采用其中至少 5 项措施,适用于个人的制裁措施有 2 项。近几十年来,美国商业秘密保护体系日趋严密,形成了联邦法律和州法律双重保护体系,同时又逐渐倾向于运用更加迅速、灵活的行政手段,多角度制裁商业秘密侵权行为,维护美
46、国本土企业的竞争优势。PAIPA 的通过,意味着美国商业秘密侵权保护体系进一步被加强。在 PAIPA 中,总统实施制裁不以企业向法院对外国主体提出民事或刑事指控为前提,这意味着即使法院裁决窃取商业秘密的行为并未实际发生,外国主体仍然有可能被实施制裁,已经实施的制裁也可能不会被取消。PAIPA 对全世界的企业都有重要影响,鉴于中美经贸关系的复杂性,企业应特别关注这一法案的实施情况。根据 PAIPA 第(f)条的规定,其第二节将于 PAIPA 颁布之日起 7 年后终止。至少在此期间,企业对于遭受美国商业秘密侵权指控的风险需要格外提高警惕。为此,建议相关企业加强对商业秘密合规管理体系建设的重视,根据
47、自身经营规模设置商业秘密合规管理部门或者岗位,定期开展员工培训,并做好商业秘密合规风险应急预案。(二)企业人员流动的商业秘密风险与规避建议 近年来,美国不断强化本国企业商业秘密保护措施。2020 年 1 月,中美签署了以商业秘密保护为重点内容之一的中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议(以下简称“中美经济贸易协议”);2023 年 1 月,美国总统拜登签署2022年保护美国知识产权法案,表明美国首次明确将灵活的制裁手段应用于商业秘密保护领域,预计将会在未来成为美国针对相关中国企业的又一重要手段。对于企业而言,海外商业秘密诉讼不仅是维权方式,更成为一种竞争手段。着眼于海外市场,在美经营
48、的深圳企业数量较多,这也意味着深圳企业面临着更多在美商业秘密纠纷的挑战和竞争。1.人员流动侵犯商业秘密的具体情形 据统计,2023 年,深圳企业涉及的美国联邦地区法院商业秘密诉讼中,81.8%的案件是人员流动造成的。企业在聘用曾任职于竞争对手公司的员工时,应当格外注意防范商业秘密侵权风险。在合规的情形下,人员流动不必然侵犯商业秘密。比如,离职员工没有接触原用人单位的商业秘密、离职员工在不负有竞业限制义务的情况下入职新单位、员工入职新单位,但是没有为新单位谋取不正当竞争利益等情形下,人员第 19 页流动并不会侵犯商业秘密。可能侵犯商业秘密的人员流动情形主要包括:(1)负有竞业限制义务的员工违反与
49、原用人单位签订的竞业限制协议,入职新单位;(2)负有保密义务的员工违反与原用人单位签订的保密协议或保密条款,跳槽后向新用人单位泄露公司原用人单位的商业秘密,比如市场策略、客户列表、销售数据等敏感信息等;(3)员工跳槽后将原用人单位的商业秘密运用于新工作岗位,以获取不正当的竞争优势,比如利用前公司的客户列表、销售渠道或者产品设计等。2.企业人才引进中的商业秘密风险防范与合规建议 一些企业对于商业秘密的概念理解不清,在人才引进方面并不重视对潜在商业秘密风险的评估,可能招致极大的法律风险。此处就企业在海外人才引进中的风险防范与合规建议要点进行简要说明。(1)审慎接触竞争对手的敏感信息,避免违反保密义
50、务的行为 企业应当关注商业秘密的范围和内容,审慎接触竞争对手的敏感信息,避免聘用人员违反保密义务。企业应当关注自身业务或运营所涉及国家、地区的商业秘密立法、执法动态,明确相关法律法规要求、企业的合规义务以及对应的法律责任。比如,中美 2020 年 1 月签订的中美经济贸易协议新增“保密商务信息”的概念中列举的“流程、经营、作品风格、库存、收入、利润、损失或费用的金额或来源”等信息,在我国原有商业秘密的概念中较少出现,企业应予以重视。在商业秘密风险规避上,一方面,企业应当识别自身商业信息中的商业秘密价值与范围,设置相应的保密措施;另一方面,企业应当在人员聘用中引入知识产权尽职调查,要求聘用人员对
51、前雇主和自身均承担保密义务,避免聘用人员违反保密义务,尽可能降低被指控侵犯商业秘密的风险,并保护自身的商业秘密。(2)做好研发记录,留存员工承诺函 部分企业在自主研发过程中,没有做好研发记录,导致在美国诉讼中,存在有关技术虽由中国企业自主研发,却仍然被美国法院或者 ITC 认定存在侵犯商业秘密的情况。因此,企业应在研发过程中做好研发记录,并以适当形式予以固定,以为潜在的抗辩提供原始依据。无论是在中国法还是在美国法下,均以“明知或应知”作为企业构成商业秘密侵权行为的主观要件。企业在海外人才引进中,应注意留存员工承诺函证明企业已经尽到了合理注意义务,对前雇主享有的商业秘密加以避让,并不存在“明知或
52、应知”的情况。第 20 页 第五章 版权诉讼一、立案情况2023年版权诉讼案件立案129件,同比增长12.2%。深圳企业作为原告的案件5件,占比 3.9%;作为被告的案件 124 件,占比 96.1%。图 4-1 版权诉讼深圳企业原被告比例(一)当事人情况版权诉讼案件涉及 98 个原告,多为外国企业,主要的原告如下图所示:第 21 页图 4-2 版权诉讼主要原告版权诉讼案件中的被告大部分为中小微企业且多为跨境电商,其中,有 10 家被告深圳企业在同一年内被诉 3 次以上。(二)行业分布版权诉讼案件所涉行业主要集中在文化、体育用品及器材专门零售业和纺织、服装及日用品专门零售业,具体情况如下图所示
53、:图 4-3 版权诉讼深圳企业行业分布(三)区域分布版权诉讼案件中,无论从案件数量看,还是从涉案企业数量看,龙岗区均占比最高。辖区分布情况如下表所示:表 5-1 版权诉讼深圳企业区域分布序号辖区案件数占比(%)企业数(家次)占比(%)1龙岗区7830.0%18237.8%2龙华区4316.5%9820.3%3宝安区4015.4%6713.9%4福田区3212.3%5210.8%第 22 页 序号辖区案件数占比(%)企业数(家次)占比(%)5南山区2610.0%357.3%6罗湖区249.2%275.6%7光明区103.8%102.1%8坪山区72.8%112.2%(无法查明辖区的企业 80 家
54、,该数据不列入统计范围)(四)管辖法院版权诉讼案件主要集中在伊利诺伊北区联邦地区法院审理,占 75.2%。主要管辖法院情况如下表所示:表 5-2 版权诉讼管辖法院序号法院名称(英文)法院名称(中文)案件量(件)占比(%)1N.D.Ill.伊利诺伊北区9775.2%2 S.D.Fla.佛罗里达南区107.8%3S.D.N.Y.纽约南区75.4%4W.D.Pa.宾夕法尼亚西区32.3%5W.D.Tex德克萨斯西区32.3%6其他97.0%(五)代理律所及律师涉及深圳企业的版权诉讼案件中,原告律所被委托次数较多的是JiangIP和Keith Vogt(见表 5-3);被诉深圳企业委托的律所中,被委托
55、次数较多的为 Au,共被委托 2 次。表 5-3 原告代理律所及律师序号律所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)1JiangIPAdam Grodman,Cameron Eugene Mcintyre,Yanling Jiang,Yi Bu242Keith VogtKeith Alvin Vogt243Greer,Burns&CrainAmy Crout Ziegler,Justin R.Gaudio,Kahlia Roe Halpern,Quinn Bradley Guillermo21第 23 页序号律所名称(英文)律师名称(英文)案件量(件)4Hughes Socol Piers R
56、esnick&DymMichael A.Hierl,Robert Payton Mc-murray,William Benjamin Kalbac95TME LawMartin Francis Trainor,Sydney Paige Fenton86Boies Schiller Flex-ner LLPJason Scott Zack,Rossana Baeza8二、结案情况2023 年深圳企业在美结案的版权诉讼共 169 件,同比增长 23.4%。(一)结案周期169 件案件的结案周期平均为 221 天,最快审结的案件耗时仅为 6 天,以原告撤诉结案。耗时最长的为 1736 天,以原告胜诉
57、(被告缺席判决)结案。(二)结案类型版权诉讼结案类型主要包括:原告胜诉:缺席判决,占 54.0%;原告撤诉(即原告自愿撤诉或协议和解),占 42.1%。具体情况如下表所示:表 5-4 版权诉讼主要结案类型序号结案类型(英文)结案类型(中文)企业数(家次)占比(%)1Claimant Win:Default Judgement原告胜诉:缺席判决56654.0%2Likely settlement:Plaintiff Voluntary Dismissal/Stipu-lated Dismissal原告撤诉:原告自愿撤诉或协议和解44142.1%3Claimant Win:Consent Judg
58、ment原告胜诉:合意判决383.6%4其他30.3%(三)救济方式结案的版权诉讼案件中,141 件案件被判禁令,涉及 797 家次企业。其中颁布较多的类型:同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令、放弃域名的深圳企业 306第 24 页 家次;同时被颁布临时限制令、初步禁令、永久禁令的深圳企业 268 家次。(四)结案判赔经过法院审理,被判赔的深圳企业有 590 家次,平均判赔金额为 14.4 万美元,中位数为 10 万美元。其中,最高判赔的案件为赔偿 30 万美元,原告企业为 MICHAEL MOEBIUS,以原告胜诉(被告缺席判决)结案。三、小结近年来,美国出现了一种专门针对跨境电商的大
59、规模商标侵权诉讼形式,即“附表 A 被告诉讼”(Schedule A Defendants Scheme,简称 SAD 诉讼)。(一)美国“附表 A 被告诉讼”的特点与影响 在 SAD 诉讼中,原告对大量不具名的被告提起诉讼,同时在起诉书中以附表 A 的形式列出被告的店铺名称或卖家账号。接着,原告会向法院申请临时限制令(Temporary restraining order,TRO)以采取诸如冻结账户、下架链接等强制措施。由于原告在提起诉讼时通常都会提起隐藏动议以封存案件信息,因此商家往往在平台账户被冻结时才知道自己被起诉。如果迫切需要解冻账户,只能向原告支付和解金。SAD 诉讼利用了美国民事
60、诉讼规则的漏洞,使得原告以较低的成本立案一次,就可以一次性对上百甚至上千名被告同时提起诉讼以牟取暴利。该机制常见于美国伊利诺伊州北区联邦地区法院,主要针对中国的电商。深圳跨境电商是全国“第一方阵”,相关企业数量超过 15 万家,在亚马逊、阿里巴巴、速卖通、Ebay 等平台几乎占据了中国卖家的半壁江山。因此,深圳跨境电商成为了SAD诉讼的重点打击目标。2023年,深圳企业涉美联邦地区法院立案案件484件,涉及 SAD 诉讼的案件 377 件,占比 78%。其中,在商标和版权诉讼中,SAD 诉讼案件比例均超过了 90%。(二)SAD 诉讼的应对策略 若企业因不熟悉 SAD 诉讼规定,疏于采取风险规
61、避措施,则可能因 SAD 诉讼遭受重大打击。对于开展海外电商业务的企业来说,在 SAD 被诉前的预防与 SAD 被诉后的争议解决措施尤为关键。1.SAD 被诉前:防患未然,分散风险。一是做好在美知识产权布局。企业应当同时重视国内和国外的知识产权布局。比如对于企业的原创性产品名称、商标等,可以提前在美国注册为商标,避免他人抢注。二是及时跟进美国知识产权法律法规。企业第 25 页应当建设专业的知识产权管理队伍,对美国知识产权法律法规进行持续跟进,及时掌握涉美知识产权诉讼的最新信息、尽早发现问题,弥补商标管理漏洞。三是提前进行合规排查。为尽量避免被提起 SAD 诉讼,从事涉美跨境电商的企业应当在产品
62、进入美国电商平台市场前,聘请专业人员进行合规调查与评估。比如通过检索产品名称和产品描述,确保企业使用的关键词未被他人注册为商标。2.SAD 被诉后:积极应对,切忌拖延。SAD 诉讼中,被告得知被起诉已经是其账户被冻结时,挽回企业经济损失已经迫在眉睫。切忌侥幸心理和拖延、消极态度,否则一旦被法院作出缺席判决,将产生高额赔偿金等一系列不利后果。一是提出异议,争取时间。原告提出初步禁令(Preliminary injunction,PI)申请后,法院会给予被告提出异议的时间。企业应当把握好提出异议的机会,对原告提出的 PI 申请进行抗辩,防止 PI 下达后遭受长时间冻结账户带来的经济利益损失。二是进
63、行和解谈判,采取多种措施。为了最大程度减少损失,企业可以评估自身能力与原告的条件,争取尽快与原告达成和解。企业还可以对跨境电商平台冻结账户的行为提起申诉,争取让平台解除账户冻结。三是积极应诉,主张合法抗辩。若企业与原告和解谈判不成,也可咨询律师评估诉讼成本与策略,积极应诉。在诉讼程序中,企业可以针对原告的商标侵权指控主张各种抗辩,比如“商标无效”抗辩、“描述性使用”抗辩等。第 26 页 第六章 337 调查一、立案情况(一)立案数量2023 年,深圳企业涉美国 337 调查 10 起,与去年持平,深圳占全国案件量的比例仍在高位,占比 50%。图 5-1 337 调查年度统计图(2015 年-2
64、023 年)(二)主要调查原因专利侵权是 337 调查立案主要原因。2023 年立案调查涉深案件中,9 起案件的发起调查理由都涉及专利侵权,其中,2 起案件同时涉及商业外观侵权、1 起案件同时涉及商标侵权;其余 1 起案件的发起调查理由涉及商业外观侵权和不正当竞争。(三)行业分布案件所涉行业主要集中在电气机械和器材制造业,涉案 4 件。其余 6 件案件所涉行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。第 27 页表 6-1 2023 年 337 调查涉深案件行业分布序号涉案行业案件量1电气机械和器材制造业42计算
65、机、通信和其他电子设备制造业23专用设备制造业24文教、工美、体育和娱乐用品制造业15皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业1(四)当事人情况申请人多为美国企业,同时也有其他国家背景企业发起调查。2023 年,10 起 337调查发起人共涉及 11 家次企业,其中 9 家次(81.8%)为美国企业,2 家次(18.2%)为瑞典企业。被申请调查的深圳企业有29家,以中小企业为主,分别分布在深圳7个辖区。其中,龙岗区涉案企业最多(9 家),龙华区涉案企业 6 家,南山区涉案企业 2 家,光明区、宝安区、福田区、罗湖区涉案企业各 1 家(无法查明辖区的企业 8 家,该数据不列入统计范围)。图 5-2 33
66、7 调查涉案深圳企业区域分布第 28 页 二、终裁结果(一)整体情况终裁结果整体向好,积极的终裁结果总体占比较大。2023 年,ITC 行政法官共对10 起涉及深圳企业的 337 调查案件作出 23 次终裁。其中,作出原告主动撤诉的终裁案件 3 起,涉及 12 家深圳企业;作出和解终止调查的终裁 2 起,涉及 2 家深圳企业;作出同意令终止的案件 3 起,涉及 3 家深圳企业;作出裁定不侵权的终裁案件 1 起,涉及 1 家深圳企业,上述四种积极终裁结果共占 78.3%。另外,发布普遍排除令终裁的案件 1 起,发布有限排除令终裁的案件 2 起,发布禁止令终裁的案件 1 起。表 6-2 2023
67、年涉深案件终裁结果终裁结果案件量企业数原告主动撤诉312同意令33和解22裁定不侵权11有限排除令24普遍排除令11禁止令11(二)缺席被告情况3 起终裁结果为缺席被告的案件共涉及 5 家深圳企业,占 21.7%。其中,龙华区 3家,南山区和坪山区各 1 家。这些企业主要集中在文教、工美、体育和娱乐用品制造业,通用设备制造业和纺织业。(三)发布排除令情况1 起案件的终裁结果涉及发布普遍排除令,涉及 1 家坪山区企业,涉及的产品为:枕头和座垫及其组件和包装产品。2 起案件的终裁结果为发布有限排除令,涉及 4 家企业,其中:南山区 1 家,龙华区 3 家,这些案件涉案产品为特定冰箱过滤器及其组件,
68、通用高尔夫球杆杆身和杆头连接适配器及其组件和下游产品。第 29 页三、小结(一)2023 年深圳企业 337 调查结果向好 2023 年,深圳企业 337 调查终裁结果向好,积极终裁结果共占 78.3%,其中包括原告主动撤诉、和解、以同意令终止调查、裁定不侵权等,相较 2022 年(占 47.6%)有较大增长。深圳企业在 337 调查中终裁结果向好的一个重要原因,是深圳企业对337 调查的应对积极性提高。2023 年,深圳企业在 337 调查终裁结果为缺席被告的企业有 5 家,占 21.7%,相较 2022 年(21 家,占 48.8%)大幅减少。未来,深圳企业应当继续保持对 337 调查的关
69、注和积极态度,及时积极采取应对措施。(二)深圳企业应对 337 调查的实务建议 337 调查具有程序快捷、救济措施严厉、被诉人应诉难度大等特征,常常使企业面对 337 调查时处于不利地位。但仍可以从近年来国内企业应对 337 调查的成功案例中总结出可供参考的有益经验,此处归纳为以下几点。1.避免随意缺席判决 337 调查的救济措施严厉,美国国际贸易委员会(International Trade Commis-sion,ITC)在 337 调查程序中向权利人提供的救济措施主要包括:发布有限排除令(Limited Exclusion Orders)、普遍排除令(General Exclusion
70、Orders)、临时排除令(Temporary Exclusion Orders)和禁止令(Cease and Desist Orders)。其中,最严厉的当属普遍排除令,其可排除 337 程序中原告涉案知识产权所涵盖的所有侵权产品(不论由谁生产)进入美国,具有对物性(与有限排除令具有的对人性相对)。但上述救济措施有其颁布条件和程序要求,只要被诉企业积极采取措施,并非不可避免。对于面向美国市场的企业而言,若遭遇 337 调查,应当及时采取措施,积极应诉,争取和解、谈判和胜诉的机会。否则,一旦缺席判决,导致侵权产品被禁止进口美国等严重后果,将对被诉企业的美国市场造成严重打击。2.337 调查代理
71、律师的选择策略 企业面对 337 调查时,应当综合考量律师的执业资格、专长业务领域、收费报价方式等,选择合适的代理律师。一是选择美国执业律师代理 337 调查,非美国执业律师代理 337 调查程序可能会给企业带来诸多严重法律风险。美国法严格禁止非美国律师提供美国法法律服务,并针对此行为追究其刑事责任。二是337调查案件的收费评估,在代理律师的收费方式的选择与评估方面,企业应当了解美国律师的收费方式与标准,并就律师工作内容、分工与各阶段封顶报价等事项约定清楚,一般而言,一次完整的第 30 页 337 调查程序和一场联邦法院专利诉讼的律师费用大致相同,但由于 337 调查的程序进展较快,律师费将在
72、更短时间内收取完。三是 337 调查案件的最优代理方案,首选中国律所美国执业律师与美国律所美国执业律师共同代理,既能提高工作衔接精确度和效率,利用时差配合进行“双战场”打击,还能大幅度节省差旅费、翻译费等律师费支出。3.安排规避设计(design around)对 337 调查中的被诉企业来说,基本应诉目的是保留产品继续进入美国市场的资格,采用的常见策略是进行规避设计。规避设计的目的是设计新的产品,确保其不落入原告涉案专利的保护范围。企业常会有“做规避设计是否意味着承认侵权事实”之顾虑,而事实上,做规避设计并不意味着被诉企业承认了侵权事实,行政法官也不会因此而增加其认定侵权的心证砝码。4.主张
73、合法抗辩事由 根据案件的具体情况,企业还可以在 337 调查中主张多种抗辩事由。337 调查程序中常见的抗辩事由包括涉案产品未落入专利权利要求保护范围、涉案产品非“进口”产品、专利无效抗辩、先用权抗辩、专利权人不应获得救济(unenforceable)、“国内产业”要件未满足、原告未证明“损害”、被告获得了原告的授权或不起诉承诺、原被告间签署过仲裁协议或仲裁条款,ITC 对此纠纷无主管权、反垄断法层面的专利权滥用、原告授权或维权过程中存在不正当行为、原告并非有权提起维护法律程序的知识产权权利人、原告启动程序时未满足知识产权权利人维权的程序性要件、原告提起的诉讼无事实或法律依据,系滥诉等。5.采
74、取反制措施 被诉企业除了被动应诉之外,还可以通过反制措施争取主动地位,进行反击。被诉企业可以选择在美国、中国或其他国家针对 337 调查原告提起新的法律程序,具体方式与效果各有不同。(1)若企业选择在美国提起新的法律程序,主要有以下几种路径供选择。一种路径是针对 337 调查原告的专利提起无效程序,包括多方复审专利无效(Inter Partes Review,IPR)或授权后重审专利无效(Post-Grant Review,PGR)。另一种路径是针对 337 调查的原告提起知识产权侵权诉讼(或提起反制 337调查)或在此337调查程序中提起反诉(其会被移送至联邦法院审理)。(2)在中国(或其他
75、国家)针对美国 337 调查原告提起新的法律程序,目的是牵制与制衡 337 调查的原告,迫使其应对多场战役,增大与之和解的可能性。比如,在中国提起专利无效程序、知识产权侵权诉讼或提起行政投诉等。第 31 页6.采取长远性防御措施 除了在遭遇 337 调查后的及时应对,在美国市场上有重大经济利益的企业还应防患于未然,采取避免 337 调查的长远防御性措施。一是完善内部知识产权管理体系,建立专业法律团队。对内管理上,企业应完善内部知识产权管理体系,建立专业的法律队伍。对外布局上,企业应根据美国知识产权法律动向规划企业在美国的知识产权布局,及时进行知识产权的申请、维护。二是对在美上市且存在风险的产品
76、进行 FTO尽职调查,对已公开或已授权的专利文献进行检索,仔细将其与欲实施的技术进行对比,评估后者是否落入前者的保护范围。三是全面详细保存销往美国商品的生产与经营记录,在需要提供证据资料时及时提供,避免影响证据可信度。需要特别提示的是,若企业已知某款销售至美国的产品有侵权风险,不应盲目删除、销毁或藏匿可能对己方不利的生产信息,更应当立即完善与改进该款产品生产信息(包括规避设计)的留存制度,切勿对存在侵权风险的产品生产信息造假。四是对已有威胁的专利提早主动提起专利无效攻击,企业已知有某专利可能是产品在美上市的绊脚石时,应巧妙且充分运用美国专利无效的几个程序,及早对“绊脚石”专利提起专利无效。第 32 页 免责声明:1.本报告的信息来源于已公开的材料,对信息的准确性、完整性、可靠性不作保证。本报告的内容基于对 2023 年数据资料的分析。2.本文深圳企业是指已完成深圳商事主体登记的企业。3.本文知识产权类型统计口径为专利、商标、商业秘密和版权。